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【美國】對所請發明有重大實質貢獻方得作為發明人

2023.05.18

Hormel Foods Corporation(後稱Hormel)為美國第9,980,498號專利之專利權人,前述專利涉及一種預先烹調培根及肉片的方法,進一步來說,其所請方法涉及兩步驟,第一步驟為使用微波爐、紅外線烤箱或熱空氣來進行預熱,第二步驟則為以更高的溫度烹飪。本案相關背景為Hormel於2007年與任職於Unitherm Food Systems Inc.(現為HIP Inc.,於後稱HIP)的David Howard(簡稱Howard)會面,Hormel與HIP最後簽署共同協議,內容為共同研發一種用於兩步驟烹飪法的爐子;在研發過程中,也是本案爭點之一,Howard主張在進行的會面與實驗中,揭露了紅外線預熱概念。前述專利共列有4名發明人,且均將其利益轉讓予Hormel,然發明人當中並未列名Howard。HIP在2021年向美國德拉瓦州地院 (District Court for the District of Delaware) 對Hormel 提出訴訟,訴因為Howard為前述專利之單一發明人或共同發明人之一,訴由包含Howard在請求項5所載的以熱風預熱及紅外線烤箱預熱等方面有付出貢獻。

審判進行後,地院依Howard於紅外線烤箱預熱等方面這方面認定其Howard為共同發明人之一,進一步來說,地院認為綜合請求項1與請求項5之差異與其他事證觀之,請求項5所敘述的紅外線預熱概念對於系爭發明為相當重要的,且3位發明人均表示未有紅外線烤箱預熱之發想。如前所述,地院命美國專利局將Howard列為發明人之一並發出更正證書 (Certificate of Correction),判決作出後,Hormel上訴至CAFC。

CAFC庭審中,Hormel主張紅外線預熱這個概念,對於整個所請發明而言乃微不足道的,CAFC對此爭點表示,對於所請發明有顯著的貢獻方得做為發明人或共同發明人之一。CAFC肯認Hormel提出的主張,即前述專利之說明書中僅提及一次透過使用紅外線烤箱預熱來作為使用微波爐的另一替代方式;與紅外線烤箱相反的是,微波爐預熱及微波爐本身出現於說明書、申請專利範圍及圖式內大量地被敘述。由此觀之,Howard之構想並不足以重要至使其可作為發明人之一。是以,CAFC推翻地院認定Howard之發想重要並為適格發明人的判決。
 
資料來源:
1.  District Court Erred in Adding Joint Inventor to Patent Based on Insignificant Contribution, IPO Daily News. May 3, 2023.
2.  HIP, INC., V. Hormel Foods Corporation, Fed Circ. 2022-1696., May 2, 2023.
 
 
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