一、前言：

一般損害賠償之範圍及方法，民法債篇本有規定，債權人應證明受有損害的事實及所受損害與所失利益之數額。惟智慧財產權係依法創設出來「無形」的權益，此類訴訟案件證明損害及數額並非易事，原告常不能證明受有損害及損害額而未能求償或完全求償，為貫徹權益的保護，在專利法、商標法及著作權法中均有「損害賠償請求之計算」等特別條款，使原告得依法定的計算方法核算其損害以便利求償。在訴訟實務上，又以「依侵害人因侵害行為所得之利益」尤為常見，原告無需證明自已所受損害或所失利益，只需舉證被告因侵害行為所獲之收入總額即可，然為了確實核算被告所得利益，法院依法得要求被告提出商業帳簿及相關資料，此時若被告拒絕提出法院如何適用法律、被告又將有何種法律上不利益，本文擬以智慧財產法院105年度民商訴字第36號排除侵害商標權民事判決，介紹智慧財產侵權訴訟「抗拒開示制裁」之實務見解，期能提供參考。

二、就智慧財產法院105年度民商訴字第36號判決意旨關於「抗拒開示制裁」部份摘錄並整理如下：

（一）抗拒開示制裁法律依據：

按民事訴訟法第344條第1項規定：「下列各款文書，當事人有提出之義務：一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。三、為他造之利益而作者。四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者」；

同法第345條第1項規定：「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」

（二）法院對於抗拒開示裁制條款之立場與看法：

司法正義的實現，有賴於事實真相的發現；唯有基於事實真相的裁判，才能最接近真實的正義。如果立法者在實體法上立法保障一項權利，卻在程序法上不給權利人有效發現證據的手段，那麼這樣的權利保障不過是空中樓閣、櫥窗中的擺設而已。長久以來，由於我國民事訴訟實務上對於證據發現程序未臻成熟普遍，權利人苦於難以發現證據以伸張權利，因而有「舉證所在，敗訴所在」之說。由於大部分案件中，都必須由原告承擔舉證責任，因不能舉證而敗訴的後果也多由原告承擔。但在此同時，明明權利受侵害，卻因不能舉證而敗訴的權利人也正一點一滴流失了他們對於司法的信賴。這樣的情況，不能不視為當今司法最迫切應該解決的問題之一。為此，對於無正當理由抗拒開示證據者（包括未為完整開示，僅以象徵性開示以敷衍開示義務），自應給予有效的制裁，以避免抗拒真實發現者，卻因此得利的逆選擇現象發生。智慧財產權其實具有國際化之現象，各國智慧財產法治環境因而產生法域競爭現象（jurisdictionalcompetition），連帶各國法院是否能夠有效維護權利人，也將成為權利人選擇起訴法院之考量之一。由於我國民事訴訟相較於英美訴訟制度國家，缺乏廣泛概括的證據開示制度（我國民事訴訟之書證開示制度，相對於英美訴訟制度之證據開示，範圍、規模乃至進行方式，都受到很大的限制），因而也影響權利人選擇我國法院作為起訴法院之意願。長此以往，將逐漸減少我國法院成為國際間重要智慧財產訴訟之案件繫屬法院，這不僅與我國成立智慧財產法院之專業政策相違背（因缺乏重要案件處理經驗，將弱化對案件之處理能力），也將間接衝擊我國之整體競爭力（我國權利人可能必須因此遠赴他國訴訟，以保訴訟權益，否則即使在侵權部分告贏，在損害賠償部分，也將因難以舉證，最後得到敗訴結果）。也因此，至少在智慧財產訴訟中，儘快發展深化民事訴訟法第345條之適用，應是我國司法實務當務之急。法官對於民事訴訟法第345條之適用，也應該抱持正面積極之態度，以實現法院應該保護正當權利人之最根本設立理由。

（三）法院就本案侵權責任之成立與否，先以中間判決進行判斷：

其本意除了收斂爭點外，也是為了要提高之後進行損害賠償證據開示之正當妥適性。結果被告仍無視於已經法院判斷應負損害賠償責任，無正當理由抗拒提出可據以計算損害賠償之書證，以致無法按照法律規定計算本案之損害賠償，倘若因此認為原告未能舉證其所主張「侵害人因侵害行為所得之利益」之數額，而為不利於原告之判決；從此以後，再也不會有任何被告願意配合法院依民事訴訟法第343條所為提出文書之命。民事訴訟提供權利人權利受侵害救濟的規範意義，就此蕩然無存。審酌以上情形，法院認為本案確有適用抗拒開示制裁條款之必要。

（四）法院如何適用抗拒開示制裁條款之論述：

1.因損害賠償之計算事項適用抗拒開示條款時，基本上應認為依銷售資料之應證事實：即權利人關於損害之主張為真實。但完全無條件地如此適用，將有可能導致權利人獅子大開口，主張不合理之損害，以致可以無上限地主張損害數額。雖然可以說這是侵權人咎由自取的結果，但畢竟公平、公正，是法院審理案件的基本核心價值，無論如何還是應該對於損害之認定，從衡平的角度，有所合理限制。因衡平考量，於適用抗拒開示制裁條款，而對損害認定進行合理限制時，僅在於避免權利人提出不合理之損害主張，卻又必須認其為真實，絕對不是又要反過頭來精確地核算權利人實際損害。所以依照案內證據資料，釐清檢核權利人之損害主張是否不合理時，應將案內證據資料合理採取最有利於權利人之證據評價。侵權人抗拒開示證據，卻又質疑挑剔權利人之主張者，均不能輕易地採取作為損害合理限制之基礎。此外，有關損害以外之法律解釋與適用，如：多數被告間是否負連帶責任，並不是抗拒開示制裁條款之處理範圍，並不因此必須認定權利人之主張為真實。

2.也因為合理限制抗拒開示制裁條款之適用結果，並不是要精確地核算權利人之實際損害，所以商標法第71條第1項第1至4款所定之損害賠償之計算方式，即不妨可以相互佐證檢核權利人主張之損害是否合理。因此，權利人主張第2款所定「依侵害商標權行為所得之利益」，計算損害時，即可以第3款「就查獲侵害商標權商品之零售單價1500倍以下之金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總額定賠償金額。」檢驗權利人主張損害之合理性。

3.原告請求被告開示之銷售資料為「計算系爭商標損害賠償所需之訂單、出貨單、進貨資料、銷貨資料、統一發票、營業帳冊等資料、進出口報單、庫存明細、委託製造或代工之文書或資料」。如果這些資料經被告提出，原告亦有查核其真偽之必要，所以原告聲請向稅捐機關函調相關被告相關稅捐申報資料，我也都准予調取。經查核各該調取而來之資料即可知，稅捐資料呈現的是納稅人整體的收入、支出情形，無從特定其中銷售侵權商品之數額。此外，稅捐資料受限於須有合格之稽核憑證，也未必能夠完全呈現納稅人財務上之收支情形，所以不能因為有稅捐資料可供調取，就解免當事人於民事訴訟法上之證據開示義務；即使有了稅捐資料，當事人還是有開示完整相關證據之必要。調取稅捐資料，只是為了檢核依法開示證據之完整性與正確性之用，不能替代證據開示程序之進行。

4.原告請求以商標法第71條第1項第2款計算損害時，並不限於經刑事程序查扣的，才能夠算入。此外，民事訴訟法並沒有任何因為有刑事扣押，就可以全面解免當事人之證據開示義務之規定（如因刑事扣押且未留存相關底稿、複本，以致無法提出，則屬於客觀上無法提出之正當理由，應另檢具刑事扣押收據，向法院陳報，請求另行調取，以履行開示義務，惟本案中並未有被告有此陳報），畢竟權利人未必能夠在刑事程序聲請閱覽卷宗。為求真實發現，還是以當事人自己開示證據，最能夠完整呈現案內所需之證據。

5.至於被告所稱營業秘密之問題，應另以智慧財產案件審理法所規定之秘密保持命令加以處理，不能因此藉口不為實際舉證，卻又要以同業利潤標準來計算獲利。

三、  結語：

本件受命法官之判決書行文向來以白話、貼近社會用語著稱，此次判決意旨就「抗拒開示制裁」一節更充分完整陳述其立場及得心證之歷程，使普羅大眾均可藉以了解其意涵及法律效果，且查除商標訴訟案件外，在其它智慧財產權訴訟中亦有相類似之判決，可見智慧財產法院確已形成積極適用該抗拒開示制裁之實務見解。透過本制裁條款之適用及舉證責任的轉換，權利人可以更有效地進行求償，提升其依循訴訟途徑保護權益之意願，建立一般人民對於司法的信心，本件實務見解值得贊同。 

參考資料：
1.智慧財產法院105年度民商訴第36號民事判決。
2.經濟部智慧財產局商標法逐條釋義。