作者 柯冠羽

 三、以商標法規定請求對方變更公司名稱：

(一)商標法修正前後規定

1. 按101年7月1日施行之新商標法（下稱「新法」）第70條第2款（修正前條號為第62條，詳參「三、（一）、2.」）規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。又按同法第69條1項規定，商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。

2. 新法施行前之舊商標法（下稱「舊法」）第62條第1、2款則規定，未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

(1) 明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。
(2) 明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

3. 比較新舊法規定，最大差異之處有兩點，一為新法就致減損著名商標識別性或信譽及致相關消費者混淆誤認之要件增加「之虞」之文字，二為新法僅限「著名之註冊商標」始得適用本規定。參照立法理由，由於舊法條文第一款並無「之虞」之文字，使得著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人需證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，因此參考美國商標法增加「之虞」之文字。此外，新法增列「有致相關消費者混淆誤認之虞」之情形，因舊法第一款規定僅規範「致減損著名商標之識別性或信譽」，而若適用舊法第二款規定之「致商品或服務相關消費者混淆誤認」則需有實際混淆誤認之發生，對著名商標權人保障不周，爰予明定。又舊法第二款規定僅明知為他人之「註冊商標」，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，為避免過度保護註冊商標，造成權利濫用之問題，爰將該款刪除。

(二) 應適用新法或舊法？

1. 商標法主張權利時，應適用新法或舊法？參照智慧財產法院103年度民商訴字第49號判決內容，除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（亦可參照最高法院98年度台上字第997號、102年度台上字第1986號民事判決）。

2. 以該判決為例，被告三菱淨水有限公司於99年12月31日設立登記，嗣商標法於100年6月29日修正公布，並於101年7月1日施行，修正內容已如前述。被告設立登記後，商標法關於商標與公司名稱衝突之規範已有修正，應適用新法或舊法？智慧財產法院認為，公司經設立登記後，必會持續使用公司名稱，是公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應係狀態之延續，而非行為本身之一再實施，故被告以「三菱淨水有限公司」為名是否侵害系爭商標，本諸前揭最高法院實體從舊、程序從新原則之判決意旨，自應適用被告設立登記時即舊法斷之。否則，若謂應適用侵權時有效之商標法，則企業經營者合法登記一公司名稱後，可能因法律規定要件之寬嚴浮動而異其是否構成視為侵害商標權之結果，恐有害長期穩定之交易秩序與安定。

3. 由上述實務見解可知，此類案件應適用之法律規定，應以被控侵權公司設立登記時點為準。又在證明使相關消費者產生混淆誤認或減損商標識別性或信譽之要件上，適用新法應對商標權人較有利，蓋因新法僅需證明有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞即可，舊法卻需證明實際上有致商品或服務相關消費者混淆誤認或致減損著名商標之識別性或信譽之結果發生，其證明相當困難。以前揭判決為例，法院雖認定「三菱」為著名商標，但最後因原告無法證明被告使用「三菱」作為公司名稱致減損著名商標之識別性或信譽或致商品或服務相關消費者混淆誤認，被告被認定為不構成視為侵害商標權。

(三) 「著名商標」應如何認定？

1. 有關應如何判斷商標是否屬於商標法條文中之「著名之註冊商標」，參照「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，認定著名商標之參酌因素，著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷商標識別性之強弱：

(1) 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度
(2) 商標使用期間、範圍及地域
(3) 商標宣傳之期間、範圍及地域
(4) 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域
(5) 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形
(6) 商標之價值
(7) 其他足以認定著名商標之因素

2. 如於訴訟上需證明商標為著名商標時，一般會提出該商標被認定為著名商標之查詢結果，或是該商標（或商品）之宣傳手冊、廣告或實際銷售數據等資料作為證據。

(四) 如何認定有無減損商標之識別性或信譽之虞？

1. 法院如何認定是否符合「有減損商標之識別性或信譽之虞」之要件，如「一、前言」中提及之案例，旅館業者「香奈兒休閒旅館」即被告將「香奈兒」及「CHANNEL」作為商號名稱之特取部分，與著名商標「香奈兒」及「CHANEL」（下稱「系爭商標」）相同或相似。參照該案例之智慧財產法院103年度民商訴字第56號判決內容，所謂「減損著名商標識別性之虞」係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。又所謂「減損著名商標信譽之虞」係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生降低貶抑或負面之聯想。

2. 而參照前揭判決內容，判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素：

(1) 商標著名之程度。
(2) 商標近似之程度。
(3) 商標被普遍使用於其他商品/服務之程度。
(4) 著名商標先天或後天識別性之程度。
(5) 其他參酌因素。

3. 於該案件，法院認為被告有致減損商標權人（瑞士商及法商香奈兒）即原告之商標識別性及信譽之虞。有關減損商標識別性之虞部分，其主要理由為系爭商標為著名商標且識別性極高，而被告使用之「香奈兒」、「CHANNEL」二詞非既有詞彙或事物，且被告未提出證據證明「香奈兒」、「CHANEL」已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務，則被告等之行為會使曾經強烈指示單一來源的系爭商標變成指示二種或二種以上來源，或在社會大眾的心中留下非單一聯想或非獨特性的印象，而減損系爭商標之識別性。至於減損商標信譽之虞部分，其理由為被告之住宿服務與系爭商標所標榜之精品形象相差甚遠，兩者服務訴求雖有不同，惟兩者所表彰之形象大不相同，且被告將原告系爭商標用於住宿業，將使相關消費者對系爭商標產生旅館業之聯想，而確實亦會造成相關消費者產生「香奈兒」及「CHANEL」等商標亦係表徵被告等所經營「香奈兒休閒旅館」，並對於原告所有系爭商標所代表之精緻、時尚及品味之品質產生坊間休閒旅館或汽車旅館聯想之結果，有致相關消費者混淆誤認之虞，而有減損系爭商標信譽之虞。

4. 承上，法院並認為若不制止，亦會使消費者或社會大眾誤以為均可使用，而導致系爭著名商標識別性之減弱。有關減弱商標識別性，最高法院102年度台上字第2408號民事判決亦曾提及，「有致減損該商標之識別性或信譽之虞」，係為避免著名商標原本強烈指示單一來源之特徵及吸引力，遭他人不當淡化或減損，有造成消費者印象模糊之虞為要件，故以擬制之方式視為侵害商標權，俾達保護著名商標之目的。因此，縱令他人將近似於著名商標之商標或表彰營業主體之名稱，使用於與著名商標指定之商品或服務間不具競爭關係或不類似之商品或服務上，亦有可能因普遍使用之結果，減弱著名商標之識別性，此即為商標淡化保護所要解決之問題。

四、小結：

本文分別以民法、公司法等相關規定及商標法角度出發介紹目前法條適用及實務見解，期盼讓讀者瞭解若發現他人公司名稱與自己公司名稱或商標近似時，應如何主張自身權利有初步的認識，進而排除所遭受之侵害。（全文完）

參考資料：

1. 智慧財產法院103年度民商訴字第49號判決
2. 智慧財產法院103年度民商訴字第56號判決
3. 最高法院102年度台上字第2408號民事判決