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出版品(著作/法律/訴訟)
專利權各請求項分別為之、聲明拘束性與紛爭一次解決 (廖正多 法律所律師) (2016/01)

民國102年1月1日,新修正之專利法各請求項逐項審查之條文開始施行,此可謂係專利法制之一重大革新,於立法機關、行政機關與司法機關之各面向均可能產生相當程度之影響。

專利法第79條第2項規定:「舉發之審定,應就各請求項分別為之」,同法第82條第1項規定:「發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之」,同法第120條規定於新型專利權準用之。「各請求項分別為之」所指乃係專利專責行政機關於為舉發審定時,應就專利權之各請求項,一項一項分別為審定,一項一項分別表明審定結果。此規定所涉及之面向,應包含舉發聲明是否拘束專利專責行政機關?訴訟聲明是否拘束專利專責司法機關?紛爭能否一次解決權利是否安定?等等。本文擬就此諸多面向,略作討論。

一、專利權申請程序

專利權於申請程序時,專利專責行政機關執行審查之職務,就提出專利申請之申請案,一項一項分別審查,故亦有部分請求項合法部分請求項不合法之可能,嗣後亦有專就申請審查合不合法之問題而提起爭訟程序者,此於專利專責行政機關與專利專責司法機關應如何處理部分請求項合法部分請求項不合法之問題,尚非無研求之餘地。

二、專利權更正程序

專利權之更正程序,乃於不變更實質內容之前提下,為專利權之請求項之更正。專利權之更正程序,其審查亦應就各請求項分別為之,其公告亦應就各請求項分別為之。更正案之公告,是否對尚於行政爭訟程序之舉發案發生效力?即是否使該舉發案中之系爭專利亦更正為新更正後之案件而續為行政爭訟?最高行政法院101年度判字第1008號謂「按專利說明書於行政救濟階段不得為更正,係屬實務慣行(參本院99年度判字第1270號判決所引歷年判決)。此係尚未設智慧財產法院前,重視專利專責機關第一次專業判斷權之歷史因素,以及行政爭訟程序不致因專利權人一再申請或主張更正,不當拖延之情事,而有其存在意義。惟舉發人得就同一專利一再提出舉發案並無限制之規定,則在另案之舉發案中,專利權人相應當然得針對該舉發理由,更正系爭案之申請專利範圍,不受在行政救濟程序中之前舉發案之影響,此為當然之理。除此之外,基於行政處分不僅創設或確認行政機關與處分相對人間之法律關係,其對外所產生之法律效果,對其他關係人、其他機關甚或法院產生對世效力,更應承認該更正案公告而對外發生效力。因而,在行政救濟程序中之前舉發案,系爭專利案亦發生更正之效力,於有效性之行政爭訟中,應就更正公告後之專利權內容為審理,以減少與另案舉發有相異之結果,此係基於行政處分之對世效力,以及防止未確定案件裁判歧異要求所為之解釋。再者,『說明書、圖式經更正公告者,溯自申請日生效』,專利法第64條第4項定有明文,更正經專利專責機關公告者,即發生更正之溯及效力,與專利法第73條第2項就舉發案所規定:發明專利經撤銷確定者始生專利權喪失之效力不同,是以更正案之溯及對世效力,自與併同更正之另案舉發案是否確定無關,實務慣行與現行審查基準均未觸及此相關議題,玆補充如上。若行政法院判決違反當事人上開主張被舉發案之更正而未加斟酌,且影響判決結果者,即有判決理由不備之違法。以上係在現行專利法上舉發實務係併同更正全部審查作法所作之解釋,於新修正102年1月1日施行之專利法採逐項審查及更正之作法後,是否有其他解釋空間或作法?尚待發展,附此敘明」。本判決認為專利更正案之公告,對於尚於行政爭訟程序之舉發案發生效力,即使該舉發案中之系爭專利亦更正為新更正後之案件而續為行政爭訟,始屬適法而妥當之程序。
專利權更正案之公告對於尚於爭訟程序中之案件發生效力,固然可以收紛爭一次解決之效,然而,專利權更正案本身,是否准予更正,或更正之範圍如何,於各請求項分別為之之要求下,亦有部分准予更正部分不准予更正之可能,故更正之公告應亦具有影響專利權範圍之效果,是否亦得專就更正准否或部分更正准許部分更正不准許之公告為爭訟?此於專利專責行政機關與專利專責司法機關應如何處理部分請求項准予更正部分請求項不准予更正之問題,亦有值待研究之空間。

三、專利權舉發程序

專利權之舉發程序,是否就各請求項分別為之,關涉日後訴願及訴訟之各項權利紛爭之解決,是否能收紛爭一次解決之效果,及舉發聲明之拘束性影響等,亦與於舉發聲明時及舉發審定時是否有就各請求項分別為之,有極大之關聯性。茲分述之:

(一)各請求項逐項審定

立法機關關於各請求項逐項審定,如前所述,專利法第79條第2項及第82條第1項均已明文通過規定且施行,行政機關方面,專利審查基準2014年版第5.2審定書主文記載事項所舉之事例,例如聲明請求撤銷全部請求項1至5(申請專利範圍共5項),審查結果為部分請求項舉發成立,部分請求項舉發不成立,部分請求項舉發駁回,即「請求項1至2舉發成立應予撤銷;請求項3至4舉發不成立;請求項5舉發駁回」,即將各請求項逐項審定予以具體舉例,而使專利專責行政機關之舉發審定可有適當之範例可供參酌。至於受理訴願機關及司法機關,如何處理如前所述之分項審定,例如如何處理「請求項1至2舉發成立應予撤銷;請求項3至4舉發不成立;請求項5舉發駁回」之實例,則與訴願聲明之拘束性,訴之聲明拘束性,及訴之聲明是否接受逐項分別聲明等等,均極其相關。就實務案例而言,因專利法第79條第2項及第82條第1項所明文通過且施行之時程尚短,受理訴願機關及受理訴訟之司法機關,對此等逐項分別舉發聲明及逐項分別舉發審定之處理方式,似尚無相應之程序及方式。

(二)善用闡明程序降低舉發聲明之拘束性

關於舉發聲明之拘束性部分,專利審查基準2014年版第4.4.1職權審查之時機及範圍中謂「職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項,審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1至3者,縱使其他請求項亦有應撤銷之事由,尚不得發動職權審查」。專利專責機關於審查專利舉發案件時,應注意舉發聲明之拘束性之行政自我拘束原則,於舉發聲明之範圍內為舉發案件之審定。最高行政法院100年度判字第896號謂「專利專責機關於舉發程序中,僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者,應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式,經申復更正後能克服舉發成立之理由者,應審定舉發不成立;屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者,應審定舉發成立,應撤銷專利權,此為專利專責機關就程序之慣行,並明定於專利審查基準中,而為所屬審查人員所應遵循,違反上開先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務,即違反平等原則子原則之行政自我拘束原則,其舉發審定即屬違法」。惟舉發聲明之拘束性與紛爭一次解決並避免權利不安定等面向,或具有二型條律目標相反之法理衝突,是以舉發聲明之拘束性乃發動專利舉發案件之最基礎之源頭,行政機關應受其拘束,以免行政職權無限制擴大而影響人民權益。然而,為降低舉發聲明拘束性對審定機關之拘束,以致於影響紛爭一次解決之效益,為舉發審定之專利專責機關,應善用闡明之行政程序,使舉發人與被舉發人就紛爭之內容,及應否撤銷之專利權各項請求權,逐項予以確定其爭執之所在,需增加或需減少之先前技術組合,亦應善用闡明之行政程序而使爭執之雙方適當增加或刪減,而於同一之審定內作最廣泛之逐項分別審定,而期能收紛爭一次解決之效果。

(三)紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益

關於紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益部分,專利審查基準2014年版第4.4職權審查中謂「專利權,係專利專責機關依權責所授予,本質上屬於私權的一種,基於公眾審查制度之設計,任何人認其有違本法之規定者,應主動提起舉發,經兩造當事人攻擊防禦,專利專責機關始本於中立之立場為專利有效性之審查。惟專利權之有效與否涉及第三人利益,並非單純解決各人私益之爭執,舉發案一經提起,為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益,專利專責機關有必要依職權介入,於適當範圍內探知或調查專利之有效性,審酌舉發人所未提出之理由或證據,不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時,審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時,得於舉發聲明範圍內發動職權審查」。即謂於舉發程序,專利審查基準係要求專利專責機關應促使紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益,故於就各請求項逐項審定之原則下,審查舉發之證據或依職權調查證據,及基於行政裁量權所為之裁量判斷,均應注意促使紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益。

四、專利權訴願程序

舉發審定後之訴願程序,理論上而言係屬行政機關之自我審查機制,更應該發揮其功能,而能對於舉發審定所產生之行政裁量問題或事實認定問題,產生導正之作用。因此,訴願程序應注意對於舉發時之舉發聲明拘束性、行政自我拘束及平等原則、闡明程序應用之當否以及紛爭一次解決之促進,是否有正確行使行政程序之效能等,而使訴願程序發揮正確之功能。

(一)善用闡明程序降低訴願聲明之拘束性

訴願之聲明,係由當事人為之,而訴願聲明對於受理訴願機關具有拘束性,亦係長期以來被接受之法理,且法律條文被亦有相應之規定。依訴願法第81條第1項但書規定:「於訴願人表示不服之範圍內,不得為更不利益之變更或處分」,即係屬訴願聲明之拘束性規定。然而,自從專利舉發聲明改為逐項分別為之之後,舉發審定亦必須逐項分別審定,則訴願聲明及訴願決定,便應相應接受逐項聲明與逐項審定,始能完成專利法「逐項分別為之」之法律目的。故受理訴願機關於訴願人表示不服之範圍內,若發現有更應增加或減少之內容,應善用闡明程序之行使,而使訴願人及被訴願人進行更進一步之聲明檢討,期能使紛爭於受理訴願機關內,一次解決。

(二)行政機關促進紛爭一次解決

立法機關賦予受理訴願機關解決紛爭之程序權力,依訴願法第81條第1項本文規定:「訴願有理由者,受理訴願機關應以決定撤銷原行政處分之全部或一部,並得視事件之情節,逕為變更之決定或發回原行政處分機關另為處分」。若受理訴願機關可善用闡明程序,則受理訴願機關得撤銷原行政處分之全部或一部,亦得逕為變更之決定,可適當地讓訴願決定之程序能達紛爭一次解決之功能,並能避免專利權利長時間處於不確定之狀態。

五、專利權訴訟程序

當專利權申請程序、更正程序、舉發程序及訴願程序均圍繞著「就各請求項分別為之」之法律目的而呈現與此規定施行前之法律極為不同之景況,所有之程序似均應有所改變,始能正確達成「就各請求項分別為之」之法律目的。尤其司法機關,不僅必須受理專利權之存在與否爭議,亦須受理侵害專利權之損害賠償爭議,故司法機關之程序,應如何進行始能收「就各請求項分別為之」之法律效果,而能對紛爭一次解決產生成效,亦屬一大課題。

(一)彈性處理訴之聲明及進行和解調解

法院關於訴訟之當事人所為之訴之聲明,其形式及應受拘束之程度,對於訴訟程序之進行均有所影響,依民事訴訟法第244條規定:「起訴,應以訴狀表明下列各款事項,提出於法院為之:一、當事人及法定代理人。二、訴訟標的及其原因事實。三、應受判決事項之聲明。訴狀內宜記載因定法院管轄及其適用程序所必要之事項。第265條所定準備言詞辯論之事項,宜於訴狀內記載之。第一項第三款之聲明,於請求金錢賠償損害之訴,原告得在第一項第二款之原因事實範圍內,僅表明其全部請求之最低金額,而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者,審判長應告以得為補充。前項情形,依其最低金額適用訴訟程序」。同法第245條規定,以一訴請求計算及被告因該法律關係所應為之給付者,得於被告為計算之報告前,保留關於給付範圍之聲明」。同法第377條之2規定:「當事人有和解之望,而一造到場有困難時,法院、受命法官或受託法官得依當事人一造之聲請或依職權提出和解方案。前項聲請,宜表明法院得提出和解方案之範圍。依第一項提出之和解方案,應送達於兩造,並限期命為是否接受之表示;如兩造於期限內表示接受時,視為已依該方案成立和解。前項接受之表示,不得撤回」。同法第417條規定:「關於財產權爭議之調解,當事人不能合意但已甚接近者,法官應斟酌一切情形,其有調解委員者,並應徵詢調解委員之意見,求兩造利益之平衡,於不違反兩造當事人之主要意思範圍內,以職權提出解決事件之方案」。可見民事訴訟法關於專利權損害賠償之訴訟程序,對於訴之聲明部分應採取彈性之作法,目的即係為促使紛爭能於一次程序內即可解決,而無須就同一紛爭而因賠償數額之再增加而須一再起訴。且於試行和解程序及調解程序,亦希法院得適當介入而息紛爭。若依此法律目的而觀之,專利權之損害賠償爭議及專利權存在與否之爭議,亦應可具有彈性之作法,而於訴訟程序之進行中,透過法官、技術審查官及當事人之法庭闡明及攻防,而作出適當之調解、和解或裁判。

(二)司法機關促進紛爭一次解決

另外,智慧財產案件審理法第33條第1項規定:「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論終結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法院仍應審酌之」,即欲使當事人就同一撤銷或廢止理由可以提出新證據,促使紛爭一次解決。於證據上如此,於訴訟程序上對於促成紛爭一次解決則尚無相應規定。實務上之作法係將專利權是否合法有效分案分為行政訴訟,而由專利專責司法機關之行政法庭審理,將是否涉及專利權民事賠償之事件,分案分由專利專責司法機關之民事法庭審理。此程序顯然雷同先前未有專利專責司法機關前之程序,分由行政法庭及民事法庭審理,分由最高行政法院與最高法院審理,判決可能歧異,時間可能延宕。若容許專利權之爭議可由專利專責司法機關之民事法庭一併審理專利權是否合法有效及專利權民事賠償,若同一專利權有數宗訴訟亦合併審理之,則可收紛爭一次解決之效。

(三)進行四階程序卻仍僅處理更正審定而未處理新穎性進步性審定
實務上之作法,於司法機關促進紛爭一次解決之觀點上,並非積極,例如最高行政法院99年度判字第87號謂「本件僅因系爭案更正事項審定係違法而撤銷原處分及訴願決定,但系爭舉發案是否得由各引證案證明不具專利要件,專利專責機關仍應依系爭案修正後之各請求項逐項審查」,最高行政法院係就專利專責機關關於系爭專利更正事項之審定行政處分及訴願委員會之訴願決定,是否具有違法之情事而為判決,至於系爭專利之舉發案是否得由各引證案證明不具專利要件,最高行政法院仍係認應由專利專責機關再依系爭專利案修正後之各請求項逐項審查。最高行政法院就系爭專利修正後之各請求項應述項審查之意旨,具有明確揭示,然本案之專利專責機關審定、訴願委員會訴願決定、智慧財產法院行政判決及最高行政法院判決,歷經四階程序,卻仍僅處理系爭專利之更正事項是否合法之問題,而不能併行處理系爭專利之舉發案是否得由各引證案證明不具專利要件之問題,程序上、時間上顯然非常延宕。雖謂各程序或有聲明之拘束問題,專利專責機關或法院或有受舉發聲明或訴訟聲明之拘束,然而各請求項逐項審查之精神,除了使專利權合法外,亦應注意紛爭一次解決避免權利不安定之程序上促進,而適時闡明予進行程序之當事人注意更正聲明範圍。於舉發審定時應併行處理相關問題,嗣後於訴願決定及行政訴訟中,亦應併行處理相關問題,始能達紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益。

六、結論與展望

專利權之存在與否,係屬財產權之存在與否,乃人民財產上之發生或不發生之問題,故專利專責機關於處理專利權之申請案、更正案、舉發案或訴願案時,應時刻注意及專利權之本質係屬人民財產權存在與否之問題,而非行政權力存否之問題。故由專利權各請求項逐項審查之始,及更正逐項審查、舉發逐項審定及至訴願逐項決定等,均應注意使人民之財產權爭議能迅速有效地確立,同一專利案應合併審定及決定,期使紛爭可以一次解決。專利專責機關宜利用申請審查時機、舉發審定時機及訴願決定時機,透過闡明權之行使,促使人民就申請之更正或舉發聲明、訴願聲明等,能於同一專利案合併辦理,合法有效地一次解決人民之所有專利紛爭,並協助人民確立其財產權之範圍,儘速消除其財產上之不確定性。
至於法院方面,由智慧財產法院之民事法庭就同一專利案之訴訟合併審理專利權是否合法有效及專利權賠償之爭議,於專利權係屬民事權利之原理上並不違背,且可統籌裁判專利權之賠償爭議及其前提專利權是否合法有效,不致於產生裁判矛盾,又可收紛爭一次解決之效,當事人之權利狀態亦不致於長期處於不確定不安定之狀態,於公共利益亦有所增進。訴之聲明逐項審判,所產生之既判力亦對嗣後再有相同組合而欲撤銷專利之訴訟,產生一事不再理之程序效果,顯然可促進訴訟之進行而無須就相同證據組合一再審理。專利權賠償爭議與專利權是否合法有效之爭議案件於上訴時,亦係上訴至最高法院,而非分別上訴至最高法院及最高行政法院,可使專利權爭議上訴之管轄法院均由最高法院為之,不致於產生裁判岐異之問題,當事人亦不必分別兩法院而為上訴,實屬較為妥適之作法。


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