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出版品(著作/法律/訴訟)
專利權各請求項均具有法律上之權利 (廖正多 法律所律師) (2012/07)

立法院於100年11月29日三讀通過專利法新修正條文,其中涉及確立專利權各請求項均具有獨立之法律上權利,而新增之條文為第73條第2項、第82條第1項以及第120條新型準用第73條第2項及第82條第1項。立法院100年11月29日三讀通過之專利法第73條第2項規定「專利權有二以上之請求項者,得就部分請求項提起舉發」。第82條第1項規定「發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之」。第120條規定「新型專利準用第73條第2項及第82條第1項」。此三條文對於確立發明專利權及新型專利權之各請求項均具有獨立之法律權利,可獨立舉發,獨立審查,且得就各請求項獨立撤銷,此變革可謂鉅大。然而,此乃專利權之本質,本次修正之條文亦可謂僅係將原本專利權之本質再一次予以宣示,而使智慧財產局及智慧財產法院,得依此條文進行專利權各請求項之分別審查,而賦予各請求項獨立之法律權利。

按我國專利權之確立,係以專利法作為基礎,而實務上係由智慧財產局接受申請、審查而發予專利權證書或不予專利。若有舉發情事,由智慧財產局接受舉發,審查舉發而決定是否舉發成立。若有行政訴訟程序,則由智慧財產法院依據專利法及智慧財產案件審理法,予以審判專利權之相關爭議。因此,對於確立發明專利權及新型專利權之各請求項均具有獨立之法律權利,可分數階段予以探討,與立法院100年11月29日三讀通過之專利法交相比較,尚可看出諸多不明確之處,仍值進一步研擬。

第一種情形,專利權之申請人於提出專利申請後,由智慧財產局依法審查,若照原本提出申請時予以專利權,固無問題,專利權之本質本為各請求項均具有獨立之法律權利,故專利權之發生亦依各請求項之內容所載。

第二種情形,專利權之申請人於提出專利申請後,由智慧財產局依法審查,認為應予修正,而專利權之申請人亦予以修正,亦無問題,專利權之本質仍為各請求項均具有獨立之法律權利,故專利權之發生亦依各請求項之內容所載。

第三種情形,專利權之申請人於提出專利申請後,由智慧財產局依法審查,認為應不予專利,依立法院100年11月29日三讀通過之專利法第48條第1項規定,得申請再審查,且同法第49條第1項規定,仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式,而專利權之申請人亦予以修正,亦無問題,專利權之本質仍為各請求項均具有獨立之法律權利,故專利權之發生亦依各請求項之內容所載。

問題可能會出現於當再審查之結果,智慧財產局仍認為應不予專利時,專利權之申請人依原申請之內容或依修正後之內容提起行政救濟,訴願或行政訴訟,立法院100年11月29日三讀通過之專利法對於訴願階段或行政訴訟階段,專利權之申請人所提出申請之內容,是否仍存有各請求項均具有獨立之法律權利,而仍可使各請求項均獨立接受訴願之審查或行政訴訟之審判,若訴願機關或智慧財產法院行政訴訟認為尚有請求項應予專利,是否得予專利權?若不能,則已經訴願決定或行政訴訟審判程序公開之技術內容,亦不能再申請專利,對於優良之技術恐有傷害。本次立法院100年11月29日三讀通過之專利法中,並未見對此有所描述,此乃實體權利之問題,應規定於專利法之實體法律,然專利法中並未規定,此於往後實務運作上恐無實體之法律依據,對於確定專利權各請求項均獨立具有法律權利之事項上,尚有法律規定不足之處。

第四種情形,專利權之申請人於提出專利申請後,由智慧財產局依法審查,認為應准予專利,然而,經他人提出舉發。此於本次立法院100年11月29日三讀通過之專利法中,即以新增條文第73條第2項「專利權有二以上之請求項者,得就部分請求項提起舉發」,第82條第1項「發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之」,第120條「新型專利準用第73條第2項及第82條第1項」等三條文予以確立各請求項可分別接受提起舉發,亦可分別決定撤銷與否。此於智慧財產局審查舉發之審查階段中,得分別就各請求項予以審查,亦得分別就各請求項審定予以撤銷與否,固無問題,可因此而確定各請求項均具有獨立之法律權利。然於舉發審定決定各請求項撤銷或不撤銷之後,提起訴願或行政訴訟時,立法院100年11月29日三讀通過之專利法對於訴願階段或行政訴訟階段,經舉發審定決定撤銷或不撤銷之各請求項之內容,是否仍存有各請求項均具有獨立之法律權利,而仍可使各請求項均獨立接受訴願之審查或行政訴訟之審判,若訴願機關或智慧財產法院行政訴訟認為尚有請求項應予專利,是否能再予以改變,而使撤銷或不撤銷之審定狀態重新再確立各請求項是否能有專利權?本次立法院100年11月29日三讀通過之專利法中,並未見對此有所描述,實體之專利權必須過過爭議之程序予以確定,各請求項若係獨立發展各請求項之爭議程序,於專利法中應加以規範,然專利法中漏未規定,此於往後實務運作上恐無實體之法律依據,對於確定專利權各請求項均獨立具有法律權利之事項上,尚嫌缺憾。

第五種情形,若專利權之實體爭議並非發生於智慧財產局,而係發生於智慧財產法院,即專利權人對侵害專利之侵權人提出專利侵權之民事訴訟,而被控侵權之人於智慧財產法院主張專利權人之專利權各請求項有應撤銷之法律上事由,而由智慧財產法院加以審判。此時,若智慧財產法院民事訴訟認為有請求項應不予專利,是否能再予以改變,而使提出控訴他人侵權之專利權之各請求項處於得撤銷之狀態?本次立法院100年11月29日三讀通過之專利法中,並未規定及此。智慧財產法院乃專利權存在與否之審判法院,能否針對專利之各請求項予以分別認定,於專利法中理應加以規範,然專利法中並未注意及此,此於智慧財產法院民事訴訟之場合,審判決恐有法律依據之爭議,於確立專利權各請求項均獨立具有法律權利之議題上,仍有不足之處。

誠然,經濟部專利之訴願機關或智慧財產法院專利行政訴訟或專利民事訴訟,或可引專利法第73條第2項「專利權有二以上之請求項者,得就部分請求項提起舉發」,第82條第1項「發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之」以及第120條「新型專利準用第73條第2項及第82條第1項」等三條文,而類推適用於「當再審查之結果,智慧財產局仍認為應不予專利時,專利權之申請人依原申請之內容或依修正後之內容提起行政救濟,訴願或行政訴訟」、「於舉發審定決定各請求項撤銷或不撤銷之後,提起訴願或行政訴訟」以及「專利權人對侵害專利之侵權人提出專利侵權之民事訴訟,而被控侵權之人於智慧財產法院主張專利權人之專利權各請求項有應撤銷之法律上事由」之情形。然因專利權各請求項獨立具有法律權利,應予確立,乃係專利權最重要之本質權利。相關之法律規定,對於確定此事項具有重要之影響,實應予以明確規範始臻完美。

由於專利權本質上係屬民事財產權,亦稱無體財產權,或稱智慧財產權。專利權之發生,本質上亦係於創作完成時即已發生,向智慧財產局申請登記,係屬行政上登記之規定,類似如土地、建物登記於地政事務所一般。是故於智慧財產局之登記事項,係屬行政法上登記效力之作用,而非實質上專利權利發生之依據。專利權利發生之依據,應以專利法之法律加以規範,故應於專利法中,明確將創作人之各請求項均具有法律權利之實體專利權,作一明確之權利規範。於專利法中將各請求項均具有法律權利之實體專利權作一明確規範,可使智慧財產局(專利行政機關)、經濟部(專利訴願機關)及智慧財產法院(專利司法機關)均可依據專利法(法律)加以審定、決定以及判決。因此,於專利法此部法律中,於第2條專利之定義裡應明確訂定「專利權申請專利範圍任一請求項均具有獨立之專利權利」,而於第96條第1項侵害專利權利之處理規定時,應明確訂定「發明專利人對於侵害其申請專利範圍任一請求項之專利權者,得請求除去之。有侵害之虞者,得請求防止之」。第96條第2項應明確訂定「發明專利權人對於因故意或過失侵害其申請專利範圍任一請求項之專利權者,得請求損害賠償」。其他各專利法條文亦應本此意旨加以修正,明確申請專利範圍任一請求項均具有獨立之法律權利。如此,於管理專利申請及舉發之智慧財產局、管理專利訴願之經濟部,及管理專利審判之智慧財產法院,均可依據明確之法律,對於申請專利範圍任一請求項,予以審定、決定以及審判。

 

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