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出版品(著作/法律/訴訟)
常見營業秘密訴訟之爭議(何娜瑩 法律所 律師)(2021/12/16)

何娜瑩 法律所 律師

一、前言
依營業秘密法第2條規定:「本法所稱營業秘密,係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊,而符合左列要件者:一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」故營業秘密法保護的資訊可分為:「技術性資訊」及「商業性資訊」,前者例如方法、技術、製程、配方、程式設計、產品設計圖、實驗數據等或其他可用於生產之資訊,後者例如進貨成本、客戶名單、財務資料、行銷計畫、產品定價等或其他可用於銷售或經營之資訊,只要該資訊符合營業秘密的三要件:(1)秘密性、(2)經濟性及(3)採取合理保密措施,即可成為營業秘密保護的資訊,惟因營業秘密與專利、商標並不相同,毋須申請登記,只要滿足前揭三要件即可成為營業秘密保護標的,因此不論是在營業秘密的客體、範圍,乃至三要件上,往往是營業秘密訴訟上,雙方爭執的重心,因此,為免發生營業秘密侵害事件時,企業因平日對於營業秘密欠缺基本的認識,導致訴訟上舉證發生窘境,實有必要了解常見營業秘密訴訟之爭議,為此,茲於下述引用我國法院判決探討之,以供各界參酌。

二、營業秘密客體及範圍之舉證責任:
營業秘密與專權有顯著差異,專利須向主管機關提出申請並經審查始能獲准專利權,而其權利範圍則記載於申請專利範圍中,因此有明確的文字範圍,例如專利是請求一種「馬達」,任何第三人很清楚專利保護客體為「馬達」,若專利未請求「馬達的製造方法」,則「馬達的製造方法」即不在保護之列,且一般專利申請在撰寫時,多以較為廣泛、上位的概念請求,不會涉及細部事項,但營業秘密侵害事件往往涉及一個產品的生產、製造的技術,以「馬達」為例,相關技術包括馬達的細部設計,以及馬達的製造工序,而每個製造工序可能又包括數個工段,每個工段又包括多個次要步驟及操作參數,因此主張營業秘密侵害之人,於主張權利時,首要之務即在於釐清受侵害的營業秘密的客體及範圍為何,究竟侵害的客體僅是馬達的細部設計圖面,還是馬達製造工序,亦或是其中一個工段,在確立主張之營業秘密的客體與範圍後,法院使能就營業秘密之三要件為審理,因此主張營業秘密侵害之人務必知悉營業秘密的客體及範圍為何乃是主張營業秘密受侵害之人的舉證責任:

當營業秘密所有人主張其營業秘密遭第三人侵害時而請求損害賠償,通常應證明具備營業秘密要件之事實。而營業秘密要件之判斷次序,應先就主張為營業秘密之客體或標的,判斷是否有秘密性;繼認定是否具有經濟價值;最後以主觀上有管理秘密之意思與客觀上管理秘密之狀態,以審究所有人是否盡合理之保密措施(參智慧財產法院107年度民營上字第2號民事判決)。

三、營業秘密三要件
如前所述,營業秘密毋須申請及審查,僅須在具備(1)秘密性、(2)經濟性及(3)採取合理保密措施,即可成為營業秘密保護的資訊,雖然每個個案事實並不相同,但法院在審理此三要件上仍有共通之處可依循,茲說明如下:

(一) 秘密性:
1.依法條文義,營業秘密須為「非一般涉及該類資訊之人所知者」,使滿足秘密性之要件,因公開資訊屬公眾得自由利用者,若仍受到保護,將造成不公平競爭,影響產業發展,惟秘密性之標準為何,通說採「業界」標準,除指一般公眾所不知者外,相關專業領域中之人亦不知悉:

藍寶石晶圓生長之基礎材料為三氧化二鋁,乃業界通用之原料,非上訴人所獨用等情,業經被上訴人陳明在卷(見原審卷第78頁背面),復為上訴人所不否認,另依證人即被上訴人長晶部經理陳正杰於本院所證,上訴人之長晶方法與主要競爭對手越峰科技基本上相同等語(見本院卷第278背面筆錄),足見上訴人藍寶石晶圓之長晶原料及技術應用並非營業秘密法第2條第1款所指「非一般涉及該類資訊之人所知者」(參台灣高等法院101年度上字第138號民事判決)。

2.然而在商業性資訊方面,亦有實務認為,其程度不以其他同業皆無從取得或不知為必要,而應與技術性資訊的判斷有所區別:
「企業內部之營業秘密,依所涉資訊類型不同 ,可概分為用於經營、銷售方面之『商業性營業秘密』(包括客戶名單、 商品售價、交易底價、成本分析)及與生產製造有關之『技術性營業秘密』(如方法、技術、製程、配方等),二者性質因有差異,故在判斷某資訊是否符合秘密性,自應有不同之條件要求,方能契合維護員工與雇主間、事業體彼此間之倫理與競爭秩序之立法目的。質言之,商業性資訊之秘 密性,在程度上並不以其他同業或一般涉及該類資訊者皆無從取得或完全不知為必要,若該等資訊係投注相當人力、財力、時間,且經篩選、分析、整理,可使企業取得經營上之競爭優勢,即非不得認為業已具備秘密性 之要件。…」(參台灣高等法院102年度重勞上字第52號民事判決)。

3.「還原工程」(Reverse Engineering)與營業秘密法之關聯:
我國當年在制定營業秘密法時,已明揭「還原工程(Reverse Engineering),係指第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後,進而分析其成分、設計,取得同樣之營業秘密而言,為第三人自行研究開發取得之成果,並非不公平競爭之手段。」(參立法院第二屆第六會期第十四次會議案關係文書),因而特別在草案中註解侵害營業秘密之態樣不包括還原工程。換言之,當商品經由銷售進入市場,而處於可拆解還原狀態時,該商品已不具秘密性適格性,在智慧財產法院106年度民營上字第3號民事判決中,上訴人與被上訴人洽談合資時,並未與被上訴人簽定保密協議或合資協議,被上訴人為評估投資風險,乃向上訴人購買機器研究、測試性能,此機器因可拆解還原狀態時,而無法成為營業秘密之標的:

上訴人於102年2月1日銷售其氫氧氣供應設備暨電解槽系統模組予中榮公司時,並未標明該產品為營業秘密,中榮公司於同年4月30日又向上訴人下單購買保健氫氧氣供應設備EP-133暨EP-188所需之電解槽模組(參被上證5),且因已銷售上開設備及系爭模組,上訴人之EP-133、EP-188之所有技術(包含電路圖、部分零件細項等)經由逆向還原工程而處於可被還原狀態,故由該EP-188核心電解槽系統模組及該核心電解槽系統模組經逆向還原工程即可得相關之電路圖、部分零件細項等,致上開技術皆已非屬營業秘密所保護之範疇。因查,上訴人於本件相關之定暫時狀態處分聲請案(本院105年度民暫字第13號)中,已書面承認於103年11月公開銷售HB-33、HB-133、HB-233之「氫美機」,而EP-133、EP-188機器為其原型機,故EP-133、EP-188機器之所有內容均因上訴人銷售HB-33、HB-133、HB-233之「氫美機」而處於可被拆解還原之狀態(參智慧財產法院106年度民營上字第3號民事判決)。

又最高法院在近來判決中,進一步闡明並非所有「還原工程」的態樣均得以排除在侵害營業秘密態樣外,若產品是以不正當方式取得,縱然產品上依附資訊乃是輕易得知,該產品上資訊仍受營業秘密法之保護:

至第三人透過不正當方法取得產品(如竊取未上市之原型機),並進行還原工程獲得營業秘密,縱使於還原工程中付出努力及成本,因其取得產品之方法本身不具正當性,自不應許其從違法行為取得任何利益。從而,第三人如主張所取得之資訊(營業秘密),可以透過還原工程而輕易得知,即應究明其是否以合法方式為之,倘若是透過不正當方法取得資訊,縱該資訊確可透過還原工程而輕易得知,仍屬營業秘密保護之標的,以符營業秘密法之立法意旨(參最高法院110年度台上字第3193號刑事判決)。

(二) 經濟性:
實務上,對於營業秘密的經濟性,部分行為人往往有錯誤的觀念,以為失敗、沒用的實驗數據,不具經濟價值,但錯誤、失敗的經驗,可令競爭對手免除研發過程的冤枉路,因此失敗的實驗數據並非毫無經濟價值,又營業秘密所有人可能因技術改良,改以新技術生產高階產品,但舊技術、低階產品可能讓毫無經驗廠商取得進入產業的門檻,因此,只要低階產品的技術仍符合秘密性且採取合理保密措施,不因其是低階的舊技術,或營業秘密所有人已不再使用,因而排除在保護之列,此有下列判決可參:

有關經濟性,即產業上利用價值部分,此「經濟性」要求較寬,僅具有潛在之經濟價值者亦屬之,不因高明鐵公司有無實際使用而受影響。即使是高明鐵公司多年前推出的低階產品,只要市場上仍然有需要,市場上還是有公司繼續在生產這種入門、低階產品,該資訊仍然有一定利用價值。所以上述公差值是經過設計師與生產線多年溝通協調出來的結果,而且製造流程是歷年經驗來得到的最佳結果,究竟是先熱處理再加工?還是先加工再熱處理?本來就是寶貴經驗的累積,如果中國大陸廠商才剛要跨入這個產品領域,可以直接參考臺灣廠商的經驗,省去自己摸索的時間,大大提高產品良率,所以上述資訊當然是有產業利用價值的資訊(參台灣彰化地方法院107年度智訴字第3號刑事判決)。

至於在「商業性資訊」方面,依最高法院99台上字第2425號民事判決:

若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單,可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得,且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊,即難認有何秘密性及經濟價值。

可知客戶名單仍需經過整理、分析,呈現不為競爭對手所知悉之交易上特殊需求或喜好等,使具有經濟價值,至於公司同仁名單是否具有經濟性,亦持類似見解,單純同仁學經歷資料,因現在社群媒體及網路的發達,可以從社群媒體或網路中查到同仁學經歷、甚至聯繫方式,故單純同仁名單不具經濟性,但同仁名單若為經過整理、分析,牽涉公司內部營運規劃等,使競爭對手可從中觀察出公司的產品及市場規劃時,即對公司市場上競爭力產生威脅,因此肯認具有經濟性:

附表一編號4之檔案內容為告訴 人自成立以來,投入諸多人力、時間、物力所陸續整理編輯而成,不僅是蒐集整理公司業務員名單或個人資料而已,更進一步分析比對出告訴人公司內每位業務人員所負責工作之國內外區域及分布比例、產品線 、客戶名單等重要資訊,取得此等資訊顯然得以窺知告訴人係如何於國內外市場安排行銷人員及其各種產品行銷之區域配置與客戶比例多寡,更可得悉告訴人公司每位業務員負責行銷之客戶有誰,此為告訴人所獨有之商業機密,並無法於市場公開領域或專業市場上查知,更非一般公眾所知或告訴人競爭者可以知悉之資訊,一旦被公開或洩漏給競爭對手,告訴人之業 務員可能隨時有被挖角之風險,不無影響告訴人市場上競爭力之可能,自具有相當之經濟價值(參智慧財產法院107年度刑智上訴字第43號刑事判決)。

(三)採取合理保密措施:
1.實務上,法院在認定所有人是否採取合理保密措施,則會視所有人在主觀上是否有保護意思,客觀上是否採取保密積極作為,通常電腦系統使用需要帳號與密碼,電子郵件附加警語、保密契約、門禁管制、文件的機密等級分類,則易在個案中被認定採取合理保密措施,以上有下列實務見解可參:

(1)台灣桃園地方法院107年度智訴字第4號刑事判決:
營業秘密法第2 條規定所謂「所有人已採取合理之保密措施」,係指營業秘密所有人已盡合理之努力,使他人無法輕易地取得、使用或洩露該秘密資訊。申言之,營業祕密之所有人主觀上有保護之意願,且客觀上已採取保密的積極作為,使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思。所有人所採取之保密措施必須「有效」,方能維護其資訊之秘密性,惟並不要求須達到「滴水不漏」之程度,只需所有人按其人力、財力,依其資訊性質,以社會通常所可能之方法或技術,將不被該專業領域知悉之情報資訊,以不易被任意接觸之方式予以控管,而能達到保密之目的,即符合「合理保密措施」之要求。

(2)最高法院102年度台上字第235號民事判決:
按營業秘密法第二條第三款規定「所有人已採取合理之保密措施 」,應係指所有人按其人力、財力,依社會通常所可能之方法或 技術,將不被公眾知悉之情報資訊,依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉而言;此於電腦資訊之保護,就使用 者每設有授權帳號、密碼等管制措施,尤屬常見。

2.營業秘密須滿足三要件,使受營業秘密法的保護,但若秘密所有人主觀上有不欲人知之意,客觀上採取保密措施卻未達營業秘密法要求之程度,實務上亦有肯認得以違反刑法上洩漏工商秘密罪予以處罰,在智慧財產法院108年度刑智上易字第10號判決(經最高法院109年台上字第2709號刑事判決維持)中,告訴人將「工程管制表」貼在辦公室櫃子上,處於任何人可以看到狀態,而非放在例如加鎖櫃子中,難認有採取合理保密措施,但「工程管制表」屬公司內部文件,非一搬外人所知,且該資訊確實未公開過,故該資訊雖不符合營業秘密,仍符合刑法上工商秘密之要件,兩者並無衝突,可參判決理由記載如下:

刑法之工商秘密僅須秘密所有人之保密作為已使得該等資訊確實未經公開即可,而育榮公司工程管制表雖然揭示於公司公文櫃上,但外人若非特別靠近觀看,仍無法輕易探知其內容,且該工程管制表確實未曾對外公開,已如前述,自屬育榮公司之秘密。再者,育榮公司雖未特別向員工宣導該工程管制表屬於不得洩漏之秘密,且被告在LINE上對張和振表示:「我會被打死」等語,固然是誇大之詞,但其特別提醒張和振「偷偷給你看」、「不能流出去」,即可證明其主觀上確實知悉該資訊為不可外流之資訊,否則何須特別提醒張和振不能外流,再佐以前開證人黃松坤、張和振之證述,即可證明被告主觀上確實有認知到工程管制表為育榮公司之秘密。

四、結論
誠如前述,營業秘密與專利、商標不同,無須透過註冊,只須在滿足三要件下即可獲得保護,故檢驗是否符合營業秘密三要件,往往是在司法訴訟或刑事偵查中,若企業平日未做好營業秘密的管理,極容易在訴訟上遭到挑戰,因此,企業在內部管理上即應設立專責單位、統籌規劃,並對所有的營業秘密進行盤點管理,簽訂智慧財產權歸屬及保密約定,並做好電子與紙本文件之保密措施管理,同時要落實員工教育訓練以及稽核調查,一旦發生營業秘密侵害時,才能因平日已做好管理措施,可立即因應之。

 

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