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出版品(著作/法律/訴訟)
中國大陸《商標法》釋義(二) (桂齊恒 法律所所長) (2020/04)

肆、馳名商標

一、馳名商標的保護:

§13:「為相關公眾所熟知的商標,持有人認為其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名商標保護。

就相同或者類似商品註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予註冊並禁止使用。

就不同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的,不予註冊並禁止使用。」

本條規定馳名商標的保護。

參照《商標法》§33、§45;《商標糾紛解釋》§8。

馳名商標的保護,有三項要件:

(1)商標為相關公眾所熟知;

(2)持有人認為其權利受到侵害;

(3)由商標持有人提出請求。

《馳名商標認定和保護規定》,2014年7月3日國家工商行政總局公布,自公布之日起30日後施行。全文共計21條。

商標持有人依照商標法第十三條規定請求馳名商標保護的,應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。商標局、商標評審委員會應當依照商標法第十四條的規定,根據審查、處理案件的需要以及當事人提交的證據材料,對其商標馳名情況作出認定。(實施條例§3)

商標持有人依照商標法第十三條規定請求馳名商標保護的,可以向工商行政管理部門提出請求。經商標局依照商標法第十四條規定認定為馳名商標的,由工商行政管理部門責令停止違反商標法第十三條規定使用商標的行為,收繳、銷毀違法使用的商標標誌;商標標誌與商品難以分離的,一併收繳、銷毀。(實施條例§72)

本解釋所稱馳名商標,是指在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標。(馳名商標解釋§1)

在下列民事糾紛案件中,當事人以商標馳名作為事實根據,人民法院根據案件具體情況,認為確有必要的,對所涉商標是否馳名作出認定:

(一)以違反商標法第十三條的規定為由,提起的侵犯商標權訴訟;

(二)以企業名稱與其馳名商標相同或者近似為由,提起的侵犯商標權或者不正當競爭訴訟;

(三)符合本解釋第六條規定的抗辯或者反訴的訴訟。(馳名商標解釋§2)

在下列民事訴訟中,人民法院對於所涉商標是否馳名不予審查:

(一)被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的成立不以商標馳名為事實根據的;

(二)被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為因不具備法律規定的其他要件而不成立的。

原告以被告註冊、使用的域名與其註冊商標相同或者近似,並通過該域名進行相關商品交易的電子商務,足以造成相關公眾誤認為由,提起的侵權訴訟,按照前款第(一)項的規定辦理。(馳名商標解釋§3)

原告以被訴商標的使用侵犯其註冊商標專用權為由提起民事訴訟,被告以原告的註冊商標複製、摹仿或者翻譯其在先未註冊馳名商標為由提出抗辯或者提起反訴的,應當對其在先未註冊商標馳名的事實負舉證責任。(馳名商標解釋§6)

足以使相關公眾對使用馳名商標和被訴商標的商品來源產生誤認,或者足以使相關公眾認為使用馳名商標和被訴商標的經營者之間具有許可使用、關聯企業等特定聯繫的,屬於商標法第十三條第一款規定的"容易導致混淆"。

足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫,而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的巿場聲譽,或者不正當利用馳名商標的巿場聲譽的,屬於商標法第十三條第二款規定的"誤導公眾致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害"。(馳名商標解釋§9)

原告請求禁止被告在不相類似商品上使用與原告馳名的註冊商標相同或者近似的商標或者企業名稱的,人民法院應當根據案件具體情況,綜合考慮以下因素後作出裁判:

(一)該馳名商標的顯著程度;

(二)該馳名商標在使用被訴商標或者企業名稱的商品的相關公眾中的知曉程度;

(三)使用馳名商標的商品與使用被訴商標或者企業名稱的商品之間的關聯程度;

(四)其他相關因素。(馳名商標解釋§10)

被告使用的註冊商標違反商標法第十三條的規定,複製、摹仿或者翻譯原告馳名商標,構成侵犯商標權的,人民法院應當根據原告的請求,依法判決禁止被告使用該商標,但被告的註冊商標有下列情形之一的,人民法院對原告的請求不予支持:

(一)已經超過商標法第四十一條第二款規定的請求撤銷期限的;

(二)被告提出註冊申請時,原告的商標並不馳名的。(馳名商標解釋§11)

當事人請求保護的未註冊馳名商標,屬於商標法第十條、第十一條、第十二條規定不得作為商標使用或者註冊情形的,人民法院不予支持。(馳名商標解釋§12)

依據商標法第十三條第一款的規定,複製、摹仿、翻譯他人未在中國註冊的馳名商標或其主要部分,在相同或者類似商品上作為商標使用,容易導致混淆的,應當承擔停止侵害的民事法律責任。(商標糾紛解釋§2)

因侵犯註冊商標專用權行為提起的民事訴訟,由商標法第十三條、第五十二條所規定侵權行為的實施地、侵權商品的儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。

前款規定的侵權商品的儲藏地,是指大量或者經常性儲存、隠匿侵權商品所在地;查封扣押地,是指海關、工商等行政機關依法查封扣押侵權商品所在地。(商標糾紛解釋§6)

對涉及不同侵權行為實施地的多個被告提起的共同訴訟,原告可以選擇其中一個被告的侵權行為實施地人民法院管轄;僅對其中某一被告提起的訴訟,該被告侵權行為實施地的人民法院有管轄權。(商標糾紛解釋§7)

二、馳名商標的認定:

§14:「馳名商標應當根據當事人的請求,作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。認定馳名商標應當考慮下列因素:

(一)相關公眾對該商標的知曉程度;

(二)該商標使用的持續時間;

(三)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍;

(四)該商標作為馳名商標受保護的記錄;

(五)該商標馳名的其他因素。

在商標註冊審查、工商行政管理部門查處商標違法案件過程中,當事人依照本法第十三條規定主張權利的,商標局根據審查、處理案件的需要,可以對商標馳名情況作出認定。

在商標爭議處理過程中,當事人依照本法第十三條規定主張權利的,商標評審委員會根據處理案件的需要,可以對商標馳名情況作出認定。

在商標民事、行政案件審理過程中,當事人依照本法第十三條規定主張權利的,最高人民法院指定的人民法院根據審理案件的需要,可以對商標馳名情況作出認定。

生產、經營者不得將"馳名商標"字樣用於商品、商品包裝或者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。」

本條規定馳名商標的認定。

參照《商標法》§53;《實施條例》§3、§72。

馳名與否,是一種事實認定,而非國家機關對其商品質量和企業信譽的認可,故法律規範係採取「個案認定、被動保護」的立場。

人民法院認定商標是否馳名,應當以證明其馳名的事實為依據,綜合考慮商標法第十四條規定的各項因素,但是根據案件具體情況無需考慮該條規定的全部因素即足以認定商標馳名的情形除外。(馳名商標解釋§4)

當事人主張商標馳名的,應當根據案件具體情況,提供下列證據,證明被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為發生時,其商標已屬馳名:

(一)使用該商標的商品的巿場份額、銷售區域、利稅等;

(二)該商標的持續使用時間;

(三)該商標的宣傳或者促銷活動的方式、持續時間、程度、資金投入和地域範圍;

(四)該商標曾被作為馳名商標受保護的記錄;

(五)該商標享有的巿場聲譽;

(六)證明該商標已屬馳名的其他事實。

前款所涉及的商標使用的時間、範圍、方式等,包括其核准註冊前持續使用的情形。

對於商標使用時間長短、行業排名、巿場調查報告、巿場價值評估報告、是否曾被認定為著名商標等證據,人民法院應當結合認定商標馳名的其他證據,客觀、全面地進行審查。(馳名商標解釋§5)

被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為發生前,曾被人民法院或者國務院工商行政管理部門認定馳名的商標,被告對該商標馳名的事實不持異議的,人民法院應當予以認定。被告提出異議的,原告仍應當對該商標馳名的事實負舉證責任。

除本解釋另有規定外,人民法院對於商標馳名的事實,不適用民事訴訟證據的自認規則。(馳名商標解釋§7)

對於在中國境內為社會公眾廣為知曉的商標,原告已提供商標馳名的基本證據,或者被告不持異議的,人民法院對該商標馳名的事實予以認定。(馳名商標解釋§8)

在涉及馳名商標保護的民事糾紛案件中,人民法院對於商標馳名的認定,僅作為案件事實和判決理由,不寫入判決主文;以調解方式審結的,在調解書中對商標馳名的事實不予認定。(馳名商標解釋§13)

人民法院在審理商標糾紛案件中,根據當事人的請求和案件的具體情況,可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。

認定馳名商標,應當依照商標法第十四條的規定進行。

當事人對曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護的,對方當事人對涉及的商標馳名不持異議,人民法院不再審查。提出異議的,人民法院依照商標法第十四條的規定審查。(商標糾紛解釋§22)

伍、地理標誌

§16:「商標中有商品的地理標誌,而該商品並非來源於該標誌所標示的地區,誤導公眾的,不予註冊並禁止使用;但是,已經善意取得註冊的繼續有效。

前款所稱地理標誌,是指標示某商品來源於某地區,該商品的特定質量、信譽或者其他特徵,主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌。」

本條規定地理標誌。

參照《商標法》§33、§45。

《地理標誌產品保護規定》,2005年6月7日國家質量監督檢驗檢疫總局公布,自2005年7月15日起施行。共分6章,總計28條。

《國外地理標誌產品保護辦法》,2016年3月28日,共分6章,總計36條。

《地理標誌產品專用標誌管理辦法》,已於2007年1月30日起施行。全文共計11條。

商標法第十六條規定的地理標誌,可以依照商標法和本條例的規定,作為證明商標或者集體商標申請註冊。

以地理標誌作為證明商標註冊的,其商品符合使用該地理標誌條件的自然人、法人或者其他組織可以要求使用該證明商標,控制該證明商標的組織應當允許。以地理標誌作為集體商標註冊的,其商品符合使用該地理標誌條件的自然人、法人或者其他組織,可以要求參加以該地理標誌作為集體商標註冊的團體、協會或者其他組織,該團體、協會或者組織應當依據其章程接納為會員;不要求參加以該地理標誌作為集體商標註冊的團體、協會或者其他組織的,也可以正當使用該地理標誌,該團體、協會或者其他組織無權禁止。(實施條例§4)

陸、商標代理

一、商標代理制度:

§18:「申請商標註冊或者辦理其他商標事宜,可以自行辦理,也可以委託依法設立的商標代理機構辦理。

外國人或者外國企業在中國申請商標註冊和辦理其他商標事宜的,應當委託依法設立的商標代理機構辦理。」

本條規定商標代理制度。

參照《專利法》§19。

本國人、本國企業:可以自行辦理,也可以委託依法設立的商標代理機構辦理。

外國人、外國企業:「應當」委託依法設立的商標代理機構辦理。

商標代理機構,是指接受委託人的委託,以委託人名義辦理商標註冊申請或者其他商標事宜的法律服務機構。

其他商標事宜,是指申請註冊商標的變更、續展、轉讓、異議、撤銷、評審、侵權投訴等有關事宜,但不包括因為商標爭議向法院提起訴訟的事宜。

目前,大陸約有33,000家商標代理機構。

《商標代理管理辦法》,2009年11月11日公布施行。全文共計18條。

《律師事務所從事商標代理業務管理辦法》,2012年11月6日公布。共分5章,總計25條。

當事人委託商標代理機構申請商標註冊或者辦理其他商標事宜,應當提交代理委託書。代理委託書應當載明代理內容及權限;外國人或者外國企業的代理委託書還應當載明委託人的國籍。

外國人或者外國企業的代理委託書及與其有關的證明文件的公證、認證手續,按照對等原則辦理。

申請商標註冊或者轉讓商標,商標註冊申請人或者商標轉讓受讓人為外國人或者外國企業的,應當在申請書中指定中國境內接收人負責接收商標局、商標評審委員會後繼商標業務的法律文件。商標局、商標評審委員會後繼商標業務的法律文件向中國境內接收人送達。

商標法第十八條所稱外國人或者外國企業,是指在中國没有經常居所或者營業所的外國人或者外國企業。(實施條例§5)

商標法所稱商標代理,是指接受委託人的委託,以委託人的名義辦理商標註冊申請、商標評審或者其他商標事宜。(實施條例§83)

商標法所稱商標代理機構,包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。

商標代理機構從事商標局商標評審委員會主管的商標事宜代理業務的,應當按照下列規定向商標局備案:

(一)交驗工商行政管理部門的登記證明文件或者司法行政部門批准設立律師事務所的證明文件並留存複印件;

(二)報送商標代理機構的名稱、住所、負責人、聯繫方式等基本信息;

(三)報送商標代理從業人員名單及聯繫方式。

工商行政管理部門應當建立商標代理機構信用檔案。商標代理機構違反商標法或者本條例規定的,由商標局或者商標評審委員會予以公開通報,並記入其信用檔案。(實施條例§84)

商標法所稱商標代理從業人員,是指在商標代理機中從事商標代理業務的工作人員。

商標代理從業人員不得以個人名義自行接受委託。(實施條例§85)

商標代理機構向商標局商標評審委員會提交的有關申請文件,應當加蓋該代理機構公章並由相關商標代理從業人員簽字。(實施條例§86)

臺灣《商標法》§6:「申請商標註冊及其相關事務,得委任商標代理人辦理之。但在中華民國內無住所或營業所者,應委任商標代理人辦理之。

商標代理人應在國內有住所。」

二、代理機構行為規範:

§19:「商標代理機構應當遵循誠實信用原則,遵守法律、行政法規,按照被代理人的委託辦理商標註冊申請或者其他商標事宜;對在代理過程中知悉的被代理人的商業秘密,負有保密義務。

委託人申請註冊的商標可能存在本法規定不得註冊情形的,商標代理機構應當明確告知委託人。

商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第四條、第十五條和第三十二條規定情形的,不得接受其委託。

商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外,不得申請註冊其他商標。」

本條規定代理機構的行為規範。

參照《商標法》§33、§44。

本法§4是指惡意申請註冊;

§15是指惡意搶註;

§32係規範在先權利與惡意搶註。

「第四條」係第四次修正新增文字。

商標代理機構負有「保密義務」和「告知義務」;並有二款禁止規定。

商標代理機構申請註冊或者受讓其代理服務以外的其他商標,商標局不予受理。(實施條例§87)

三、商標代理行業組織:

§20:「商標代理行業組織應當按照章程規定,嚴格執行吸納會員的條件,對違反行業自律規範的會員實行懲戒。商標代理行業組織對其吸納的會員和對會員的懲戒情況,應當及時向社會公布。」

本條規定商標代理行業組織。

現存的商標代理行業組織即「中華商標協會」。

工商行政管理部門應當加強對商標代理行業組織的監督和指導。(實施條例§91)

柒、涉外商標的處理原則

§17:「外國人或者外國企業在中國申請商標註冊的,應當按其所屬國和中華人民共和國簽訂的協議或者共同參加的國際條約辦理,或者按對等原則辦理。」

本條規定涉外商標註冊的處理原則。

參照《實施條例》§5。

(1)  協議或者國際條約;

(2)  對等原則。

臺灣《商標法》§4:「外國人所屬之國家,與中華民國如未共同參加保護商標之國際條約或無互相保護之條約、協定,或對中華民國國民申請商標註冊不予受理者,其商標註冊之申請,得不予受理。」

捌、商標國際註冊

§21:「商標國際註冊遵循中華人民共和國締結或者參加的有關國際條約確立的制度,具體辦法由國務院規定。」

本條規定商標的國際註冊。

商標國際註冊的具體辦法,詳參《商標法實施條例》§§34~50。

商標法第二十一條規定的商標國際註冊,是指根據《商標國際註冊馬德里協定》(以下簡稱馬德里協定)、《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(以下簡稱馬德里議定書)及《商標國際註冊馬德里協定及該協定有關議定書的共同實施細則》的規定辦理的馬德里商標國際註冊。

馬德里商標國際註冊申請包括以中國為原屬國的商標國際註冊申請、指定中國的領土延伸申請及其他有關的申請。(實施條例§34)

以中國為原屬國申請商標國際註冊的,應當在中國設有真實有效的營業所,或者在中國有住所,或者擁有中國國籍。(實施條例§35)

符合本條例第三十五條規定的申請人,其商標已在商標局獲得註冊的,可以根據馬德里協定申請辦理該商標的國際註冊。

符合本條例第三十五條規定的申請人,其商標已在商標局獲得註冊,或者已向商標局提出商標註冊申請並被受理的,可以根據馬德里議定書申請辦理該商標的國際註冊。(實施條例§36)

以中國為原屬國申請商標國際註冊的,應當通過商標局向世界知識產權組織國際局(以下簡稱國際局)申請辦理。

以中國為原屬國的,與馬德里協定有關的商標國際註冊的後期指定、放棄、註銷,應當通過商標局向國際局申請辦理;與馬德里協定有關的商標國際註冊的轉讓、刪減、變更、續展,可以通過商標局向國際局申請辦理,也可以直接向國際局申請辦理。

以中國為原屬國的,與馬德里議定書有關的商標國際註冊的後期指定、轉讓、刪減、放棄、註銷、變更、續展,可以通過商標局向國際局申請辦理,也可以直接向國際局申請辦理。(實施條例§37)

通過商標局向國際局申請商標國際註冊及辦理其他有關申請的,應當提交符合國際局和商標局要求的申請書和相關材料。(實施條例§38)

商標國際註冊申請指定的商品或者服務不得超出國內基礎申請案或者基礎註冊的商品或者服務範圍。(實施條例§39)

商標國際註冊申請手續不齊備或者未按照規定填寫申請書的,商標局不予受理,申請日不予保留。

申請手續基本齊備或者申請書基本符合規定,但需要補正的,申請人應當自收到補正通知書之日起30日內予以補正,逾期未補正的,商標局不予受理,書面通知申請人。(實施條例§40)

通過商標局向國際局申請商標國際註冊及辦理其他有關申請的,應當按照規定繳納費用。

申請人應當自收到商標局繳費通知單之日起15日內,向商標局繳納費用。期滿未繳納的,商標局不受理其申請,書面通知申請人。(實施條例§41)

商標局在馬德里協定或者馬德里議定書規定的駁回期限(以下簡稱駁回期限)內,依照商標法和本條例的有關規定對指定中國的領土延伸申請進行審查,作出決定,並通知國際局。商標局在駁回期限內未發出駁回或者部分駁回通知的,該領土延伸申請視為核准。(實施條例§42)

指定中國的領土延伸申請人,要求將三維標誌、顏色組合、聲音標誌作為商標保護或者要求保護集體商標、證明商標的,自該商標在國際局國際註冊簿登記之日起3個月內,應當通過依法設立的商標代理機構,向商標局提交本條例第十三條規定的相關材料。未在上述期限內提交相關材料的,商標局駁回該領土延伸申請。(實施條例§43)

世界知識產權組織對商標國際註冊有關事項進行公告,商標局不再另行公告。(實施條例§44)

對指定中國的領土延伸申請,自世界知識產權組織國際商標公告出版的次月1日起3個月內,符合商標法第三十三條規定條件的異議人可以向商標提出異議申請。

商標局在駁回期限內將異議申請的有關情況以駁回決定的形式通知國際局。

被異議人可以自收到國際局轉發的駁回通知書之日起30日內進行答辯,答辯書及相關證據材料應當通過依法設立的商標代理機構向商標局提交。(實施條例§45)

在中國獲得保護的國際註冊商標,有效期限自國際註冊日或者後期指定日起算。在有效期屆滿前,註冊人可以向國際局申請續展,在有效期內未申請續展的,可以給予6個月的寬展期。商標局收到國際局的續展通知後,依法進行審查。囼際局通知未續展的,註銷該國際註冊商標。(實施條例§46)

指定中國的領土延伸申請辦理轉讓的,受讓人應當在締約方境內有真實有效的營業所,或者在締約方境內有住所,或者是締約方國民。

轉讓人未將其在相同或者類似商品或者服務上的相同或者近似商標一併轉讓的,商標局通知註冊人自發出通知之日起3個月內改正;期滿未改正或者轉讓容易引起混淆或者有其他不良影響的,商標局作出該轉讓在中國無效的決定,並向國際局作出聲明。(實施條例§47)

指定中國的領土延伸申請辦理刪減,刪減後的商品或者服務不符合中國有關商品或者服務分類要求或者超出原指定商品或者服務範圍的,商標局作出該刪減在中國無效的決定,並向國際局作出聲明。(實施條例§48)

依照商標法第四十九條第二款規定申請撤銷國際註冊商標,應當自該商標國際註冊申請的駁回期限屆滿之日起滿3年後向商標局提出申請;駁回期限屆滿時仍處在駁回複審或者異議相關程序的,應當自商標局或者商標評審委員會作出的准予註冊決定生效之日起滿3年後向商標局提出申請。

依商標法第四十四條第一款規定申請宣告國際註冊商標無效的,應當自該商標國際註冊申請的駁回期限屆滿後向商標評審委員會提出申請;駁回期限屆滿時仍處在駁回複審或者異議相關程序的,應當自商標局或者商標評審委員會作出准予註冊決定生效後向商標評審委員會提出申請。

依照商標法第四十五條第一款規定申請宣告國際註冊商標無效的,應當自該商標國際註冊申請的駁回期限屆滿之日起5年內向商標評審委員會提出申請;回期限屆滿時仍處在駁回複審或者異議相關程序的,應當自商標局或者商標評審委員會作出准予註冊決定生效之日起5年內向商標評審委員會提出申請。對惡意註冊的,馳名商標所有人不受5年的時間限制。(實施條例§49)

商標法和本條例下列條款的規定不適用於辦理商標國際註冊:

(一)商標法第二十八條、第三十五條第一款關於審查和審理期限的規定;

(二)本條例第二十二條、第三十條第二款;

(三)商標法第四十二條及本條例第三十一條關於商標轉讓由轉讓人和受讓人共同申請並辦理手續的規定。(實施條例§50) 

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