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出版品(商標)
商標權益保護-以邊境管制措施與平行輸入為主 (林靖傑 商標部主任)(2021/12/16)

林靖傑 商標部主任

一、 前言 

當今國際貿易活動頻繁,資訊、技術、物品在各國間不斷流動,為遏止仿品流通及強化商標權之保護,我國於加入WTO後,遵循TRIPS協定之規定,於商標法第72至77條訂定相關邊境管制措施,若商標權人認為進出口貨物有侵害其商標權之可能時,得檢具相關文件向海關申請扣查以及提示保護,以遏止進出口人涉險輸出或輸入仿品。倘進口貨品實為真品時,則涉及平行輸入之問題,商標權人是否可主張商標權?或商標權已於商品第一次流通於國外市場時已耗盡?本文將以商標權益保護之角度,介紹目前我國採取之邊境管制措施、近年海關執行商標權益保護措施實施辦法之修正、商標法第36條第二項有關權利耗盡原則之規定及近年我國法院判決節錄。 

二、 海關商標物品邊境管制措施 

我國與商標權邊境保護有關之措施規定於商標法第72條至第77條,是參酌「與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)」第四節之規定意旨所制定,依TRIPS第51條,會員國應訂定程序,使權利人得以書面向海關申請暫不放行有仿冒商標之進出口物品,而所謂仿冒商標物品係指任何之物品(含包裝),附有與有效註冊使用於該類物品相同之商標,或與該註冊商標主要部分無法區別,未經授權而致依進口國之法律構成侵害商標權者(註1)國商標法第72條明定商標權人若對於輸出或輸入之物品有侵害其商標權之虞者,得向海關申請扣查該物品,該申請應以書面為之,並闡明侵害商標權之事實,惟本規定側重商標權人行使侵害防止請求權之迫切性,為防止商標權人濫用其權利,商標權人須提供相當於海關核估之保證金或相當擔保;然為衡平被查扣人之權利,被查扣人亦可提供前述兩倍之保證金或相當之擔保,向海關申請廢止查扣;海關收到前述查扣申請後,依規定應通知申請人受理查扣申請,並於認定符合查扣規定實施查扣時,以書面通知申請人及被查扣人。

物品是否侵害商標權仍須交由司法機關判斷,故TRIPS就海關暫不放行物品之措施訂有期限,自申請人受暫不放行通知送達後10個工作日內,海關未被告知被告以外之一方就該案之實體部分提起訴訟,或該案業經法律授權機關採取臨時措施予以延長置留期間,如該物品已符合其他進出口規定,海關應予放行;在適當的情況下,前述期間可再延長10個工作日。就此,我國商標法第73條規定,海關若遇下列情形,應廢止查扣:一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起12日內未依第69條規定(註2)侵害物提起訴訟(同條第2項規定,海關得視需要延長12日);二、申請人就查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁定駁回確定者;三、查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者;四、申請人申請廢止查扣;及五、符合第75條第4項規定,即被查扣人提供二倍之保證金或相當之擔保,請求海關廢止查扣者。查扣經廢止者,海關應依有關進出口通關規定辦理。

三、 提示保護及檢舉機制 

上述有關查扣之暫不放行措施乃申請人主動向海關申請,海關依其申請查扣疑似仿冒品,惟海關乃第一線執行進出口商品檢查之機關,為保全商標權益,我國商標法第75條即賦予海關於執行職務時,若有發現輸出或輸入之物品顯有侵害商標權之虞者,應通知商標權人及進出口人之義務,其程序、應備文件及其他相關事項之辦法,依我國商標法第78條第2項規定,詳細規範於「海關執行商標權益保護措施實施辦法」。海關於執行職務時,就進出口之物品是否顯有侵害商標權之虞,就貨物之外觀或來源辨識是否為仿品,但海關究非商標權人,就疑似之仿品無法作出精確之判斷,尤其隨著科技進步,仿冒的技術越來越發達,除可辨識之商標外,許多仿品自包裝、標籤、吊牌等無一不仿造達以假亂真的程度,亦不排除疑似仿品實乃真品之情況,故需要借助商標權人就其商標商品之掌握才有辦法鑑定真假。

另一方面,依前述辦法,商標權人就進出口物品認為有侵害其商標權之虞時,可檢具申請書及相關文件向海關申請提示保護,登錄相關保護資料,提升海關針對仿品之辨識能力,並可即時通知權利人。目前提示保護採一商標註冊號數為一申請案之方式,相較於原規定提示保護僅以一年為限,商標群人需每年提出延長申請,增加其申請成本及海關作業負擔,故民國105年修正該辦法時,已將提示保護期間修正為海關核准提示保護之日至商標權屆滿日為止;若商標權經經濟部智慧財產局核准延展註冊者,商標權人得檢具該機關之延展註冊核准函,申請延長提示保護期間。

財政部關務署已建置關港貿單一窗口平臺,商標權人或其代理人可至前述平臺辦理申請提示保護,除載明商標權利範圍及聯絡資訊外,商標權人須提供足使海關辨認真品及侵權物特徵之文字說明及影像電子檔,此外,商標權人亦可提供進出口貨物之資訊,如進出口路徑、被授權廠商或貿易公司、運輸公司及報關行及貨物原產地等;除就進出口貨物之外觀辨識外,亦可從貨物之來源來判斷是否為侵權品,若商標權人已知過往仿冒品業者之資訊及侵權品可能之進出口路徑,可一併登錄該等資訊供海關辨別(註3)示保護乃針對非特定進出口物品於海關抽檢貨物時防堵侵權物輸出或輸入之措施,若商標人已得知特定進出口貨物侵害其商標權時,依前述辦法可向海關檢舉該貨物,檢附侵權事實及足以辨認侵權物品之說明,並提供進出口廠商名稱、貨名、進出口口岸及日期、航機或船舶航次、貨櫃號碼、貨物存放地點等相關具體資料,由海關決定是否受理並通知商標權人(註4)

四、 海關執行商標權益保護措施實施辦法第七條修正

海關於執
行職務時,若發現進出口貨物顯有侵害商標權之虞,依本辦法修正前第7條,應通知商標權人及進出口人,如為空運出口貨物或空運進口及海運進出口貨物,商標權人應自接獲通知時起分別於四小時內或二十四小時內,至海關辦公處所,確認進行侵權與否之認定,並於三個工作日內,以書面方式提出侵權與否之事證,商標權人得於期限屆滿前向海關申請延長三個工作日,並以一次為限。惟實務上,前揭處理時限過短,尤其商標權人為外國籍時,往往因時差之關係無法即時聯繫商標權人,並於前述四小時或二十四小時期限內至海關進行現場認定。衡諸當代科技進步,海關透過經海關核可平臺提供疑似侵權貨物之照片檔案予商標權人進行侵權與否之認定,技術上應屬可行,且實務上進出口貨物如係商標權人未生產及銷售之商品等,透過照片檔案亦可明確判斷有無侵權情事,海關執行商標權益保護措施實施辦法於民國110年9月15日修正發布,放寬商標權人應至海關現場進行侵權與否認定程序之規定,另提供海關核可電子平臺之選項供商標權人於線上進行侵權與否之認定程序。前述辦法修正後,商標權人可憑海關提供之照片判斷貨物是否為仿冒品,商標權人無庸前往海關進行現場認定,並可透過該平台線上申請延長期限或提出鑑定報告,節省許多費用與時間成本。須注意的是,於海關核可平台取得海關緝獲時所拍疑似侵權貨物之照片檔案,不得作為認定侵權與否之唯一依據,商標權人仍應檢附其他侵權事證,如認定案貨侵權理由之具體文字說明、真品與仿品特徵差異之差異描述、真仿品對照之照片、型錄或圖片等。同樣地,進出口人亦可於接獲海關通知時起三個工作日內,以書面方式或透過海關核可電子平台說明無侵權之情事,並得申請將期限延長三個工作日,以一次為限。 

再者,若商標權人依前述規定認緝獲物品有侵害商標權之情事,並提出相關侵權事證時,而進出口人未於規定期限內提出無侵權之事證時,若涉及商標法第95條(註5)或第97條(註6)規定者,海關應將案件移送司法機關偵辦;倘進出口人於規定期限內提出無侵權之事證,海關則應通知商標權人得自接獲通知時起三個工作日內,依商標法第72條規定向海關申請查扣貨物,若商標權人未申請查扣,進出口貨物如無違反其他通關規定,海關得取具代表性樣品後,依有關進出口貨物通關規定辦理。

綜觀以上說明,目前我國就商標有關之邊境管制,主要可分為二個面向:一、由商標權人主動向海關申請查扣進出口貨物,並提供保證金或相當之擔保,嗣後向法院提起訴訟;二、海關本於職責於執行職務時發現疑似侵害商標權之進出口貨物時,通知商標權人及進出口人提出有無侵害商標權之事證,倘進出口人無法提出無侵權之事證,則交由司法機關偵辦,反之,由商標權人決定是否申請查扣。而提示保護措施在於提高海關辨別真品或仿品之能力,透過事前登錄提示保護資料之機制,使海關於第一線檢查貨物時,藉由登錄之資訊過濾及排除真品之可能,惟海關無法代替商標權人就疑似仿品進行侵權與否之認定,故縱使經提示保護,仍無法排除日後海關通知查獲疑似仿品時,商標權人進行認定程序並提供鑑定報告之流程。

五、 真品平行輸入及商標權利耗盡原則

若進口之貨物實屬真品,雖非經過商標權人之同意而進入我國,此時商標權人是否可主張該貨物侵害其商標權,則不得不提到商標權耗盡原則。未經商標權人同意而自外國輸入附有同一商標之商品稱作真品平行輸入(parallel import),即我國俗稱之「水貨」,歐美國家稱為「Gray Market Goods (灰色市場商品)」,此乃相對於合法授權之代理商或經銷商販售之「公司貨」而言;不同於仿品乃商品本身及貼附之商標皆為偽造仿冒所生,而平行輸入之真品乃於國外經商標權人同意合法銷售之真正商品,在未得到內國商標權人同意之經銷管道自外國輸入,故商標權人針對此等商品欲於我國再次主張商標權,受商標法規定限制。 

所謂權利耗盡原則,又稱第一次銷售理論,以商標之觀點而言,指的是商標權人或其授權之人將附有商標之商品進行第一次銷售或流通於市場時,既已取得報酬,商標權已耗盡,當同批商品再次流通於市場時,商標權人不得再對任何第三人主張商標權干預商品之轉讓。權利耗盡原則又可區分為「國內耗盡」及「國外耗盡」,國內耗盡係指權利人僅就其商品於本國內銷售後才產生權利耗盡,自國外第一次輸入本國市場之商品,其權利未耗盡,權利人仍得主張權利,於此情形,平行輸入之真品縱已流通於國外市場,考慮到商標屬地主義,國內與國外商標既屬不同之商標權,則國內之商標權並未因此耗盡,故對國內商標權人而言仍構成侵權;而「國際耗盡」係指商品第一次經權利人同意於國內或國外市場上流通後,皆已產生權利耗盡,權利人不得再對該商品主張權利。p  
按我國商標法第36條第2項:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。」明文規定採國際耗盡原則,承認真品平行輸入之正當性,即商標權在第一次流通於國內外市場銷售時已耗盡,權利人不得就該商品主張商標權,阻礙該商品再次轉讓。因此若平行輸入業者以合法方式取得於國外市場流通之商品,再將該商品輸入至國內市場銷售,原則上商標權人不得對其主張商標權,其中之法理可從最高法院81年度台上字第2444號民事判決一窺究竟:「真正商品之平行輸入,其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若,且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者,對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害,並可防止我國商標使用權人獨占國內市場,控制商品價格,因而促進價格之競爭,使消費者購買同一商品有選擇之餘地,享受自由競爭之利益,於商標法之目的並不違背,在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權」。商標之功能在於表彰商品或服務之來源,站在消費者的立場,平行輸入之真品既源自於同一來源(商標權人),其品質應無不同,當無混淆誤認之問題,消費者亦可享以合理價格選購之利益。此外,商標權人已於第一次將商品投入市場時取得報酬或對價,商標權獲得滿足,若再允許其主張商標權將影響商品於市場上之流通,並有重複獲利之情形。 

不過,權利耗盡原則並非毫無限制,前述情形商標表彰來源之功能未被破壞,且商標權人之商譽及消費者之利益未受損害,因此著重於市場自由競爭及商品流通之利益大於商標權之保護,惟若商標權人累積之信譽及消費者之權益遭受到損害,商標權人非不得主張商標權,商標法第36條第2項但書規定:「為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」因此商標權人於其商品流通於市場後,為避免商品變質、受損或有其他正當事由者,仍得例外主張其商標權。

六、 我國法院近年判決節錄

以下摘錄我國法院近年與權利耗盡原則有關之判決:

(一) 智慧財產法院107年度刑智上易字第5號刑事判決
商標權利耗盡的前提必須是「由」商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通的附有註冊商標商品。如果附有註冊商標商品於市場上的交易流通,並不是由商標權人或經其同意之人所為,自然就沒有此項原則的適用。這是因為由商標權人所為的商品交易流通,商標權人已經可以從中取得其所設定的商標價值對價,就不應該繼續讓商標權追及到商品的後續交易流通。
商標的被授權人有在約定的出清庫存期間銷售出去,而在此約定出清庫存期間買受附有註冊商標商品的第三人,可以再自由地轉賣。這原本就是商標權利耗盡的典型適用情形。本案中的翡仕公司卻是在超過約定庫存銷售期才出售,兩者根本不能相提並論。此外,翡仕公司也不是買受出清庫存的第三人,而是與商標授權人約定有出清庫存期的當事人,也就與42號判決所講的情況有所不同。

(二) 最高法院108年度台上字第397號民事判決
按附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨,採商標權國際耗盡原則,指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品,倘無同條項但書之情形,不問第一次投入市場在國內或國外,都不能再主張其權利,明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

(三) 智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決
然內國經銷商、代理商在國內行銷之商品若與外國商標權商品表彰相同商品來源,其實不會危害商標表彰來源之功能,不應禁止平行輸入,此時內外國商標權人應可視為同一人,而可允許商品平行輸入。故本院認為,商標法第36條第2項前段「由商標權人或經其同意之人」的「商標權人」,應可解釋「包含得與該商標權人視為同一人」者,而所謂的「得視為同一人」,本院認為應指「兩者間有法律上或經濟上關係(如為關係企業,或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係),且商標表彰相同商品來源時」,始得「視為同一人」。

(四) 智慧財產法院109年度民商訴字第25號民事判決
系爭商品屬真正商品之平行輸入,有權利耗盡原則之適用,而系爭商品有長蟲問題,係因天然原料或工廠開放環境所致,並非系爭商品流通於市場後,始發生之變質或受損,自無權利耗盡原則例外之適用,亦無損害原告愛寵公司商譽之情事。

(五) 智慧財產法院107年度刑智上訴字第44號刑事判決
倘非原裝銷售,擅予加工、改造或變更,而仍表彰同一商標圖樣於該商品,或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果,足以使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時,自屬惡意使用他人商標之行為,顯有侵害他人商標專用權之犯意,應依其情節,適用商標法之刑罰規定論處(最高法院82年度台上字第5380號刑事判決意旨參照)。本件被告係將購自台灣諾華公司原包裝之藥物,予以拆裝後再分裝成與原包裝不同之包裝,並委託不知情廠商印製諾華公司名義包裝盒及附上諾華公司商標,足使相關消費者誤認係諾華公司原包裝藥物,致生混淆誤認之虞,自無商標權耗盡之適用。 

從上述判決可見,商標權利耗盡原則適用於買受附有註冊商標商品的第三人,其可自由地再次轉讓該商品予他人,商標權人原則上不得禁止,經商標權人授權銷售商品之相對人,於契約規定期間外銷售商品之行為,已非屬經商標權人同意之範疇;此外,被授權人是本於契約關係持有商品,非買受該商品之第三人,在未支付權利金,即商品交易流通所設定之對價未滿足之下,應不得主張商標權權利耗盡。又我國商標法第36條第2項之「商標權人或經其同意之人」應係指國內外商標權人為同一人之情形,在屬地主義之原則下,商標權各自獨立,其效力不及於其他國家,因此若國內外商標權人不同,但具備特定關係,則產生疑義,為此,最高法院認為排他權之發生源自於同一權利人,只要不同國家之商標權人彼此間具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人產生耗盡結果;此後,智慧財產法院進一步說明,國內外商標權人雖不同人,但商標商品來源相同,商標表彰商品來源之功能未受影響,此時可將國內外商標權人視為同一人,故允許商品平行輸入,而「得視為同一人」應指「兩者間有法律上或經濟上關係(例如關係企業、代理商、經銷商、受託製造商等),且商標表彰相同商品來源時」之情形。倘商品屬真正商品之平行輸入,縱使商品有瑕疵,惟該瑕疵與商品之原料、特性之自然情形或製造環境有關,非於商品流通於市場後始發生變質或受損,應無我國商標法第36條第2項但書規定之適用。若商品雖係真品,但加以拆裝再重新包裝之行為,將使消費者誤認為原包裝商品,或對商品之真偽、品質或來源存疑,已影響商標表彰來源之功能,甚而影響商標權人之營業名譽,則無商標權耗盡原則之適用。

七、 總結

綜上所述,不論是邊境保護措施或權利耗盡原則,皆以商標權為核心,而我國商標除採註冊保護主義亦有屬地主義原則之適用,商標須申請註冊後才可取得保護並主張權利,是無論僅在我國國內使用商標或欲參與國際貿易之一環,皆建議及早取得我國商標之註冊,尤其海關於執行邊境管制措施時,若貼附於貨物之商標並未註冊,將被視為無侵害商標權之情事,商標使用人自不得主張權利並阻止仿品通關。海關執行商標權益保護措施實施辦法所提供之提示保護採一商標註冊號數為一申請案申請登記,若商標未註冊,亦無法申請提示保護,自不待言。至於主張商標權之限制,我國立法者著重於市場自由競爭及商品流通之利益大於商標權之保護,已明文採商標權國際耗盡原則,原則允許真品平行輸入之行為(註7),惟若非合法買受附有註冊商標商品之第三人,或將原裝商品拆裝再分裝並標示註冊商標而足以使消費者誤認為原裝商品,應屬不得主張商標權耗盡原則之例外。

 
 
附註:
 
註1:cle 51 of the TRIPS Agreement: “Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods.” The note for Article 51 of the TRIPS Agreement indicates: "counterfeit trademark goods" shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation.
註2:第69條:「商標權人對於侵害其商標權者,得請求除去之;有侵害之虞者,得請求防止之。」
註3:提示保護商標權案件申報內容。
註4:關查扣侵害商標權物品實施辦法第2條之規定,商標權人申請查扣須檢附之資料相同,惟檢舉制度無提供保證金或相當擔保之規定,則商標權人若已知特定進出口貨物侵害其商標權時,亦可透過向海關檢舉,待案件移送司法機關偵辦並由檢察官提起公訴時,提起附帶民事訴訟請求賠償。
註5:法第95條:「未得商標權人或團體商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。二、於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標或團體商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標或團體商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」
註6:法第97條:「明知他人所為之前二條商品而販賣,或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者,處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金;透過電子媒體或網路方式為之者,亦同。」
註7:財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決對我國商標法第36條第2項前段有詳細的說明與分析,值得仔細閱讀及參考。
 
 

 

 

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