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不雅詞彙可否註冊商標?-- 從美國 Iancu v. Brunetti案談起 (陳蒲璇 商標部) (2021/01)

壹、前言

美國最高法院於2019年6月24日針對「FUCT」商標案做出判決,認定美國商標法對於「不道德(immoral)」或「令人反感的(scandalous)」不得註冊商標之規定,違反美國憲法對言論自由之保護。翌日台灣多家新聞媒體相繼以「服飾品牌似不雅字眼 美最高法院允為商標」、「以F開頭類髒話字眼為商標 美最高法院准了」、「商標粗俗被拒 美潮牌勝訴 『FUCT』發音近似髒話 美最高法院認違反言論自由」等標題報導此判決結果,顯見本案判決之影響力。本文將從美國「FUCT」商標案談起,並簡述中國「MLGB」商標案、台灣「撿肥皂」商標案,比較台灣、中國、美國針對含有不雅詞彙之商標可否准予註冊之判斷依據及標準。

貳、美國「FUCT」商標案 ― Iancu v. Brunetti 588 U.S.____(2019)

一、系爭商標「FUCT」簡介

「FUCT」商標係由美國藝術家Erik Brunetti及其專業滑板手夥伴Natas Kaupas於西元1990年在美國洛杉磯創辦。「FUCT」起源於「Friends U Can‘t Trust」之首字母縮寫,該品牌被譽為現代街頭服飾的開創品牌之一,其品牌特色係將流行文化之各種元素、圖樣以及反政府和反宗教運動納入其設計。

二、案件背景

2011年5月3日,Erik Brunetti向美國專利商標局(USPTO)提出「FUCT」商標申請,並指定使用於第25類之運動服裝,即襯衫,褲子,夾克,鞋類,帽子等商品。商標審查員以系爭商標與「FUCK」讀音相似,且依據字典之解釋,FUCT為FUCK之過去分詞,故該商標為庸俗、不雅之詞彙,依據美國商標法 15 U.S.C. §1052(a) 之規定,商標含有「不道德(immoral)」或「令人反感的(scandalous)」者,不得註冊,核駁系爭商標註冊。

系爭商標申請人Erik Brunetti 不服商標局之核駁審定,向美國商標審議與訴願委員會(TTAB)提起訴願,惟訴願委員會維持商標局之核駁審定。Erik Brunetti因此向法院提起訴訟,主張美國商標法 15 U.S.C. §1052(a) 禁止含有「不道德 (immoral)」或「令人反感的(scandalous)」之商標註冊之規定違反美國憲法第一修正案(First Amendment)保障之言論自由。

三、判決理由

首先考量Metal v. Tam, 582 U.S. ___(2017)案中最高法院對於商標註冊限制之規定是否違反美國憲法第一修正案之判斷方式,即 (1) 商標註冊之禁止如屬於基於觀點之歧視(viewpoint based),則違憲; (2) 貶損禁止條款係屬基於觀點之歧視。(Metal v. Tam案中美國最高法院宣告商標法 15 U.S.C. §1052(a) 禁止「貶損 (disparaging)」商標註冊之規定違憲。)

本案之核心爭點即在於商標法中禁止「不道德 (immoral)」或「令人反感的(scandalous)」商標註冊之準則是否為基於觀點之歧視?

在新韋氏國際字典(Webster’s New International Dictionary)中,「不道德 (immoral)」之定義為「不符合正直,純正或良好道德的」;「令人反感的(scandalous)」則定義為「對道德感或良心有所冒犯,會激起排斥或引發譴責」。亦即,本商標法經文義解釋,允許提倡社會正直和道德感之商標註冊,但不允許貶低該概念之商標註冊;允許傳遞符合社會禮俗及禮節之商標註冊,但不允許違反社會禮俗及禮節之商標註冊。故該法條從表面觀之,區分了兩組對立之觀點:符合常規道德標準及反對常規道德標準之觀念;引起社會認可及引起社會譴責之觀念。此法律上之觀點偏見造成實際應用上之觀點歧視。

美國專利商標局過去即曾依據此條之規定,不准予含有與藥品使用、宗教、恐怖主義相關之不道德或令人反感的概念之商標註冊,但與此同時,又准予於前述相關議題上含有較能被社會接受觀點之商標註冊。舉例說明如下表:

 

商標

指定商品/服務

獲准註冊?

原因

與藥品
使用相關

MARIJUANA COLA
(大麻可樂)

藥用飲料

因不當美化藥物濫用是令人反感的。

SAY NO TO DRUGS - REALITY IS THE BEST TRIP IN LIFE
(對毒品說不-現實是生活中最好的旅行)

印刷品

 

與宗教
相關

MADONNA
(聖母瑪利亞)

因冒犯大多數基督徒之信仰

JESUS DIED FOR YOU
(耶穌為你而死)

服飾

因其傳遞宗教信仰,而非褻瀆之

與恐怖
主義相關

AL-QAEDA
(蓋達組織)

服飾

因炸彈攻擊及其他恐怖行動震驚了正派觀感,引來譴責。

WAR ON TERROR MEMORIAL
(恐怖戰爭紀念)

娛樂服務;紀念碑維護等。

 


最高法院指出上述核駁商標註冊之理由皆能被理解,因其冒犯了大多數的美國人,惟當法律不贊成「冒犯性想法」時,即為基於觀點之歧視,已違反美國憲法第一修正案保障之言論自由。

四、判決結果

美國商標法15 U.S.C. §1052(a)禁止含有「不道德 (immoral)」或「令人反感的(scandalous)」之商標註冊之規定,違反美國憲法對言論自由之保護,故宣告違憲。

五、小結

在本案判決後,美國專利商標局公告,與「不道德 (immoral)」或「令人反感的(scandalous)」相關之商標審查基準將不再適用於商標審查。本案「FUCT」商標已於2019年12月17日獲准註冊。

值得注意的是,在美國國會尚未修改此條法規規定前,現階段美國專利商標局不得以本條規定核駁含有不道德、不雅詞彙或其他不符合社會價值觀之商標註冊,亦即不雅詞彙商標在未違反其他美國商標法中規定之不得註冊事由情況下,將有機會成功獲准註冊。

參、中國「MLGB」商標案―(2018)京行終137號判決

一、案件背景

本案系爭第8954893號「MLGB」商標係由上海俊客貿易有限公司於2010年12月5日申請註冊,指定使用於第25類之服裝、婚紗、領帶、帽等商品,並於2011年12月28日獲准註冊。惟2015年10月9日第三人以系爭商標容易讓人聯想到不文明之用語,作為商標使用在服裝、帽子等商品,有害於社會主義道德風尚,具有不良影響為由,向中國商標評審委員會提出無效宣告申請。

系爭商標權人主張其「MLGB」商標係源自「My Life’s Getting Better」之英文首字母縮寫,惟商標評審委員會仍認定「MLGB」字母組合在網路等社交平台上已廣泛使用,含義消極,作為商標將有害於社會主義道德風尚,產生不良影響,故依照2001年《中華人民共和國商標法》第十條第一款第八項裁定撤銷系爭商標。商標權人不服,故向北京知識財產法院提起行政訴訟。北京知識財產法院亦認定該商標之註冊會造成社會主義道德風尚危害之可能性,故維持商標評審委員會之裁定。

商標權人不服北京知識財產法院之判決,故向北京市高級人民法院提起上訴。

二、判決理由

2001年《中華人民共和國商標法》第十條第一款第八項規定,有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響,不得註冊。針對商標是否構成本條文規定之「其他不良影響」,應從以下四點進行綜合判斷:

1.判斷主體:本條文是為保護「公序良俗」,故是否構成條文規定之「其他不良影響」,應從全體社會公眾為判斷主體,而非商標指定商品或服務之相關公眾。

2.判斷時間:應以系爭商標申請註冊時之事實狀態為依據。

3.判斷標準:一般應以該商標文字之「固有含義」判斷,即應以中國國內大眾之認知為標準,即以具有公信力之出版品(辭典、工具書等)、信息載體所確定之內容為準,惟若基於生活常識以對相關內容形成普遍認知之清況,亦可經過充分說明予以確認。

4.舉證責任:應由主張系爭商標構成「其他不良影響」之當事人承擔據證責任。

本案系爭商標「MLGB」雖非固定之外文字彙,惟於網路環境下已存在特定群體對「MLGB」指代為具有不良影響含義,為了積極淨化網路環境、引導青年一代樹立積極向上的主流文化和價值觀,制止以擦邊球方式迎合「三俗」行為,應認定商標本身含義消極、格調不高。再者,商標權人於系爭商標申請時,亦同時申請了「caonima」商標(即「草泥馬」之英文拼音),顯見其以媚俗的方式迎合不良文化傾向的意圖明顯,在實際使用過程中對商標進行低俗、惡俗商業宣傳。

三、判決結果

維持原審判決,系爭商標註冊違反2001年《中華人民共和國商標法》第十條第一款第八項規定。

四、小結

從本案判決中可知,縱使商標文字無固有含意,惟當該文字被社會大眾認為已衍伸出具有對社會產生不良影響之含義時,該商標即有可能被認為有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響,構成《中華人民共和國商標法》第十條第一款第八項之商標不得註冊事由。

肆、台灣「撿肥皂」商標案― 105年度行商訴字第38號判決

一、案件背景

本案系爭第103063699號「」商標,係由申請人於2014年11月5日向台灣智慧財產局提出申請,指定使用於第35類之廣告、代理進出口服務等。業經審查,審查員以系爭商標「撿肥皂」一詞,依現今流行用語,有肥皂掉在地上彎腰下去撿的時候會受到同性背後的攻擊,意指同性男人的性行為。依照現今一般社會通念,中文「撿肥皂」本身之新意易予人不快之負面感受或印象而有妨害公共秩序或善良風俗之虞,依據台灣《商標法》第30條第1項第7款,妨害公共秩序或善良風俗者,不得為商標註冊,核駁系爭商標註冊。

系爭商標申請人不服審查結果,故向經濟部提起訴願,經濟部做成訴願駁回之決定,申請人因此提起行政訴訟。

二、判決理由

《商標法》第30條第1項第7款,妨害公共秩序或善良風俗者,不得為商標註冊。所謂「妨害公共秩序或善良風俗」係指商標圖樣本身有妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念者。在判斷商標是否適用本條款時,應具體考量商標整體所呈現之文字、圖形,申請時之背景、對社會經濟活動影響等因素。

系爭商標「撿肥皂」一詞,其字面固有拾取肥皂之意,惟依現今社會流行用語,其有沐浴時撿拾掉落地面之肥皂,恐遭受他人從背後性攻擊之意,因該詞彙源自於軍隊與監獄,通常係指男性強勢者對弱勢者之性暴力,屬於一個具冒犯性及有負面感受之詞彙。屬具有冒犯性及有負面感受之詞彙。再者,從系爭商標之撿肥皂圖樣可知,其為偏激、粗鄙及給予他人不快印象之文字與圖形組合,有違反社會公共利益或一般道德觀念,又系爭商標圖樣係以類似臀部圖形化之中文「撿」結合中文「肥皂」組合而成,其整體商標圖樣有致相關消費者將其與強勢者對弱勢者之霸凌間產生聯想,明顯有被冒犯之負面感受或印象。為維護商標註冊之合法及正當性,足認系爭申請商標有妨害公共秩序或善良風俗者,自不得准予註冊。

縱使原告(即系爭商標申請人)主張,其成立撿肥皂工作室已有多年,並未聽聞相關消費者反映其商標有負面涵義,且字典內亦無查到「撿肥皂」一詞有同性間發生性行為或霸凌等涵義。惟判斷商標是否違反公共秩序或善良風俗,除應考量字典解釋外,亦應考量商標整體知市場使用情形,並應從一般社會大眾之角度考量,不得拘泥於申請人主觀之想法。

三、判決結果

原告之訴駁回。系爭商標不得註冊。

四、小結

從本案判決可知,商標字面固有含義雖無不雅之義,惟現今社會流行語使其衍伸出一全新的具有負面感受之意義,該商標即有可能被認為違反公共秩序或善良風俗,不得註冊。

伍、結論

在美國Iancu v. Brunetti案中,法院並未針對「FUCT」商標是否為不雅詞彙進行討論,而係從憲法所保障之言論自由為基礎,探討商標法限制「不道德 (immoral)」或「令人反感的(scandalous)」之商標註冊是否已限制了人民的言論自由,而最終法院也確認了該法條之規定已產生對言論的觀點歧視,違反言論自由之保障。

在中國「MLGB」商標案及台灣「撿肥皂」商標案判決中,中國與台灣之法院見解則皆以保護公共秩序善良風俗為基礎,在判斷商標是否屬於不雅詞彙,是否會違反公序良俗時,兩案法院皆認為不應拘泥於商標固有之意義,應注意其衍伸之意義是否產生負面觀感或具有不良影響之含義,且需考量該含義是否為社會大眾所認識。

從前述美國、中國、台灣判決可見,美國法院與台灣、中國法院在分析不雅詞彙商標是否可獲准註冊時,因從不同的角度探討之,美國法院從言論自由保護探討之,台灣及中國法院則以保護公序良俗為目的探討,故最終針對不雅詞彙商標之判決結果迥然不同。

參考資料:

1. 2019年6月25日 Yahoo 新聞,服飾品牌似不雅字眼 美最高法院允為商標。
2. 2019年6月25日 中央社新聞,以F開頭類髒話字眼為商標 美最高法院准了。
3. 2019年6月26日 蘋果日報新聞,商標粗俗被拒 美潮牌勝訴 『FUCT』發音近似髒話 美最高法院認違反言論自由。
4. FUCT (clothing) – Wikipedia
5. Iancu v. Brunetti 588 U.S.____(2019)
6. Examination Guide 2-19 Examination Guidance for Section 2(a)’s Scandalous Marks Provision after Iancu v. Brunetti
7. https://tsdr.uspto.gov/
8. 中國裁判文書網,“MLGB”商標低俗被法院確認無效(2018)京行終137號行政判決書。
9. 105080302有關「撿肥皂設計字」商標註冊事件(商標法§30I⑦)(智慧財產法院105年度行商訴字第38號行政判決)。 

 

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