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出版品(商標)
商標識別性與近似判斷的關係——那些「Tutor」相關案例教我們的事 (林純貞 商標部經理) (2020/11)

我國商標法明定,「識別性」指商標得以指示商品或服務來源,並與他人之商品或服務相區別的基本特性。商標不具有識別性,固然無法獲准註冊,如僅圖樣中的部分不具識別性,因有致商標權範圍產生疑義的可能,申請人也應就該部分為不專用之聲明,否則不得註冊。識別性有強弱之分,「混淆誤認之虞」審查基準說明:「原則上創意性的商標識別性最強,而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標,其識別性即較弱。聯合式或組合性商標之一部分,在類似商品/服務中已為多數不同人使用為商標之一部分而註冊在案者,得認為該部分為弱勢部分」,然而就像商標近似程度的判斷,可能因人而異,對於商標識別性強弱,在不同案件中,審查機關的見解也會有所出入。尤其商標涉及「有致相關消費者混淆誤認之虞」的行政爭議時,不乏以識別性的有無、強弱,據為攻擊防禦方法之一,可見「識別性」的判斷不僅關係商標能否獲准註冊,也會在維權爭議中,產生決定性的影響。以「TUTOR」此一單字而言,有「導師」、「家庭教師」或「私人教師」等涵義,檢索商標資料可發現,包含「TUTOR」乙字的註冊商標,主要集中在第41類4103組群,即有關書刊之出版、書刊之發行、電腦補習班、補習班、語文補習班等同一或類似服務。各註冊商標中,已有多件因圖樣含有「TUTOR」乙字而產生行政爭議,本文即嘗試就各該商標爭議案件中,已經過商標專責機關處分、智慧財產法院判決的若干案例,稍加整理後提供予讀者諸君,盼有助於工商業者於設計、使用商標時參考,或也可以做為維護商標權益時的借鏡。

一、「」、「」商標經智慧財產局認定「整體圖樣具有識別性」--

智慧財產局就註冊第01278887、1281166號商標作成的中台評字第H01010235、H01010236號商標評定書中,說明:「Tutor」有家教、家庭教師等意,「ABC」則有英文字母或華裔美國人之意;上述二商標將「Tutor」與「ABC」結合,非屬常見之組合文字,已脫離原來個別文字的說明意義(即原字義「英文字母家教」或「華裔美國人家教」),以之作為商標指定使用於第41類之各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯等服務,並非該等服務直接明顯之說明性文字,況且,並無證據顯示「TutorABC」一詞業經經營相同服務之業者長期反覆使用而為一般消費大眾所習知習見,反之,已有多件以「TUTOR」或「ABC」結合其他單字獲准註冊之商標,如「家教銀行TutorBank」、「e-TUTOR」、「LiveABC及圖」、「ALL in ABC設計圖」等商標存在,堪認將「Tutor」、「ABC」結合已脫離原來個別文字意義,使消費者產生全然不同的印象,足以與其他來源相區別,「TutorABC」商標整體圖樣具有識別性,應足以相關消費者認識其為商標。

二、智慧財產局於下表各商標的行政爭議中,初步判定「Tutor」有「家教」之意,屬說明性文字,因此與「」、「」等商標不構成高度近似:

 

註冊第
01580273

註冊第
01778616

註冊第
01679992

註冊第
01758049


 
(本件商標不就「最好的線上家教網」文字主張商標權)

 
(本件商標不就「Say Hi to the World!」文字主張商標權)

 
(本件商標不就「e Tutor」文字張商標權)


上表內各商標分別遭前述註冊第01278887、01281166號等商標的商標權人—麥奇數位股份有限公司—提出異議或評定申請,智慧財產局依序發給中台評字第H01040079號、中台異字第G01050422號、中台評字第H01050084、H01050088號等商標評定、異議審定書,表示:外文「Tutor」有家教之意,為說明性文字,因此,雖兩造商標之外文同有「Tutor」,然「Tutor」並非主要作為識別商品或服務來源之標識,相關消費者通常施以較少之注意,而「TutorWell最好的線上家教網及圖」商標整體構圖意匠,與據以評定各商標相較,有相當之差異;「HOLLOTUTOR」商標予消費者主要印象為一整體外文「HOLLOTUTOR」,據爭商標亦不同於原有「Tutor」字義之概念;「Hi Tutor Say Hi to the World! 及圖」商標由反白外文「Hi」置於墨色圓形對話框內,其中「i」字母設計之「˙」設計成一頭掛式耳機圖案,結合具說明性之外文「Tutor」及字體較小之說明性文字「Say Hi to the World!」,整體外觀予人寓目印象深刻者,為一般習見打招呼之外文「Hi」設計圖;至於「e Tutor及圖」商標因尚結合字母e、雲朵及訊號圖,予人「線上家教」之印象。上述各被評定、異議商標因此均經認定與由「Tutor」及「ABC」結合而成的各據以主張商標,不僅整體外觀、觀念之表達有別,在讀音上亦有差異,非屬構成近似程度高之商標。

據上小結:智慧財產局於上述異議、評定事件中,肯定外文「Tutor」有家教之意,在第41類的4103組群中,屬於說明性的文字,但如果併同其他文字或圖案呈現,則脫離原有的說明含義,例如「Tutor」分別結合「ABC 」、「ABCjr 」屬具識別性之商標,同理,外文「Tutor」既非商標的主要識別部分,自不得僅以二商標均包含此一單字,即遽認構成近似,只要尚結合不同文字,例如:「Well」、「HOLLO」、「Hi !」、字母e、雲朵及訊號圖等等,即無使人發生混淆的可能,因此,不屬於構成高度近似的商標,可以准予並存。然而上述各商標爭議案因麥奇數位股份有限公司尋求行政救濟,經智慧財產法院審理後,卻有了不同的結果。

三、兩商標都包含「Tutor」,是否因此即構成近似?「Tutor」在4103組群中,屬服務本身的說明性文字?智慧財產法院有不同的審理見解,也影響了近似的判斷:

(一) 在「」商標評定事件,智慧財產法院以 107 年行商訴字第 17 號判決認為:「Tutor」英文詞彙為「家教」、 「家庭教師」或「私人教師」之意,然與系爭商標指定使用之線上英語教學等服務,並無直接關連性,不具有服務說明的意義,屬創意性商標,而系爭商標亦有予人寓目印象深刻之「Tutor」英文詞彙,因「Tutor」已成為二商標之主要識別部分,視覺感受繁簡差異性不大;再據以評定諸商標傳達予消費者為提供與英文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」相關服務之意;而「Tutor Well」傳達優良家教之意,亦在呼應提供英文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意涵,故二商標予相關消費者之觀念,亦屬相近。是二商標應屬構成近似程度高之商標。

(二) 在「」商標異議事件中,智慧財產法院108年度行商訴字第55號判決表示:原告以外文「Tutor」結合其他文字或圖樣申請諸多據以異議商標,已使相關消費者形成「Tutor」系列商標之印象。況原告使教師與學生可在網路上以視訊方式上課,係創立一個新的線上英語教學經營模式,故「Tutor」使用於線上英語教學服務,與傳統之「家庭教師」或「私人教師」之涵義有所不同,並非服務的直接描述,應屬暗示性商標,而「HOLLOTUTOR」商標為「HOLLO」與「TUTOR」兩個單字之組合,「HOLLO」與「HELLO」意思相近,皆為「喂」之一般問候語,故系爭商標主要部分為後段「TUTOR」,且此部分與據以異議之「Tutor」系列商標僅有大小寫之差異,故由商標圖樣整體觀之,二者構成近似,且近似程度高。

(三) 在「」商標評定事件中,智慧財產法院以108年度行商訴字第56號判決:90年間第三人以「Tutor」為商標一部分獲准註冊者,僅有3個商標,仍非廣泛,但在103年系爭商標註冊時,原告已註冊有7個「Tutor」系列商標,加上當時「TutorABC」已被認為是著名商標,自堪認定在103年間,消費者已形成「Tutor」指向原告之印象,而系爭商標圖樣設計方式會讓人特別注意到「Tutor」,故系爭商標與據以評定諸商標在外觀上予人視覺感受差異不大;兩商標均有引人印象深刻的「Tutor」,「HiTutor」商標傳達「向家教說Hi」的意思,據以評定諸商標則傳達「家庭教師教ABC」或「家教教小朋友ABC」的意思,均傳達以家教傳授知識的意思,故兩者應屬構成近似之商標,且近似程度不低。

(四) 智慧財產法院就「」商標評定事件,所作成的108年度行商訴字第63號判決,駁回了原告之訴,為目前相關案件中唯一維持智慧局處分之判決,理由說明:外文「 Tutor」屬於既有詞彙,相關消費者在唱呼系爭商標或據爭商標之時,自不會僅稱以「Tutor」,而會結合系爭商標與據爭諸商標之其他部分,否則將無從區辨其表彰之服務來源,兩造商標相較雖均有相同外文「Tutor」,然系爭商標之「e」、「雲朵」及「訊號圖」之設計,相較於單純墨色楷書之外文「Tutor」,更予人寓目印象深刻,為系爭商標主要識別部分。而據爭諸商標整體呈現不同於原有「Tutor」單一字彙之概念,故兩造商標整體外觀予人寓目印象及傳達之觀念均有所不同,應屬構成近似程度低之商標。

據上小結:智財法院判決雖均認同「Tutor」指「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意,但對於「Tutor」與線上英語教學等服務之關連性如何,卻有不同見解,或認為不具有服務說明的意義,屬創意性商標;或認為原告於當時係創立一個新的線上英語教學經營模式,故「Tutor」使用於線上英語教學服務,與傳統「家庭教師」之涵義有所不同,並非服務的直接描述,應屬暗示性商標;或以90年間第三人以「Tutor」為商標一部分獲准註冊者,僅有3個商標,仍非廣泛,但103年時原告已註冊有7個「Tutor」系列商標,因此「自堪認定在當時,消費者已形成「Tutor」指向原告之印象」;唯有在「e Tutor及圖」商標乙案中,智財法院以外文「Tutor」屬於被廣泛使用之既有詞彙,含有「Tutor」字並非僅指示原告單一來源,相關消費者在唱呼兩造商標時,也不會僅稱「Tutor」,而會結合系爭商標與據爭諸商標之其他部分,否則將無從區辨其表彰之服務來源,因此認為系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1 項第10、11、12款規定。

綜觀上揭各包含「TUTOR」的商標行政爭議案件,「 」、「 」商標經智慧財產局認定整體圖樣具有識別性,應無太大爭議,惟其註冊人麥奇數位公司是否得以對其他含有「Tutor」的商標主張構成近似,就須判斷「Tutor」在爭議兩造商標圖樣上是否為消費者辨識服務來源的主要部分,也就引起「Tutor」」在第41類補習班、教學等服務中,是否屬於具識別性標識的評斷。智慧財產局原本在各該行政爭議案件的審查中,一致認為「Tutor」有家教之意,為說明性文字,因此,在兩造商標圖樣上「Tutor」並非主要作為識別商品或服務來源之標識,但智慧財產法院多數判決認同據爭商標上的「Tutor」具有使消費者辨知單一服務來源的特性,並以兩造商標之外文同有「Tutor」,認定為構成近似的商標。前述各爭議案部分已確定,例如:註冊第01580273號「TutorWell最好的線上家教網及圖」商標經智慧局重新發給中台評字第H01070177號商標評定書後,已撤銷註冊確定;註冊第01778616號「HOLLOTUTOR」商標亦經智慧局以中台異字第G01090236號商標異議審定書,改為異議成立之審定,至本文截稿前,尚未得知有無提出訴願;註冊第01679992號「Hi Tutor Say Hi to the World!及圖」商標及註冊第01758049號「e Tutor及圖」商標兩評定事件則均在上訴程序中,似尚未經最高行政法院作出裁判,後續如何,值得觀察。

雖然「Tutor」在各據以爭議的商標圖樣中,是否係消費者作為識別商品或服務來源之主要標識,目前尚未有較一致的見解,然以商標權維護的觀點而言,唯有積極建立/維持商標識別性,才能在市場中樹立品牌的獨特形象,進而排除他人以近似的商標在同一或類似的商品或服務上申請註冊,或避免相關消費者的混淆誤認。因此,商標申請人固應以具有識別性的標識,積極取得商標權,在商標獲准註冊後,更應透過持續、適當的使用,以維持商標用以表彰單一來源的識別性。尤其,若原來或許不具識別性的標識或註冊商標圖樣中的某一部分,已因為長期、大量使用,建立起識別性,或成為足以代表整體商標的主要識別部分時,也應嘗試以後天識別性的相關規定,依法爭取認同,進而獲准商標註冊。由於網路普及,現今資訊傳遞十分快速,市場競爭態樣也瞬息萬變,原具有獨創性的註冊商標,若疏於維護標識原具有單一來源的指示功能,固可能因其他業者的任意引用,遭削減識別性,或成為不具識別性標識。但若原為不具有識別性的文字、圖形等,也有可能因宣傳、形塑得宜,成為代表單一、特定來源的標識,或也取得排除他人以後再使用近似標識的權利。總之,商標從申請、註冊乃至如何使用,都攸關權利是否能擁有周全及持續的保護,也是商標註冊人理當長期關注的重要課題。 

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