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出版品(商標)
淺談商標搶註「意圖仿襲」之實務見解 (何娜瑩 專利師/法律所律師)(2019/09)

一、前言

按我國商標法係採註冊保護主義,沒有註冊的商標,原則上不獲保護,但若採用如此硬性的立法,使商標蟑螂或投機份子搶先註冊他人商標,進而影響市場交易秩序,為衡平此一現象,我國商標法第30條第1項第12款規定,倘若商標註冊係「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者」,不得註冊,此稱為「防止搶註條款」,其要件包括:(一)相同或近似於他人先使用之商標,(二)使用於同一或類似商品或服務,(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在等要件。參酌最高行政法院107年判字第30號行政判決,上述要件適用前提事實必須要有他人先使用之商標,並以「意圖仿襲」為解釋中心,是以,本文擬以智慧財產法院判決介紹近來法院對於商標搶註「意圖仿襲」之實務見解,期能供各界參考。

二、「維新」法律事務所案(註1)

(一)案例事實

本件異議人使用據以異議商標「維新」經營法律事務所超過四十年,其認為被異議人申請註冊系爭「維新」商標,指定使用於商標法施行細則第19條第45類「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理;代理國內外專利之申請及有關事務之處理;代理國內外商標之申請及有關事務之處理」等服務上,有違反商標法第30條第1 項第12款規定之情事,因而提起異議,案經智慧局審查,除「尋人調查」部分之註冊異議不成立外,其餘部分異議均成立,經被異議人提起訴願駁回後,乃提起行政訴訟。 

附圖1:系爭商標

(註冊第011664264號)

附圖2:據爭商標

 

 


(二)法院見解

智財法院首先主張防止搶註條款需考量「特定關係、知悉、意圖仿襲」等三要素,在三者具備下,才優先保護先使用者,因此,倘若先使用人不申請商標註冊,一見他人申請商標註冊,便以此妨礙後使用人申請商標註冊,恐發生擾亂市場秩序之虞,因後使用人所投入市場之行銷及努力,未必少於先使用人,後使用人所建立商標品牌,若因商標遭到撤銷化為烏有時,勢必在競爭上處於不利地位,反而有害於市場競爭,此與商標法立法本意不符,故對於先使用人之保護不應無限上綱,倘若後使用人有正當理由足資證明沒有仿襲意圖,應認後使用人之商標註冊合法,至於先使用人仍可依商標法第36條主張善意先使用,以維先使用人權益。

據此,智財法院在本案例中認為被異議人既然以專利、商標申請為其主要業務,在商標申請前,必會對所欲申請商標進行檢索,檢索範圍包括已註冊商標,以及已使用、未註冊之商標,故被異議人在申請註冊前,應已知悉據爭「維新」商標存在,但考量被異議人特殊求學背景,加以系爭商標申請時,正逢日本政經變化,被異議人因此獲得啟發選用系爭商標,難認被異議人有仿襲之意圖,因而撤銷原處分及訴願決定;本件異議人雖然不服向最高行政法院提起上訴,經最高行政法院審理後亦肯認原審認定,駁回異議人上訴。

三、大陸「三六一」體育用品案(註2)

(一)案例事實

本件異議人為大陸知名體育用品商,主要從事運動產品生產製造,包括運動鞋、服飾及配件等,其所有據爭「361°」商標在大陸為馳名商標,其商品並在台灣銷售多年,渠被異議人以附圖1指定使用於第009類「眼鏡;雪鏡;風鏡;眼鏡框;眼鏡架;夾鼻眼鏡;太陽眼鏡…」等商品上,向智慧局申請商標註冊,並核准在案,異議人認為系爭商標的註冊有違商標法第30條第1 項第11、12款等規定,乃提起異議,惟智慧局審查後認為據爭商標係穿於足部鞋類商品,系爭商標則是關於眼鏡類商品,兩商品在功能、用途、原料及性質上不同,非屬類似商品,因此認為異議不成立,經異議人提起訴願駁回後,乃提起行政訴訟。

附圖1:系爭商標

(註冊第01828929號)

附圖2:據爭商標

 

 


(二)法院見解

關於類似商品認定,智財法院認為據爭「361°」商標在中國大陸具有相當知名度,且自系爭商標註冊申請日前持續使用迄今,故其先使用及商品近似情形可影響類似商品範圍之認定,考量近來運動風氣盛行,運動相關商品,包括服飾、鞋品、乃至眼鏡等個人配件,均易同時吸引消費者目光,因此,雖然據爭商標先使用的商品是在運動鞋,但已在運動鞋商品上具有相當知名度的商標品牌,擴大其經營商品範圍到與運動穿搭的服飾、眼鏡及其他個人配件等商品上,應屬相關消費者可合理預見,因此,系爭商標所指定使用的「眼鏡;雪鏡;風鏡;眼鏡框;眼鏡架;夾鼻眼鏡;太陽眼鏡…」等商品,與據爭「361°」商標所使用的運動鞋商品,應屬類似商品,進而否定智慧局之認定。

另關於「仿襲之意圖」,智財法院認為據爭「361°」商標僅是單純數字及度量單位組合,並無特殊文字意涵,故據爭「361°」商標原創程度高,兩商標比對下,系爭商標不論在「361°」、「BIEKE 」等設計上均與據爭商標相同,甚至字母「K」的設計也相同,難謂巧合,若非事先接觸過據爭商標,因無將「361°」、「BIEKE 」等加以組合而申請註冊系爭商標之可能性,基於兩岸人民往來密切,被異議人因地緣關係接觸據爭商標進而意圖仿襲申請註冊,已違反商標法第30條第1 項第12款防止搶註條款,因而撤銷原處分及訴願決定。

四、結論

我國商標法採用註冊主義,不要求申請人必須有商標使用事實才能申請註冊,惟實務上,商標使用人可能一時大意未註冊商標,或是因市場布局考量,沒有在國外註冊商標之際,一併在我國申請註冊,造成商標遭他人於我國搶註,故防止搶註條款賦予先使用人救濟權利,實具有利益衡平考量,對於具有仿襲意圖之搶註者,背後多有攀附商譽之意圖,故實務上常見搶註的商標圖樣與先使用商標圖樣相似度極高,甚至完全相同,是以,倘若先使用商標原創性越高,他人越不容易仿襲,於訴訟過程中也越容易說服法官搶註者「仿襲之意圖」,此外,先使用商標越著名,越能影響類似商品的範圍認定,惟商標法對先使用人之保護並非毫無限制,仍須符合防止搶註條款中「特定關係、知悉、意圖仿襲」三要素,倘若他人沒有仿襲意圖,此時先使用人之權利應予退讓,才不會影響市場競爭,因此,商標使用人如有使用商標時,建議應即時申請商標取得保護,同時將可能之使用態樣先申請註冊,以免日後發生遺憾之事。

 

附註:

註1:智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決,以及最高行政法院107年度判字第673號判決。
註2:智慧財產法院107年度行商訴字第86號行政判決。  

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