首頁 » 智財情報 » 出版品(商標)
出版品(商標)
商標權訴訟之商標反向混淆 (廖正多 法律所律師) (2019/07)
依商標法第68條規定,未經商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,為侵害商標權:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。故「致相關消費者混淆誤認之虞」乃判斷是否為侵害商標權之核心問題之一。依經濟部智慧財產局之「混淆誤認審查基準」之定義,所稱致相關消費者混淆誤認之虞是指商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一來源,或商品或服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標,但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務,或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。亦即,若市場上二商標之申請註冊人或使用人存在前述之情形,造成相關消費者如前述之混淆,則即合乎混淆誤認之虞之要件,而產生侵害商標權之情形。

最高行政法院98年度判字第455號揭示商標有使相關公眾或消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體,發生混淆誤認之虞而言,此判決亦受後來許多判決之引用。即所稱混淆誤認之虞乃消費者對商品或服務之「來源」或「產製主體」發生混淆,即誤認非屬商品或服務之來源或產製主體為商品或服務之來源或產製主體,或認誤屬商品或服務之來源或產製主體為非商品或服務之來源或產製主體。
 
而依前述商標法第68條之條文字義觀之,是否僅指相關消費者對於後使用商標之來源或產製主體誤認為先註冊取得商標權之來源或產製主體發生混淆誤認之虞?或是相關消費者對於先註冊取得商標權之來源或產製主體誤認為後使用商標之來源或產製主體發生混淆誤認之虞?即生疑義。
依商標法第63條第1項第2款之規定,商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊,亦即,商標權人在商標註冊後,必須有使用之事實,否則即構成得廢止商標註冊之事由。然而,實務上諸多事例,並非完全沒有使用該註冊商標,而是小範圍、小數量的使用其註冊商標,此種小範圍、小數量的使用註冊商標,雖已符合商標法所稱之使用,而不構成得廢止商標註冊之事由,但由於其使用範圍較小,使用數量亦較少,在消費者的觀感裡,較無法建立正確的認識,而可能產生反向混淆(Reverse Confusion)之情形。
一般而言,商標法所保護的態樣,是當市場上出現相同或近似於註冊商標,使用在相同或類似的商品或服務上,而造成消費者混淆誤認。亦即,消費者所認識的註冊商標是屬於取得註冊商標之商標權人,而在後使用相同或近似商標之商品或服務使消費者產生混淆,致難以區辨該商品或服務是否是屬於取得註冊商標之商標權人。此種情形,學理上稱為正向混淆(Forward Confusion,亦有稱順向混淆)。在這種情形下,後使用相同或近似商標之人,應負侵權行為之責任,實務上均認同而鮮有異議。
 
然而,市場上亦有可能出現一種情形,即是取得註冊商標之商標權人,實際上使用是較小範圍及較小數量之使用,而後使用相同或近似該商標之人,則是較大範圍及較大數量之使用。在消費者的觀感裡,所認識之商標權人反而是後使用相同或近似該商標之人。此即學理上所稱之「反向混淆」,也有稱為逆向混淆。即商標的實際使用使消費者誤認後使用相同或近似商標之人或與其有關之人是合法的註冊商標權人。
 
在美國的法院實務判決中,大多數認為若發生反向混淆之情形,後使用商標之人仍應負侵權行為責任,先使用商標之商標權人應受商標法之保護。然而亦有不同見解之案例,認為大量投資建立商標認識度之後使用公司應受保護。而在中國大陸,學者及實務判決亦大多肯認若發生反向混淆之情況,先申請獲得註冊商標之商標權人仍應受保護,其所保護之內涵並非只有商譽,而亦應包含商標所蘊含的經濟利益,及其可能的經濟利益,故後使用之人,仍應課予侵害商標權之責任。
 
我國關於反向混淆在訴訟中之應用,略可分為行政訴訟及刑事民事訴訟二者,在行政訴訟中,若發生反向混淆之情形,得否依商標法第30條第1項第10款,以相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者,而否准後使用商標之人之註冊,最高行政法院100年度判字第172號判決認為「系爭商標於申請註冊時縱可能較據以評定商標為消費者所知悉,然其與註冊在先之據以評定商標構成近似,指定商品復為同一或高度類似,相關消費者亦有因兩造商標高度近似、商品復屬高度類似,再加上系爭商標之知名度而誤認據以評定商標商品係來自於上訴人之疑慮,故難謂無混淆誤認之虞等情,亦即已就混淆誤認應考量之輔助因素與混淆誤認之虞之必要因素為商標近似及商品或服務類似加以綜合考量判斷」,即肯認綜使發生反向混淆之情形,先申請註冊之商標仍應受保護,而否准後申請之商標註冊。
 
至於在刑事民事訴訟之應用,則即本文開始即言明之商標法第68條,後使用商標之人是否應負刑事犯罪、民事侵權責任之問題。智慧財產法院 100 年民公訴字第6號判決認為「兩造均不爭執原告商標之知名度、廣告、行銷等遠勝被告產品,原告之商標始為消費者所廣泛認識者等節,是相關消費者應係誤認為被告標示系爭商標之商品係來自於被告或與被告關聯之來源,亦即所謂反向混淆,與消費者誤認無商標權者的商品或服務,來自於商標權人或與其關聯之來源之正向混淆不同。然商標法第29條第2項(現行商標法第68條)所謂有致相關消費者混淆誤認之虞,自法條文義觀之,並無僅限於正向混淆。是原告以消費者不會發生正向混淆,即認消費者無混淆誤認,自有失出」;另謂「在反向混淆之情形,通常在先的商標權人為規模較小的公司,而在後的商標使用者處於市場強勢地位或非常著名,採取相同或近似於商標權人已先註冊之商標,從事廣泛使用、廣告行銷,使得消費者遇到商標權人之商標時,反而誤認其商品來源是後使用者;雖然後使用者並無要攀附先商標權人之信譽(通常亦無必要),但它將使得商標權人的商標價值喪失,並且影響該商標進入新市場的能力。從而,若將商標法第29條第2項之混淆誤認限縮於正向混淆而不包括反向混淆,無異肯認經濟強勢者可藉由優勢行銷手法襲奪已註冊在先之商標,使商標權人空有註冊商標,但其權利保護全被架空,甚至被一般消費者以為是仿冒業者,如此則我國提供商標註冊者之保護即淪為空談。職是,以商標法之規範目的觀之,亦無將商標法第29條第2項之混淆誤認限縮解釋於正向混淆之必要」,即肯認於發生反向混淆之情形,後使用商標之人仍應負刑事犯罪、民事侵權責任。而反向混淆之情形,我國至今尚無其他實務案例可供參酌,若依前述案例之論述,則後使用商標之人綜使以大量使用、廣泛使用之事實而使該商標讓消費者熟知,然因已有先註冊之合法商標存在,後使用商標之人仍需負刑事犯罪及民事侵害商標權之責任。

  

TOP