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專利侵權判斷要點與專利侵害鑑定要點之比較(發明新型) (李宗勳 專利代理人) (2016/05)

一、前言

智慧財產局日前已完成專利侵害鑑定要點之修訂,並於105年2月檢送司法院辦理後續事宜,該修訂除了將原專利侵害鑑定要點之名稱修改為專利侵權判斷要點外,亦對其內容作了大幅度之變動,本文將針對專利侵害鑑定要點與專利侵權判斷要點之主要差異處加以比較論述,以期能快速引導讀者掌握兩者之不同點,進而在日後進行侵權判斷時留意。

二、專利侵害鑑定要點與專利侵權判斷要點之差異

(一)刪除「逆均等論」之適用

     下圖為:專利侵權判斷要點之有無侵權判斷流程圖



下圖為:專利侵害鑑定要點之有無侵權判斷流程圖 

從上述專利侵權判斷要點及專利侵害鑑定要點之侵權判斷流程圖的比較,很明顯地於專利侵權判斷要點之判斷流程圖中,已將符合文義讀取後適用逆均等論之抗辯刪除,因此,今後若一旦判斷符合文義讀取,則將構成文義侵權。而刪除「逆均等論」之理由(註一)如下:

1.逆均等論於美國僅為學理上的應用,實務上尚無以逆均等論抗辨成功而作成不侵權判決之案例。
2.依現行操作方式即可解決相關侵權訴訟問題,若列入逆均等論,實務上難以判斷及操作,例如何謂「原理不同」,易引發更多問題,對於法院可能造成困擾。
3.若列入逆均等論,可能導致被控侵權人誤用(例如以逆均等論對抗均等論)或濫用。

另外,在專利侵權判斷要點之流程圖中的「符合文義讀取」部分,雖已刪除「基於全要件原則」之記載,但根據專利侵權判斷要點之「3.2.1 文義讀取之判斷原則」之記載(註二),進行文義讀取時應符合全要件原則,故並非是不需遵守全要件原則。
又,依照專利侵害鑑定要點之鑑定流程圖,係在判斷適用均等論後,再判斷是否適用禁反言或適用先前技術阻卻,而於專利侵權判斷要點第四章則指判斷是否適用全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等均等論限制事項時,應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量,無須先判斷對應技術特徵已為均等後,再判斷是否適用限制事項。

(二)擴大「內部證據」之範圍

於「專利侵害鑑定要點」,「內部證據」僅包含請求項之文字、發明(或新型)說明、圖式及申請歷史檔案(註三)。
而於專利侵權判斷要點,「內部證據」除了包含專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案外,亦包含係爭專利之相關案件(如分割案之母案、主張優先權之基礎案、國外對應申請案等)及其申請歷史檔案(註四)。
惟依現行專利審查基準之規定,主張優先權時,相同發明之判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為基礎,而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準(註五),因此,優先權基礎案之說明書內容不一定會與係爭專利案相同,故而是否會因係爭專利案與優先權基礎案之說明書內容不同而造成解釋請求項時產生不一致之情況,值得後續觀察。

(三)前言部分之用語是否對請求項範圍產生限定作用

對於請求項之前言部分之用語是否對請求項之範圍產生限定作用,專利侵害鑑定要點規定『以「物」(如組成物)、「方法」(如製備方法或處理方法)或「用途(使用或應用)」為申請標的之用途發明,其本質在於物質特性的應用,故申請專利範圍前言中有關用途之敘述亦屬發明之技術特徵,其專利權範圍應受該用途之限制』(註六)。
而專利侵權判斷要點於第14頁「2.6.2 前言(Preamble)」則記載『若請求項之主體中已記載申請專利之發明的完整結構(物之請求項)或步驟(方法請求項),而前言中之用語僅係描述發明之目的或所欲達到之用途,並非界定申請專利之發明的技術特徵,由於可專利性僅與結構或步驟有關,而與目的或用途無關,因此該前言中之用語對於請求項界定之範圍不具限定作用。例如請求項為「一種用於筆記型電腦之散熱系統,包含一溫度量測單元……;一溫度控制單元……;一風扇……;一風扇轉速控制單元……;以及一發光單元……」,若本體中所述之元件已構成申請專利之發明的完整結構,而前言中「用於筆記型電腦」之用語僅係描述該結構完整之發明的目的或所欲達到之用途,不會影響或改變該散熱系統之結構,則該用語對於請求項界定之範圍不具限定作用。反之,若請求項之前言中的用語會影響或改變申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟者,則該用語對於請求項界定之範圍具有限定作用,…』,可知該用語是否會對請求項之範圍產生限定作用,則端視其是否會影響或改變申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟來作判斷,與前述專利侵害鑑定要點一律受該限制之規定不同。
惟,於專利侵權判斷要點「2.7.1.2 用途界定物之請求項的解釋」之章節中,具有『若「用途界定物之請求項」係依102年以前之專利審查基準核准審定者,於解釋該請求項時,其請求項界定之範圍應受該用途之限定』此一但書規定。

(四)製法界定物之請求項的解釋

專利侵害鑑定要點規定有「以製造方法界定物之申請專利範圍,原則上其專利權範圍應限於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物」(註七)。
而專利侵權判斷要點則規定原則上該物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物,不包括依請求項所載製法以外之其他製法所製得之物,但若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定,而有以製法界定該物之發明的必要時,亦即該請求項中記載該製法之目的僅係為了界定該物之發明,則於解釋該物之請求項時,其請求項界定之範圍不限於依請求項所載製法所製得之物,而應涵蓋所有與請求項所載製法所賦予特性之物具有相同結構或特性之物,即使依不同製法製得而具有相同結構或特性之物,仍屬於該請求項界定之範圍(註八)。

(五)包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項的解釋

對於包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項的解釋,專利侵害鑑定要點規定「解釋申請專利範圍時,該技術特徵僅能包含發明(或新型)說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作,及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法,以認定其專利權範圍。」(註九)。
對此,專利侵權判斷要點則進一步規定有『確定說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作時,應限於足以實際執行請求項所述功能之最少元件、成分或步驟的結構、材料或動作。例如說明書中記載有關請求項所述「固定」功能之結構為元件 A+B+C+D+E,若經判斷元件A+B+C即足以實際執行請求項所述固定功能,而元件D及E僅為組裝構件,不影響元件A+B+C執行請求項所述固定功能時,則應認定對應於請求項所述固定功能之結構為A+B+C。』(註十)。
且專利侵權判斷要點更對手段(或步驟)功能用語技術特徵作出定義,亦即請求項之技術特徵的記載符合下列三項條件者,即認定為手段功能用語技術特徵或步驟功能用語技術特徵(註十一):
(1)使用「手段(或裝置)用以(means for)……」或「步驟用以(step for)……」之用語記載技術特徵。
(2)「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。
(3)「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

(六)包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項之解釋

對於包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項之解釋,專利侵害鑑定要點「四、解釋申請專利範圍之原則」第10點之主題雖然為「以功能界定物或方法之申請專利範圍」,但其內容應屬「包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項的解釋」之說明,並非用以說明「以功能界定物或方法之申請專利範圍之解釋」者。
而於「專利侵權判斷要點」第23頁「2.7.4.2 包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項之解釋」之章節中,則對於請求項中所包含之以功能界定物或功能界定方法之技術特徵,規定解釋時應包含專利申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知之所有能夠執行該功能的實施方式。其所舉之例示如下:
〔請求項〕
一種鍋具,包含一體成型之鍋底及環繞於該鍋底周緣向上彎折之鍋邊,該鍋底面上佈設多數個凹槽,於該多數個凹槽中設置不沾黏塗層。
〔爭點〕
請求項中所述「不沾黏塗層」應如何解釋?
〔說明〕
經判斷請求項中所述「不沾黏塗層」非屬手段功能用語技術特徵,其為功能界定物之技術特徵,依專利申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知能夠執行該「不沾黏」功能的實施方式,包含聚四氟乙烯(polytetrafluoroethene)、聚全氟烷氧基(polyfluoroalkoxy)、聚醚醚酮(polyetheretherketone)等耐高溫之疏水性物質。因此,該「不沾黏塗層」應解釋為包含聚四氟乙烯、聚全氟烷氧基、聚醚醚酮等耐高溫之疏水性物質的塗層。

(七)包含功能性子句之請求項的解釋

對於包含功能性子句之請求項的解釋,專利侵害鑑定要點規定「由於「功能性子句」之用語與專利權人的意識限定或排除事項有關,原則上應列入比對內容。」(註十二)。
相對於上述專利侵害鑑定要點之規定,專利侵權判斷要點則是規定若該功能性子句對於申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟有影響或改變時,才要將該功能性子句列入比對內容,反之,若功能性子句僅是表示所欲達到之功能或結果時,則對於請求項界定之範圍不具限定作用(註十三)。

(八)方法請求項之解釋

專利侵權判斷要點如下述,新增了對於方法請求項之解釋(註十四)。
第一是針對方法請求項中若記載有複數個步驟時,各個步驟之間是否有順序關係應依請求項記載之內容,並參照說明書或圖式予以解釋。
第二是針對專利法第58條第3項第2款所規定之「該方法直接製成之物」加以定義,即所謂「該方法直接製成之物」,係指實施專利方法所獲得的最初產物,亦即完成製法請求項記載之全部步驟後所獲得的產物,此外,若對該最初產物進一步進行加工或處理所得到之後續產物沒有產生實質變化時,則該後續產物仍屬於該製法直接製成之物。其所舉之例示如下:專利之製法為一種人工皮革之製法,若將該製法製成之人工皮革以習知的防水漆進行防水處理,由於該後續產物未產生實質變化,因此仍屬該製法直接製成之物。
第三則是針對專利法第99條第1項所記載之「為國內外未見」加以定義,所謂「為國內外未見」,係指該物於國內外未見於刊物、未公開實施或未為公眾所知悉。

(九)包含非結構特徵之新型專利請求項之解釋

由於我國102年版新型專利審查基準(註十五)放寬新型專利規定,亦即物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵,該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定,因此,專利侵權判斷要點新增規定若新型專利請求項包含非結構特徵之情形時,應如何解釋該非結構特徵,其規定如下(註十六):

1.新型專利請求項之前言及主體中的用途特徵對於請求項界定之範圍是否具有限定作用,應考量該用途特徵對於申請專利之新型是否產生影響或改變,即該用途是否隱含申請專利之新型具有適用於該用途的某種特定結構。若有產生影響或改變,則該用途特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。
2.新型專利請求項之材料特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。
3.由於新型專利並非無法或不易以該物品之製法以外的技術特徵予以界定者,因此,若新型專利請求項中記載製法特徵,則請求項界定之範圍應解釋為限於由該製法所製得之物品,不包括利用其他製法所製得之物品,亦即新型專利請求項之製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。

其所舉之例示如下:
〔系爭專利之請求項〕
一種竹筷,其形狀呈細長圓柱狀,該竹筷之一端為圓錐形且其周緣呈螺紋狀,該竹筷經加工成形後,於殺菌劑中浸泡10至25分鐘,再經紫外線照射,然後直接置入烤箱中烘乾。
〔被控侵權對象〕
與系爭專利之請求項的竹筷之形狀及構造相同,惟被控侵權對象之竹筷於加工成形後,係於酒精中浸泡8至15分鐘,然後直接予以烤乾。
〔爭點〕
被控侵權對象是否落入請求項界定之範圍?
〔說明〕
系爭專利之請求項申請的竹筷於專利申請時並非無法或不易以該物品之製法以外的技術特徵予以界定,因此系爭專利之請求項中所載「經加工成形後,於殺菌劑中浸泡10至25分鐘,再經紫外線照射,然後置入烤箱中烘乾」的製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。由於被控侵權對象未包含系爭專利之請求項的所有製法特徵,因此不落入請求項界定之範圍。

(十)申請歷史禁反言之成立要件不同

專利侵害鑑定要點規定若補充、修正或更正與可專利性有關,則適用「禁反言」(註十七),而專利侵權判斷要點則修改為若因修正、更正或申復而導致限縮專利權範圍時,則會引發申請歷史禁反言(註十八)。
另外,於專利侵權判斷要點「1.4 判斷申請歷史禁反言之注意事項」第(2)點,規定判斷是否適用申請歷史禁反言時,除非特殊情況,原則上不宜參酌國外對應申請案之申請歷史檔案。

三、結語

修訂後之專利侵權判斷要點相對於專利侵害鑑定要點,由於其規定更為清楚詳細,且引用了許多具體例子說明,故應可更加理解其規範之意涵,而不致產生誤解。另外,於專利侵權判斷要點中,雖然沒有特別說明關於數值限定發明之均等侵權判斷,但應能以專利侵權判斷要點「4.2.3 均等技術特徵之判斷方式」之章節規範的「三部測試」及「無實質差異測試」來作判斷。

附註:

一、智慧財產局智慧財產權月刊VOL.207第11~12頁。
二、文義讀取之判斷,應將解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係等分別進行比對。
三、專利侵害鑑定要點第30頁「三、解釋申請專利範圍之證據」。
四、專利侵權判斷要點第9頁「2.5.1 內部證據」。
五、專利審查基準第二篇第五章『1.4.1「相同發明」之判斷』。
六、專利侵害鑑定要點「四、解釋申請專利範圍之原則」第12點。
七、專利侵害鑑定要點「四、解釋申請專利範圍之原則」第11點。
八、專利侵權判斷要點第19頁「2.7.2.2 製法界定物之請求項的解釋」。
九、專利侵害鑑定要點「四、解釋申請專利範圍之原則」第10點。
十、專利侵權判斷要點「2.7.3.2 包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項的解釋」。
十一、專利侵權判斷要點「2.7.3.1 手段(或步驟)功能用語技術特徵之意義」。
十二、專利侵害鑑定要點「四、解釋申請專利範圍之原則」第13點。
十三、專利侵權判斷要點「2.7.5.2 包含功能性子句之請求項的解釋」。
十四、專利侵權判斷要點「2.7.6 方法請求項」。
十五、新型專利審查基準第四篇第一章「3.1 物品之形狀、構造或組合者」。
十六、專利侵權判斷要點「2.7.8.2 包含非結構特徵之新型專利請求項的解釋」。
十七、專利侵害鑑定要點「六、禁反言(Prosecution History Estoppel)」。
十八、專利侵權判斷要點「1.2.1 引發申請歷史禁反言之要件」。

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