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出版品(專利)
以中國大陸專利侵害鑑定實務論說明書內容應注意事項(下) (杜燕文 通過中國大陸專利代理師資格考試) (2016/03)

三、中國大陸侵權判定的相關準則

上述2013年公布的審判案例一中,最高人民法院係針對系爭專利與被訴侵權產品於進行侵權比對時,從系爭專利的說明書中所述的發明目的探究起,因此屬侵權判定原則的應用,然在2014年公布的審判案例二中,最高人民法院則是在進行專利保護範圍的確定程序時,即針對說明書中所述之內容進行全面性的理解,以期藉由說明書及圖式來解釋權利要求的內容;由此演進可發現中國大陸的侵權判定原則,已走向先行嚴格檢視系爭專利說明書的趨勢,此趨勢也由近幾年不同單位提出的侵權判定相關準則可得到驗證,如北京高級人民法院於2013年發布的”專利侵權判定指南”(註一)(以下稱判定指南)及中國大陸專利局於2013年公布的”專利侵權判斷標準和假冒專利行為認定標準指引-徵求意見(以下稱徵求意見)(註二)。

其中,判定指南為北京高級人民法院繼2001年公布”專利侵權判定若干問題的意見-試行(以下稱試行意見)”後,於2013年正式發布的判定指南,北京高級人民法院於2001年公布的試行意見為中國大陸官方首次對於專利侵權判定作出的準則,當時雖為試行版本,然對於中國大陸的侵權判原則有了啟示的作用;惟,當時試行意見中針對保護範圍的解釋原則及方法,僅認為說明書的內容為輔助解釋的作用,然至2013年公布的判定指南,於第11點中明述,對於權利要求的解釋,包括澄清、彌補和特定情況下的修正等三種形式。

所謂的”澄清”,係當權利要求中的技術特徵所表達的技術內容不清楚時,澄清該技術內容的含意;所謂的”彌補”,係當權利要求中的技術特徵在理解上存在缺陷時,彌補該技術特徵的不足;所謂的”特定情況下的修正”,係當權利要求中的技術特徵之間存在矛盾等特定情況時,修正該技術特徵的含意。

且於判定指南第7點中另述及,判定應採折衷原則,解釋權利要求時,應當以權利要求記載的技術內容為準,根據說明書及附圖、現有技術、專利對現有技術所做的貢獻等因素合理確定專利權保護範圍;因此由上述不難看出,判定指南的原則對於最高人民法院於審理審判案例二時,有著相當大的影響。

再者,於中國大陸專利局所公布之徵求意見,雖為行政體系所制訂的侵權判斷認定標準指引,且目前尚無司法體系正式公布採用此份指引,然於徵求意見中仍完善地針對發明實用新型專利侵權判定、外觀設計專利侵權判定及假冒專利行為認定作了規範,其中,第一篇發明實用新型專利侵權判定中的第2節,針對權利要求的解釋有著相當詳盡的規範,該章節包含了權利要求解釋的原則、權利要求解釋的主體、權利要求解釋的基礎、權利要求解釋的規則及權利要求解釋的典型情形。

上述之權利要求解釋的原則為折衷原則、整體原則及公平原則,此與判定指南第7點及第8點所述的原則相同,但於權利要求解釋的規則中,不僅有著與判定指南第11點相對應的觀念,且有更深入的說明,其包含了:

1.先內後外:解釋權利要求時,先依據內部證據進行解釋,若仍不能明確了解權利要求的含意時,再結合外部證據及本領域技術人員的通常理解進行解釋,其中內部證據指的除了包括說明書及附圖外,尚包括權利要求書中的相關權利要求及專利審查檔案,而外部證據通常為本領域技術人員對該技術術語的通常理解,或借助技術工具書、百科全書、字典。
2.修正權利要求限定的範圍:一般對於說明書的認知,是對權利要求進行解釋,惟於徵求意見的內容中,提出幾個應修正權利要求範圍的規則-a.具有專利要克服的技術缺陷的技術方案;b.不能實現發明目的的技術方案;c.現有技術;d.說明書明確排除但包括在權利要求文義範圍內的技術方案;e.在授權或確權程序中放棄的技術方案。在這些規則下,使得說明書的內容對於權利要求的解釋有著更深層的意義。
3.解釋權利要求的注意事項:這些事項包含了-a.不能將權利要求的內容僅解釋為說明書或附圖公開的具體實施例;b.不能省略權利要求記載的特徵;c.不能用說明書摘要來解釋權利要求;d.不能將權利要求中涉及附圖標記的特徵解釋為附圖標記反映的具體結構。

故由上述判定指南及徵求意見中所載的內容,不僅驗證了審判案例二於進行權利要求中特定技術語詞的理解時,所依據的準則,甚至兩件審判案例以系爭專利發明目的探究起的思考模式,更是突顯了一份專利說明書若擬保護特定的技術方案,該技術方案可被保護的最基礎的緣由已被重視;因此,不僅解釋時,須參酌現有技術、現有技術存在之問題、對現有技術所做的貢獻,且逾越了此框架的技術方案,縱使列於權利要求中,該權利要求也會被要求重新修正。

因此,由上述思維可推導出,於中國大陸所擬保護的權利,並不單單為權利要求中所記載的權利範圍,而是在符合說明書清楚揭露原則且符合各專利要件條件下所取得的權利範圍,而倘若取得之專利權有違上述規定時,於判定指南中第14點中述及”若權利要求與專利說明書出現不一致或者相互矛盾的,該專利不符合專利法第26條第4款的規定,告知當事人通過專利無效宣告程序解決。”。

另值得再進一步探討的是,若於提出專利申請時,不慎將與發明目的無關的技術特徵誤記載於權利要求中,專利權人於侵權主張過程中,是否可主張此技術特徵可以略去?依判定指南第8點的整體判斷原則,此答案為”否”,甚至於徵求意見中,進行專利侵權判定時,所採取的全面覆蓋原則,不僅述及應全面考慮權利要求中的每一個技術特徵,且明述此種與發明目的關係不大的”多餘特徵”若略去,明顯與全面覆蓋原則相矛盾,且削弱了權利要求的公示效力,增加了專利權保護範圍的不確定性,是會對公眾的權利造成損害。

因此,依近幾年由不同單位提出的侵權判定相關規定驗證了,在侵權判定過程中,說明書不僅可作為權利要求的解釋,更有修正權利要求的實質意義。

四、專利法及相關規定

從上述審判實務及侵權判定相關準則,已可見及現今中國大陸於權利執行時,希對專利權人及公眾的權益,能取得更公平的平衡點,而此思維並非政策的緣故,而是落實專利法的基本精神。

專利之申請日不僅作為審查過程中專利要件的判斷時點且為權利終止的計算始點,於申請當時所提出之說明書及權利要求書,其實質內容更為一不可變動的基礎,因此,於專利法第26條中對於說明書及權利要求書的記載有明確的規範,於專利法第33條中雖明述可以對申請文件進行修改,但也明定,修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。

於專利法第26條第3款及專利法實施細則第17條分別針對說明書的實質性內容及撰寫方式作了規定,其中專利法第26條第3款中前段述及”說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”,而於實施細則第17條則規定了說明書應記載與請求書一致的名稱外,須包括:技術領域、背景技術、發明內容、附圖說明及具體實施方式。

其中,針對”清楚”的定義,於專利審查指南(註三)中明確述及應符合主題明確及表述準確兩項要求,其中主題明確的規定有以下的記載內容:

“說明書應當從現有技術出發,明確地反映出發明或者實用新型想要做什麼和如何去做,使所屬技術領域的技術人員能夠確切地理解該發明或者實用新型要求保護的主題。換句話說,說明書應當寫明發明或者實用新型所要解決的技術問題以及解決其技術問題採用的技術方案,並對照現有技術寫明發明或者實用新型的有益效果。上述技術問題、技術方案和有益效果應當相互適應,不得出現相互矛盾或不相關聯的情形。”

上述相關規定中明確表達了,說明書中所記載的所要解決的技術問題、解決技術問題採用的技術方案及對照現有技術所獲得的有益效果,三者間的對應關係為說明書是否符合”清楚”條件所必須考慮的,而三者間所圈圍的區域再配合權利要求中所記載的技術方案,方為取得專利權後可保護的範圍,倘若於申請時提出之說明書,所揭露的三者關係出現相互矛盾或不相關聯的情形,那麼在各階段即會遇到以下的問題:

1.於審查階段:專利法第26條第3款為發明專利實質審查及實用新型初步審查可駁回之條款,若於申請時提出之說明書有違反清楚揭露的原則,於審查階段恐會遭駁回;而倘若於提出申請後,再針對不符合規定的內容進行修改,於審查指南中已明述(註四),若針對說明書中背景技術、所解決的問題、技術方案、有益效果等進行修改時,只有符合審查指南所記載的情形,方不會違反專利法第33條之規定,然目前審查指南中記載的情形是相當嚴謹的,若存在相互矛盾或不相關聯之情形,恐符合修改規定的機率會偏低。
2.於遭提出無效宣告請求階段:依專利法實施細則第65條第2款之規定,若被授予專利權的發明創造違反專利法第26條第3款之規定,可提出無效宣告請求,故縱使已使得專利權,仍會因說明書有違反清楚揭露的原則而遭提出無效宣告請求,而因授予專利權的文本有可能是申請時提出的申請文本,也可能是審查階段經修改程序之修改文本,也可能為確權後曾經遭提無效宣告請求的修改文本,而不論是那種文本,只要文本中存在違反清楚揭露的原則,就存在被以此法條提起無效宣告請求的風險。
3.於侵權主張階段:於進行侵權判定的過程中,於解釋權利要求時,若說明書存在未清楚揭露之問題,則會使權利要求的解讀產生歧異,甚至會衍生權利範圍遭到修正之情形,進而使系爭專利與被訴侵權產品進行比對時,會落到非原始預期的結果,而影響了權利的主張。

故由上述當可了解,說明書從現有技術的論述開始,現有技術存在的問題、解決問題利用的技術方案至對照現有技術存在的有益效果,均須在同一主軸下進行論述。 

五、說明書內容應注意事項

從最高人民法院的審判案例、侵權判定的相關準則至專利法的相關規定,突顯了原始提申之說明書內容扮演著相當重要的角色,而以往於侵權判定過程中,係於進行權利要求的解釋時,方從說明書或附圖所揭露的內容中,對權利要求的語詞作進一步的界定,然現今須同時考量說明書內容是否已清楚揭露的問題。

因此,當擬提出專利申請,而於進行說明書及權利要求書的撰寫時,針對本文所論述的問題,有以下幾點注意事項:

1.說明書須依循明確的主軸進行撰寫:擬進行說明書撰寫前,須先確認最接近之現有技術為何,並分析現有技術擬解決的問題,而針對該問題檢視目前擬申請的技術方案是否可確實解決現有技術的問題,而獲得有益的效果;倘若確認後整個主軸無誤,則在主軸下進行說明書的撰寫,且以此說明書的內容撰寫相對應的權利要求書。
2.妥善處理從屬權利於說明書的對應說明:對於從屬權利技術內容也須於說明書中針對該技術內容可解決的問題、可獲得的有益效果作進一步的說明,此乃因必須預防在審查階段或遭提出無效宣告請求階段,因有更接近的現有技術而導致獨立權利要求無法取得權利或無法續權時,若須將從屬權利併入原獨立權利要求時,倘若原說明書中未述及該技術可解決的問題及可獲得的有益效果時,即衍生說明書未清楚揭露之問題;因此,針對較重要的從屬權利要求技術內容,其可解決的問題及其可獲得的有益效果仍應於說明書中有明確的對應記載。
3.避免多餘技術特徵的存在:於建構權利要求書之權利要求時,須依循著說明書之整體內容,建構相對應之權利要求,避免於權利要求中記載了多餘技術特徵,因一旦存在多餘技術特徵,即存在違反專利法第26條第4款”權利要求書應以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍”之規定,於審查階段及遭提出無效宣告請求階段時被挑戰,且因權利要求中加入了多餘技術特徵,導致權利範圍縮小,對於侵權主張有嚴重的影響。

六、結語:

本文從審判案例、侵權判定的相關準則至專利法相關規定,依序推導說明的目的,在於希讀者能對於說明書整體內容的建構能有更深層的了解,以期能以更完善的說明書及權利要求書內容提出申請,進而取得更有實質效益且能避免被挑戰的權利。

附註:

1.北京高級人民法院於2013年10月9日公布之”專利侵權判定指南”,共計133條,包含了:發明實用新型專利權保護範圍的確定、發明實用新型專利權的侵權判定、外觀設計專利權保護範圍的確定、外觀設計專利權的侵權判定、其他專利侵權行為的認定及專利侵權抗辯等六種規定。
2.中國大陸專利局於2013年公布了徵求意見稿,廣泛聽取各界意見,包含了發明實用新型專利權判定、外觀設計專利侵權判定及假冒專利行為認定等三篇內容。
3.請參看現行中國大陸專利法審查指南第二部分第二章說明書和權利要求書中之2.1之規定。
4.請參看中國大陸現行專利法審查指南第二部分第八章實質審查程序中之5.2.2.2規定。

法律資料:

1.我國現行專利法。
2.中國大陸現行專利法。
3.中國大陸現行專利法實施細則。
4.中國大陸現行專利法審查指南。
5.北京高級人民法院2001年關於執行”專利侵權判定若干問題的意見(試行)”的通知。
6.北京高級人民法院2013年公布之”專利侵權判定指南”。
7.中國大陸專利局於2013年公布之”專利侵權判斷標準和假冒專利行為認定標準指引(徵求意見)” 。

參考文獻:

1.中國大陸中國法制出版社於2014年7月出版之最高人民法院知識產權審判案例指導第六輯。
2.中國大陸中國法制出版社於2015年5月出版之最高人民法院知識產權審判案例指導第七輯。

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