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出版品(專利)
以中國大陸專利侵害鑑定實務論說明書內容應注意事項(上) (杜燕文 通過中國大陸專利代理師資格考試) (2016/01)

一、前言:

在世界各國,專利制度之建立是經濟發展很大的動力,因此專利法規也可視為經濟法規。於整套專利制度中,從專利的本質、專利的申請、專利權的取得、專利權的撤銷乃至專利權的主張,均有詳盡的規範,其最終的意義,在於藉由獨占權利的經濟誘因,鼓勵人們積極創新,進而使經濟社會能蓬勃發展。

整套專利制度的各環節是環環相扣的,倘若,不符合專利的本質,縱使提出專利申請,也不見得能順利取得權利,縱使取得權利,也可能遭到撤銷;再者,若擬主張專利權,則取決於取得什麼樣的權利;因此細究源頭,在於以什麼樣的說明書內容,記載擬取得保護的技術方案,而此份說明書於申請或公眾審查階段將被檢視,於取得權利後,更為侵害鑑定判斷的基準。

在我國專利法第58條第4項中即明定”發明專利權範圍,以申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式。”,另於中國大陸專利法第59條第1款中也有相關規定”發明專利權的保護範圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。”;然而,雖於兩地所規範的文義內容頗為相近,但因中國大陸從專利制度建構以來,對於說明書的記載方式須符合”清楚”的規定從未改變,此規範不僅在專利申請階段及公眾審查階段有一定的影響,近年來,中國大陸各單位制訂的侵權判定(註一)相關準則,也逐漸將說明書記載方式的基本精神導入,甚至,於最高人民法院的審判案例中,也逐漸受此觀念的影響,有了不同的侵權判定思維。

筆者於本文中,將反向從最高人民法院兩個審判案例說起,再述及侵權判定的相關準則,進而導引至專利法及審查指南中,解說說明書記載要求的規定,希藉由本文的介紹,除了能從說明書的角度了解現行中國大陸侵權判定實務的狀況,且能提供撰寫說明書時應注意的事項。

二、最高人民法院審判案例介紹

中國大陸最高人民法院從2008年開始,每年均會針對自身審理的知識產權(註二)典型案件進行分析及歸納整理,製作”最高人民法院知識產權案件年度報告”,並於每年的4月26日世界知識產權日公布相關內容,年度報告中之知識產權案件包含了專利、商標、著作權、不正當競爭、壟斷及植物新品種等不同領域的知識產權審判案例,其中專利又區分為民事及行政的兩種審判案例。

其中,於2013年年度報告(註三)中的2013民申字第1146號最高人民法院民事裁定書(註四) (以下稱審判案例一)及2014年年度報告(註五)中的2013民提字第113號最高人民法院民事判決書(註六)(以下稱審判案例二),為與本文有關的審判案例,故以下依序說明兩件審判案例之狀況:

1.審判案例一

系爭專利:01274761.0”快進慢出型彈性阻尼體緩衝器”
再審申請人:北京市捷瑞特彈性阻尼體技術研究中心(專利權人)
再審被申請人:北京金自天和緩衝技術有限公司、王菡夏(被訴侵權人)
緣由:再審申請人認為被再審被申請人侵害系爭專利權,故提起侵權訴訟請求,經一審法院判決再審申請人敗訴,再審申請人向北京高級人民法院提起上訴,經北京高級人民法院審判後,以2010高民終字第1867號民事判決仍判定再審申請人敗訴,再審申請人復向最高人民法院提起再審(註七),再審申請人提起再審之理由,為:1.有新證據能證明再審被申請人仍在製造銷售被訴侵權產品;2.工業和信息化部軟件與集成電路促進中心知識產權司法鑑定所受委託所為之鑑定意見,認定被訴侵權產品落入系爭專利權的保護範圍;3.一審及二審法院均沒有履行調查收集證據的職責;4.二審判決對於再審申請人提交的兩張收條沒有進行審查認定。

最高人民法院經審查後認定爭議焦點為:1.被訴侵權產品是否為再審被申請人所製造;2.被訴侵權產品是否落入系爭專利權的保護範圍;3.一審、二審法院是否履行了調查收集和審查認定證據的職責。而經法院審查後,認為難以證明被訴侵權產品為再審被申請人所製造,而被訴侵權產品未落入系爭專利權的保護範圍,且一審及二審法院均已履行調查收集證據的職責,故認為再審申請人的再審申請不符合民事訴訟法之規定,而裁定駁回再審申請人的再審申請(註八)。

其中,最高人民法院於進行被訴侵權產品是否落入系爭專利權保護範圍的判斷時,係先依據系爭專利說明書中所記載內容,先行確認系爭專利之目的在於”提供一種當緩衝器受到衝擊載荷後,可迅速緩衝能吸收大部分撞擊能量,有效的保護了設備,然後緩慢穩定地回復,免予彈跳而保護了設備,有效降低了噪音。”為實現此目的,系爭專利所應用之技術方案,係於單向限流裝置處採取了壓縮行程時打開,而回復行程時關閉的安裝方式,以達到承撞頭快進慢出的效果;然被訴侵權產品在單向限流裝置的安裝方式與系爭專利不同,且係採取壓縮行程時關閉,回復行程時打開的動作,實現的是承撞頭慢進快出的效果,故認定被訴侵權產品未落入系爭專利的保護範圍。

於此審判案例中,法院於進行是否落入侵權之判定時,係從系爭專利之”發明目的”探究起,進而針對系爭專利與被訴侵權產品之”手段”、”功能”及”效果” 進行比較,至於系爭專利於權利要求1特徵部分所界定之”承撞頭(2)的內腔(22)中裝入彈性阻尼體(4),將活塞(3)與活塞桿(31)相連接,裝入承撞頭(2)的內腔(22)之中,將缸蓋(21)與承撞頭(2)連接成一整體,沿活塞(3)圓周部位設置有單向限流裝置(32),壓縮行程時單向限流裝置(32)打開,回復行程時單向限流裝置(32)關閉,活塞(3)外徑與內腔(22)之間留有間隙。”等技術特徵,於此審判案例之裁定書中則未載明;故由此審判案例可先得知,於中國大陸的侵權判定實務上,專利之發明目的和技術效果對於判定是否侵權,有著指標性的引導作用。

2.審判案例二

系爭專利:200820155495.5”一種空轉鎖的裝置”
專利權人:孫建華、沈其衡
再審申請人:上海摩的露可鎖具製造廠(被訴侵權人)
再審被申請人:上海固堅鎖業有限公司(獨占使用權人)
緣由:再審被申請人認為再審申請人侵害系爭專利權,故向上海第一中級人民法院提起侵權訴訟請求,經上海第一中級人民法院判決,再審申請人未經許可實施系爭專利技術,生產、銷售大量侵權產品,再審申請人須立即停止侵權行為,並賠償再審被申請人經濟損失10萬元,支付再審被申請人合理支出3,840元;再審申請人不服一審判決,向上海市高級人民法院提起上訴,經上海市高級人民法院審判後,作出2012滬高民三(知)終字第33號民事判決,查明一審判決針對再審申請人侵權之事實屬實,雖撤銷一審判決,但另作出再審申請人須立即停止侵害再審被申請人之獨占實施權,並賠償再審被申請人經濟損失及合理費用3.5萬元。

再審申請人復向最高人民法院提出再審,經最高人民法院於2013年5月23日作出2013民申字第367號民事裁定提審此案,再審申請人提出再審之理由,為:1.被訴侵權產品中的鎖舌與系爭專利中的伸縮聯動器不同;2.說明書與附圖對侵權判斷具有重要參考意義,可以用來說明專利產品的結構及其工作原理,二審法院未參考系爭專利說明書及附圖,不符合法律規定;3.二審法院有關再審申請人不享用先用權的認定錯誤。

最高人民法院審查查明,二審法院審理查明的事實屬實,但另查明了以下事實:

依系爭專利說明書記載,系爭專利的發明內容為”本案之目的是克服現有技術的不足,提供一種結構簡單、加工容易、剛性好、故障率低的空轉鎖裝置,並可將各種類型的鎖芯改造成空轉鎖。”,另系爭專利的技術效果為:1.結構簡單、零部件少、故障率低;2.普通零件、加工容易成本低;3.不改變現有鎖具的彈子或葉片的形狀,空間部署合理,剛性強,使用壽命長;4.正常開啟時,省去鎖芯內部的徑向傳動,直接由軸向傳動轉為旋轉傳動去操作鎖舌開啟,省略徑向傳動環節,即有空轉防撬功能,又有普通鎖具故障率低的優點。另於系爭專利之說明書中具體實施方式及附圖記載了六項實施例,藉由各實施例之推導,法院對於系爭專利明確指出,說明書中未記載不通過鎖舌,而由伸縮聯動器本身直接起閉鎖作用的技術方案。

因此,最高人民法院認定本案之爭議焦點為:1.如何理解系爭專利權利要求1中技術特徵伸縮聯動器的含意;2.被訴侵權產品是否落入系爭專利的保護範圍。

此審判案例中,因再審申請人明確提出了二審法院未參考系爭專利之說明書及附圖,直指二審法院侵權判定有誤的理由;因此,最高人民法院於審理時即明述爭點須先理解權利要求1中”伸縮聯動器”的含意,原因在於被訴侵權產品是否具有系爭專利權利要求1中的伸縮聯動器、伸縮聯動器一端設置的伸縮桿以及供伸縮聯動器向外伸出的通道,這些爭議均涉及對伸縮聯動器含意的理解,而雙方當事人對於伸縮聯動器含意之所以存在爭議,乃因各自對伸縮聯動器在系爭專利技術方案中的工作方式、功能、效果的理解不同,因此須正確理解伸縮聯動器於系爭專利整體技術方案中的含意。

法院所採取的理解步驟,係先從”伸縮聯動器”之名詞進行分析,此名詞並非系爭專利申請日前本領域中已有的技術術語,屬申請人自行創設的技術術語,因此在確定此技術術語的含意時,應綜合考慮權利要求書、說明書、附圖中記載的與該技術術語相關的技術內容;若權利要求書、說明書中對該技術術語進行清楚、明確的定義或解釋,即可依該定義或解釋來確定其定義;但若權利要求書、說明書中未能對該技術術語進行清楚、明確的定義或解釋,應結合說明書、附圖中記載與該技術術語有關的背景技術、技術問題、發明目的、技術方案、技術效果等內容,查明與該技術術語相關的工作方式、功能、效果,以確定其在系爭專利整體技術方案中的含意。

本件審判案例中,法院是認為於權利要求書及說明書中均沒有對伸縮聯動器進行定義或解釋,因此須綜合考慮說明書、附圖中記載的與該技術術語相關的技術內容來確定其含意,故依序的理解步驟為:

1.首先是根據系爭專利的背景技術、發明內容以及技術效果;
2.其次是根據系爭專利的具體實施方式;
3.之後是參酌再審被申請人提出之有關鎖具名詞術語的國家行業標準。

故依據系爭專利說明書的背景技術、發明內容、技術方案、技術效果及國家行業標準,法院作出系爭專利中的伸縮聯動器係用於推動鎖舌或鎖栓傳動的中間部件,伸縮聯結器與鎖舌或鎖栓係各自獨立相互配合,方能實現系爭專利技術方案的發明目的及技術效果。

因此,以上述步驟理解了伸縮聯動器的含意後,法院進一步針對被訴侵權產品進行是否落入系爭專利的保護範圍中進行說明,因被訴侵權產品中的鎖舌不同於系爭專利的伸縮聯動器,該鎖舌直接起閉鎖作用,而系爭專利的伸縮聯動器則不能起閉鎖作用,且兩者的工作方式、功能、效果均不相同,因此,被訴侵權產品並未落入系爭專利的保護範圍,故將二審判決撤銷,且駁回再審被申請人之訴訟請求。

於此審判案例中,法院在未進入系爭專利與被訴侵權產品之侵權判定前,即先依說明書進行特定語詞的定義與解釋,於充分理解該特定語詞後,方進入被訴侵權產品是否落入系爭專利保護範圍之比對,而其理解該語詞的步驟與前述之審判案例一進行侵權判定的步驟相同,均是從系爭專利的背景技術、發明內容及技術效果開始進行分析,再依據具體實施方式進行判斷,故由此審判案例可再得一結論,於中國大陸的侵權判定實務上,於解釋系爭專利權的保護範圍時,背景技術、發明目的和技術效果也扮演相當重要的角色。(未完待續)

附註:

註一、我國的語詞為”侵害鑑定”,中國大陸採用的語詞為”侵權判定”,故內文均以”侵權判定”說明。
註二、我國的詞語為”智慧財產”,中國大陸採用的語詞為”知識產權”,故內文均以”知識產權”說明。
註三、請參看中國大陸中國法制出版社於2014年7月出版之最高人民法院知識產權審判案例指導第六輯。
註四、請參看審判案例指導第六輯專利民事審判案例中之第四件審判案例。
註五、請參看中國大陸中國法制出版社於2015年5月出版之最高人民法院知識產權審判案例指導第七輯。
註六、請參看審判案例指導第七輯專利民事審判案例中之第二件審判案例。
註七、再審申請人係依”中華人民共和國民事訴訟法”第二百條第一款第(一)及(五)項之規定申請再審,第(一)項的理由為:有新的證據,足以推翻原判決及裁定;第(五)項的理由為:對審理案件需要的主要證據,當事人因客觀原因不能自行收集,書面申請人民法院調查收集,人民法院未調查收集。
註八、依”中華人民共和國民事訴訟”第二百零四條第一款前段規定:人民法院應當自收到再審申請書之日起三個月內審查,符合本法規定的,裁定再審;不符合本法規定的,裁定駁回申請。


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