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出版品(專利)
美國現有挑戰專利權有效性之程序 (蔡順興 專利國內部主任) (2014/09)

一、前言:

美國在Leahy-Smith America Invents Act (以下簡稱AIA)修法前,當任何人對於核准後專利權的有效性產生疑慮時,可向美國專利商標局(United State Patent and Trademark Office,以下簡稱USPTO)提出再審(reexamination),該再審程序包含單方再審(Ex Parte Reexamination; 以下簡稱EPRx)以及多方再審(Inter Partes Reexamination; 以下簡稱IPRx)2種再審程序,藉以提供公眾挑戰專利權的有效性。其中EPRx可由任何人(包含專利權人)提出申請,審理期間約需2年,且提出EPRx之訴願人(petitioner)提出申請後無需參與後續的相關程序,也無需揭露其是否為真正利害關係人(the real party in interest; 以下簡稱RPI);當訴願人(不包含專利權人)提出IPRx申請(註一)時,其審理期間約需3年,且訴願人及專利權人均可參與後續的相關程序,並且需揭露其是否為真正利害關係人。雖在申請的費用上IPRx較EPRx來的高,但相對一般訴訟所需的費用而言仍來得低,然而,上述兩種再審程序進行審理的時間冗長。

二、AIA修法:

為了提升專利品質及提供其他的公眾審查機制,美國於2011年9月16日簽署通過的AIA法案後,除了保留現有的EPRx程序,並新增一多方複審(Inter Partes Review; 以下簡稱IPR)程序來取代現有的IPRx程序、新增一核准後複審程序(Post-Grant Review; 以下簡稱PGR)以及新增一商業方法專利過渡期複審程序(Covered Business Method Patents; 以下簡稱CBM)。因此,美國AIA修法後對於專利權有效性可提出的公眾審查程序除了包含該持續適用的EPRx以外,更增加3種複審程序(IPR、PGR及CBM),以下就各複審程序的相關規定進行說明:

(一) IPR:於2012年9月16日生效,提出申請後的立案門檻(Initial Threshold for Institution)為具有合理可能性成功挑戰至少一請求項的專利性(註二),所提出的先前技術必須與美國專利法§102、§103相關的專利前案或印刷公開刊物,而不能為與公開使用(public use)或販賣(sale)相關的先前技術,亦不能以如§101、§112等的其他法條提出申請。任何人(除專利權人)可提出多IPR申請且需揭露是否為RPI,而提出申請的時間會因所適用的專利系統而有所不同,其中若專利為先發明原則(First-to-Invent; 以下簡稱FTI)所申請的專利時,可立即提出申請,而若專利為發明人先申請原則(First-Inventor-to-File; 以下簡稱FITF)所申請的專利時,必須在專利核准(grant)/再發證(reissue)的九個月後或者任何PGR程序終止(termination)後,方能對USPTO提出IPR申請。

(二) PGR:生效日為2012年9月16日,其立案門檻為有可能至少一請求項無效(註三) (較IPR來得嚴格,避免專利於核准初期對於PGR造成濫用),而先前技術不受限於專利前案或印刷公開刊物,也包含公開使用及販賣(註四),且僅適用於以FITF提出申請的專利,需在專利核准(grant)/再發證(reissue)9個月內向USPTO提出PGR申請,其發現程序(discovery)的範圍較IPR來得廣泛,因此,申請所需的費用也較IPR來得高。

(三) CBM:生效日為2012年9月16日,其立案門檻與PGR相同,但先前技術受限於FTI原則下與美國專利法§102、§103相關的專利或印刷公開刊物,以及所請發明為用以實施、經營或管理金融產品服務的資訊處理或其他操作程序之專利,且需在專利核准/再發證9個月內向USPTO提出CBM申請,提出CBM的申請人必須揭露為RPI或者為被起訴之人,然而,該CBM申請屬於一落日條款(Sunset provision)”,僅能於2020年9月16日以前提出申請。

上述三種新的複審程序可提供訴願人對於專利權有效性進行具有訴訟性質的審查,以下就複審程序的後續流程進行說明,其中當IPR、PGR或CBM等複審程序被提出時,專利權人可在提出複審申請之日起3個月內,向USPTO的專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board; 以下簡稱PTAB)提出初步回應(Preliminary Response),說明該複審申請案(IPR、PGR或CBM)不能立案(Institution)的理由(註五)。另外,專利權人亦可不向PTAB提出初步回應,當專利權人提出初步回應後或給予初步回應的3個月期限到期時,PTAB會於3個月內決定該複審申請案是否立案。其中對於PTAB認為該複審申請是否立案的決定,訴願人或專利權人無法提起上訴,僅可請求PTAB重新舉行聽證會(Rehearing)再次審議相關案件。然而,當複審提出之訴願人在提出各複審程序前,若已對於專利權有效性提起民事訴訟時,則無法提出各複審程序之申請,因此,僅能在各複審程序提出的同時或者之後提出民事訴訟,讓該民事訴訟維持在等待各複審程序審理結果的狀態。再者,在提出複審時雙方當事人皆可提供專家證人(Expert Witness)、聲明書(declarations)或宣誓書(affidavits)來支持其論點。

當PTAB決定該複審申請案應立案時,會同時發佈相關的時程命令(Scheduling Order)(註六),而為期1年的PTAB處理程序即開始計算,其中在該PTAB處理程序的1年內,專利權人與訴願人雙方皆可向PTAB提出請求動議(Motion)(註七),其包含有對於專利範圍進行修正(Amend)(註八)的動議、反對(Opposition)該修正的動議、回復(Reply)該反對的動議或者和解(Settlement)的動議等請求。因此,專利權人可在立案後與提出回應/修正動議之前的期間(3個月)內進行發現程序(Discovery of Patent Owner)與準備相關書狀,但該發現程序受限於直接關於當事人提出之事實(註九),而訴願人可在專利權人提出回應/修正之動議後(註十)的3個月內提出回復/反對其修正等的動議,該期間亦為訴願人進行發現程序(Discovery of Petitioner)及準備相關書狀的期間。而專利權人在訴願人提出回復/反對其修正等的動議後,可針對訴願人的回復/反對其修正等的動議進行回復,但其發現程序的內容受到更嚴格的限制。另外,雙方當事人皆可在為期1年的PTAB處理程序中提出口頭聽證(Oral Hearing)的請求,藉以進行言詞辯論。

前述各複審程序的案件在立案後的1年內,可能因為雙方和解(Settlement)或者合併審理(Merger/Joinder)而終止程序,且和解時雙方不受禁反言(Estoppel)規定的限制。因此,當PTAB於屆滿1年時會對於未終止程序的複審案,做出最終書面決定(Final Written Decision)(註十一),其中若當事人(包含訴願人與專利權人)對於該最終書面決定的結果不滿意時,可向聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit; 以下簡稱CFAC)提起上訴(Appeal)。

三、近期數據:

對於AIA修法後的各複審程序自2012年9月16生效至今,可由USPTO網站上所公佈的數據,觀察各複審程序的申請量及案件的後續發展情形,其中表1及2所示分別為2012年9月至2014年7月31日間各複審程序﹝包含溯源程序,Derivation Proceedings(註十二)﹞申請案數量統計表及數據,可明顯看出於AIA修法後,IPR案的申請數量快速增加且佔整體複審程序申請案的比率相當高,其中原因之一可能為IPR複審程序的立案門檻較低,原因之二為提起PGR複審程序僅適用於以FITF提出申請的專利,即不適用於2014年以前核准的專利,因此,現階段尚未有以PGR複審程序提申的案件,除此之外,由統計表中可看出CBM的案件亦持續增加。而圖1則列出目前提出複審程序的技術領域比例圖,其中電子及電腦相關產業提出複審程序的比率最高(71.9%),其次為機械、化學、生物/製藥及設計,而提出複審程序的申請後,專利權人提出初步回應的比例係如表3所示大約82.8%,而PTAB在專利權人初步回應後之立案比例係如表4所示介於73~87%之間,由此可知複審申請案的立案比例相當高,而立案經雙方當事人於1年內進行攻防後,最終處置的數據係如表5所示,由此可看出複審程序中的案件大多以和解為最後結果。
 

 

 

 

 

 


四、結論:

綜上所述,美國AIA修法後的複審程序不僅可提供公眾另一挑戰專利權有效性的手段,其審理的時間必須在1年(最多不超過18個月)內完成,相對EPRx再審程序或者真正的訴訟而言所需的時間來得短,加上複審程序具有訴訟的性質,因此可提供競爭者間除了真正訴訟以外的攻防機制;然而,複審程序仍與實際的訴訟之間有所不同,例如在認定無效的標準(Invalidity standard)上,在複審程序中PTAB會擴大解釋專利範圍,而傾向認定專利權無效,而在訴訟中聯邦地方法院會狹義解釋專利範圍,傾向認定專利權維持有效,且PTAB在專利有效性的舉證責任標準為優勢證據(Preponderance of Evidence),即於複審中對於專利權有效性所提供的證據,假如能讓PTAB的法官認為有大於50%的機率,該主張能成立的心證時,則提起複審的勝訴機率相當大,因此,訴願人在複審程序中相對在聯邦地方法院而言,有較高的機會挑戰專利權的有效性。進一步,在專利有效性上屬於USPTO的PTAB相對於聯邦地方法院而言較能理解其技術特徵,在發現程序上複審程序中可揭示的範圍受到限制而較訴訟時來得小,但也相對使複審程序的審理時間及費用較訴訟來得快及低,因此,複審程序與訴訟在專利權的攻防上各有利弊。所以,當第三人欲對於專利權有效性提出挑戰時,除了需經全盤考量後再決定以複審程序或者訴訟方式進行攻防,也需考慮和解的時機點。

再者,根據上述的統計數據,部分代理人認為AIA修法後的複審程序相對於專利權人而言較為不利,除前述PTAB係以較廣義的方式解釋專利範圍,使先前技術容易落入專利範圍中,進而傾向認為專利不具有效性外,原因之二為在AIA的複審程序中雖明定專利權人可對於專利範圍進行1對1的修正,但是專利權人對於專利範圍進行修正的程度卻較再審程序(reexamination)或再發證(reissue)程序來得嚴格,實際上PTAB目前(註十三)尚未准予任何1對1的修正,因此,專利權人在複審程序中若欲對於專利範圍進行修正時,需多加留意與考慮。

另外,由於聯邦地方法院與PTAB對於專利範圍解釋的方式不同,因此,當專利權有效性的挑戰經由聯邦地方法院或者複審程序而上訴至CAFC時,CAFC是否能做出一致的判決,則需要時間予以留意與觀察。

附註:

註一、必須於2012年9月16日前提出申請,且適用1999年11月29日之後申請核准之專利。
註二、Reasonable likelihood that petitioner would prevail with respect to at least one claim.
註三、More likely than not that at least one claim is unpatentable.
註四、但不包含最佳實施例(best mode)。
註五、No testimony evidence allowed; No claim amendments/substitute claims allowed.
註六、Sets forth the dates in trial and can be adjusted (conference calls).
註七、PTAB不能拒絕專利權人第一次修正的動議請求。
註八、可刪除特定的申請專利範圍並提供合理數目的替換申請專利範圍,惟不可擴大申請專利範圍,但就實際狀況在2014年6月為止,PTAB尚未核准任何申請專利範圍替換的修正。
註九、直接關於當事人提出之事實(directly related to factual assertions advanced by either party),且PGR的discovery較IPR來得廣。
註十、包含declarations/affidavits。
註十一、最多可延展6個月,例如因合併審理而延長時限。
註十二、溯源程序於2013年3月16日生效。
註十三、至2014年6月為止。

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