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出版品(專利)
外文本取得設計專利申請日之認定 (張偉城 通過中國大陸專利代理師資格考試) (2014/09)

一、前言

專利申請日對於一專利申請案而言,為判斷專利要件一重要時點,對專利申請人的權益影響甚鉅。在我國目前的專利制度之下,除了以中文本提出專利申請外,考量到外國申請人無法於申請時及時提出中文本,得允許在符合規定之前提下以外文本提出申請並取得申請日。且於現行專利法及其施行細則於102年1月1日施行後,主管機關依據專利法第145條之更進一步訂定”專利以外文本申請實施辦法”,對於以外文本取得申請日的相關規定,有更加明確的規範。

但在上述辦法中,針對設計專利之規範,與發明、新型專利之規範有所差異,若未注意設計專利中特殊的規定,當以外文本提出申請時若有疏忽,將會導致「一步走錯、全盤皆輸」的不可挽救局面。於實務上,確已有設計專利因先提送外文本時,遭智慧財產局認定未依施行細則及上述辦法而提出必要的文件,導致申請程序嚴重瑕疵,並已經智慧財產法院作出判決,同意智慧財產局的主張,使該設計案最終係以補正中文本之日為申請日,本文即針對相關規定及智慧財產法院之判決作說明。

二、相關規定說明

專利法第125條為設計專利提出申請之規定,於同條第3項及第4項進一步規定,設計申請之說明書及圖式以外文本提出申請,且在指定期間內補正中文本者,以外文本提出之日為申請日。未於指定期間內補正中文本者,其申請案不予受理。但在處分前補正者,以補正之日為申請日。

另專利法施行細則第55條則規定設計專利因說明書或圖式有部分缺漏而補正,或以外文本提出且同樣存在部分缺漏而補正時,須以補正之日為申請日的情形,惟同時規定得以原提出申請之日為申請日之兩種但書狀況,一為補正之內容見於主張優先權之先申請案中,另一為撤回補正程序。

因此,若申請人依據上述專利法及施行細則之規定,以符合規定之外文本提出專利申請,或符合專利法施行細則但書之規定,仍可以外文本提出之日為申請日。再參考”專利以外文本申請實施辦法”(下稱實施辦法)第4條之規定,可得知外文本文件在提交應提交之文件,該辦法第4條如下:

  • 「發明專利以外文本申請者,應備具說明書、至少一項之請求項及必要圖式。
  • 新型專利以外文本申請者,應備具說明書、至少一項之請求項及圖式。
  • 設計專利以外文本申請者,應備具圖式,並載明其設計名稱。」

從上述辦法的文字表面來看,該條文第1項、第2項皆記載發明與新型所應準備之外文本文件與專利法施行細則第24條及第40條規定者相同,均包含有說明書、申請專利範圍及圖式。惟該條文第3項規定設計專利卻只記載外文本圖式,而未包含說明書,但於實施辦法第4條第3項中又另述及須載明設計名稱,若申請人忽略了此規定,僅單獨提交外文本圖式,且未記載設計名稱,則在往後的補正程序中會被認為程序上之瑕疵,而無法以外文本提出之日為申請日。

三、103年行專訴第7字號行政訴訟判決介紹

歷程

原告於102年5月8日檢具申請書及外文本圖式,向被告智慧財產局提出第102303243號之設計專利申請,並於隔日再檢具申請書及外文本圖式提出第102303243D01號之衍生設計專利申請,兩案並主張101年11月9日申請之歐盟第002133637號專利案優先權。被告之後因上述二專利申請文件尚未齊備,且外文本均未載明設計名稱,要求原告進行補正。嗣原告於102年6月20日補正已記載設計名稱之中文說明書,並於6月25日補正優先權證明文件。然被告之後認定上述二專利應以102年6月20日補正之日為申請日,且自優先權日101年11月9日之次日起算至102年6月20日止,已逾可主張優先權的六個月法定期限,故不得主張優先權。原告不服,針對上述二專利分別提起訴願,經分別遭訴願決定駁回,故原告乃向智慧財產法院提起行政訴訟,智慧財產法院將上述二專利併案審理,於該判決中統稱系爭專利。

爭點說明

(一) 須那些文件齊備方可取得設計專利之申請日?
原告主張依專利法第125條及實施辦法第4條第3項之規定,申請人以外文本申請設計專利時,僅需提出?圖式?並於申請文件載明設計名稱即可取得申請日,與發明及新型專利案相較,?說明書?並非設計專利以外文本申請之應備文件。且實施辦法第4條第3項相較於同條第1、2項有關發明及新型專利以外文本申請之規定,並未將?說明書?明文併列為設計專利之應備文件,只規定應備具圖式,足證被告係刻意排除?說明書?為應備文件。再者,實施辦法第4條第3項並未指定?設計名稱?應記載於何等文件中,原告提出系爭專利申請時,除提交外文本圖式之外,已同時將中、英文設計名稱記載於申請書上,並依限補正中文說明書及中文圖式,依專利法第125條規定應以外文本提出之日為申請日。

但被告主張,專利法第125條第1項、第2項規定,申請書、說明書及圖式為申請設計專利必須具備之文件,且須全部齊備之日,始取得申請日。而有關設計專利說明書之揭露方式,依專利法
施行細則第50條規定,說明書雖應載明設計名稱、物品用途、設計說明,但物品用途或設計說明已於設計名稱或圖式表達清楚者,得不記載。故設計專利之說明書至少應記載設計名稱。此揭露方式於以外文本申請時,亦有適用。準此,實施辦法第4條第3項始規定,設計專利以外文本申請者,應備具圖式,並載明其設計名稱。即基於同一規範意旨,此乃考量減輕申請人準備申請文件之負擔,並兼顧法律相關規定,而將外文本之揭露方式簡化至最低限度。

智慧財產法院審理後,係採信被告之主張,因專利法第125條已明確規定應備具申請書、說明書及圖式,並以三者齊備之日為申請日,自不因實施辦法第4條第3項未規定說明書,即認為申請人無庸提出說明書。固然實施辦法第4條第3項與同條第1、2項規定之用語有別,然並非排除申請書及說明書之提出。依據專利法施行細則第50條規定,設計專利之說明書至少應記載設計名稱。惟法院在此案例中,進一步提供另一種見解,倘以外文本提出申請,如在圖式上載有設計名稱者,可認申請人符合有關設計名稱之記載要求。

(二)系爭專利能否以原提出申請之日為申請日?
原告主張所提出之外文本僅為格式上之欠缺,就專利實質技術內容之揭露上毫無缺漏,應已符合外文本係用確認取得申請日之技術揭露範圍之目的。申請時中、英文設計名稱已詳細載明於申請書上,實已滿足以外文本申請應備具圖式並載明其設計名稱之要求,且補正之中文本亦已依規定撰寫,其內容未超出申請時外文本所揭露之範圍,外文本格式之欠缺亦適用專利法施行細則第55條第1項第1款?已見於主張優先權之先申請案?,自可依據專利法第125條第3項之規定,以外文本提出之日為申請日。

而被告主張專利法施行細則第55條第1項第1款及第2款僅適用於說明書或圖式有?部分缺漏?之情況,而原提出申請之日只有提出外文本圖式,並未提出外文本說明書,為原告所自承,非為外文本說明書有部分缺漏之情況,不符合條文但書規定。且實施辦法第4條第3項規定外文圖式及設計名稱均為設計專利外文本之必備要件,實務上雖不禁止申請人將設計名稱和圖式並列於同一頁面上,但非謂設計名稱屬於圖式之一部分。設計名稱如有欠缺,亦非圖式有部分缺漏,自無專利法施行細則第55條第1項第1款之適用。

就此爭點,智慧財產法院同樣採信被告之主張,認為專利法施行細則第55條第1項第1款及第2項僅適用於申請人在申請時,已有提出說明書及圖式,僅其說明書或圖式有?部分缺漏?之情形,此概念由該細則條文文義與專利法第125條規定相互對照自明,不包括說明書或圖式?全部未提出?之情形,自無專利法施行細則第55條第1項第1款之適用,不得主張以原提出申請之日為申請日。

(三)系爭專利是否得主張歐盟設計專利優先權?
法院基於上述理由認定原告於102年6月20補正載有設計名稱之中文設計專利說明書及圖式,自應以補正之日為申請日。惟從擬主張優先權之優先權日之次日起算至申請日102年6月20日已逾6個月,依專利法第142條第2項規定,原告已不得主張優先權。

四、結論

目前智慧財產法院除了上述判決有此見解外,於102年行專訴第129字號行政訴訟判決、102年行專訴第111字號行政訴訟判決及102年行專訴第100字號行政訴訟判決也有相同的見解,且由上述諸多判決中,主管機關作為被告時所為之主張,更可證明主管機關於申請人以外文本提出設計專利申請時之要求,若依專利法及專利法施行細則之相關規定,申請之必要文件包含?申請書、圖式及說明書?,但依實施辦法第4條第3項規定,申請人可除了外文本圖式外,再同時提供至少記載設計名稱之說明書,即可以以外文本提交之日為申請日。

至於智慧財產法院於判決文中所述”如在圖式上載有設計名稱者,可認申請人符合有關設計名稱之記載要求”之記載方案,雖與主管機關之主張不同,但主管機關目前對此作法採較寬鬆的認定,仍接受於圖式中載明設計名稱的處理方式;但若申請人只單獨提交外文本圖式,忽略須載明設計名稱之要求,主管機關將要求申請人補正,並依據專利法施行細則第55條規定以補正之日為申請日。

因此,雖設計專利在大部分國家申請時無須說明書,但一旦申請人向我國提出設計專利申請時,應特別注意我國規定,避免文件因未齊備而延誤申請日。且本文介紹之案例,系爭專利之優先權基礎案為歐盟設計專利,該歐盟設計專利在102年11月9日提出申請後即於同年月13日迅速核准公告,而在系爭專利無法主張優先權的情況下,對系爭專利之新穎性即構成不利影響。

參考資料:

1. 智慧財產法院103年行專訴第7字號判決。
2. 智慧財產法院102年行專訴第129字號判決。
3. 智慧財產法院102年行專訴第111字號判決。
4. 智慧財產法院102年行專訴第100字號判決。

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