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出版品(專利)
動態之專利訴訟 (廖正多 法律所律師) (2013/09)

專利法第73條第2項規定「專利權有二以上之請求項者,得就部分請求項提起舉發」。第82條第1項規定「發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之」。第120條規定新型專利準用發明專利之條文,其中新型專利準用第73條第2項及第82條第1項。此三條文對於發明專利權或新型專利權「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」作了較明確之規定。

發明專利權或新型專利權「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」使現今實務運作上,專利權之取得與實現權利,呈現非常動態之樣貌。其動態之樣貌出現於解釋申請專利範圍、更正申請專利範圍、新證據提出、證據組合,以及提出主張之階段與時間,均呈現非常動態之樣貌。

專利法既規定「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」,故於智慧財產局申請取得專利權、更正、舉發,於經濟部訴願,於智慧財產法院行政訴訟以及最高行政法院之行政訴訟,各階段均應注意實踐此原則。

今假設有一申請人,申請第1項獨立項為A+B+C要件,第2項附屬項為D要件並依附於第1項,第3項附屬項為E要件並依附於第1項,第4項獨立項為F+G+H要件,第5項附屬項為I要件並依附於第4項,第6項附屬項為J要件並依附於第4項,第7項獨立項為K+L+M要件,第8項附屬項為N要件並依附於第7項,第9項附屬項為O要件,並依附於第7項。於智慧財產局申請專利權之階段,智慧財產局應就申請人之申請,審查其是否合於專利要件。經審查後,若認其中第4項至第6項不具專利合法性,申請人申請更正,則此專利權即成為第1項獨立項為A+B+C要件,第2項附屬項為D要件,第3項附屬項為E要件,第7項獨立項為K+L+M要件,第8項附屬項為N要件,第9項附屬項為O要件。此為「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」之動態專利權認定所呈現之一貌。

若此專利申請案經舉發人提起舉發,舉發人以證據P主張前揭專利第1項至第9項不具進步性,以證據Q與證據R之組合主張前揭專利第1項至第9項不具進步性,於智慧財產局舉發審查階段,若審查委員認為證據Q與證據R之組合可證明前揭專利第7項至第9項不具進步性,申請人申請更正,則此專利權即成為第1項獨立項為A+B+C要件,第2項附屬項為D要件,第3項附屬項為E要件。

由於專利法第73條第4項規定「舉發人補提理由或證據,應於舉發後一個月內為之。但在舉發審定前提出者,仍應審酌之」。故舉發人仍有可能再補提證據,假設舉發人補提證據S與證據T之組合主張前揭更正後專利第1項至第9項不具進步性,審查委員認為證據S與證據T之組合不能證明前揭更正後專利不具進步性,此專利權仍維持為第1項獨立項為A+B+C要件,第2項附屬項為D要件,第3項附屬項為E要件。

經舉發審定後,舉發人與申請人均得向經濟部提出訴願。依訴願法第68條定「訴願人或參加人得提出證據書類或證物。但受理訴願機關限定於一定期間內提出者,應於該期間內提出」。訴願人與參加人均得於訴願階段再提證據加以主張。假設訴願人於此階段再提證據U主張前揭經審定後之專利權第1項至第9項不具進步性,訴願委員會認為證據U不能證明前揭經審定後之專利權不具進步性,則前揭經審定後之專利權仍維持為第1項獨立項為A+B+C要件,第2項附屬項為D要件,第3項附屬項為E要件。

從申請取得專利權階段至舉發階段至訴願階段,專利權之整體項次均有改變,此為「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」之動態專利權認定最重要之呈現。然而,於專利權權利之結構上,係權利存在之項次減少。申請人於提出申請時原希有9項之獨立專利權利,現今僅餘3項具合法要件。然此3項仍係獨立具有法律權利之專利權。

此時,當事人之法律上程序權尚有智慧財產法院之行政訴訟以及最高行政法院之行政訴訟。按依智慧財產案件審理法第16條第1項規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」。智慧財產案件審理法第16條第2項規定「前項情形,法院認有撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。又智慧財產案件審理法第33條第1項規定「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論終結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法院仍應審酌之」。智慧財產案件審理法第33條第2項規定「智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀,表明他造關於該證據之主張有無理由」。故當事人(包括智慧財產法院行政訴訟之原告及參加人)於行政訴訟階段,仍得提出新證據證明相關權利之存否。若當事人於行政訴訟階段再新提出證據V與證據W主張前揭經訴願決定之專利權第1項至第9項不具進步性,經智慧財產法院之行政訴訟程序認定證據V與證據W不能證明系爭專利第1項至第9項不具進步性,專利權仍維持為第1項獨立項為A+B+C要件,第2項附屬項為D要件,第3項附屬項為E要件。故從申請人欲提申請專利時,提出9項申請專利範圍,細言之,第1項為A+B+C要件,第2項為A+B+C+D要件,第3項為A+B+C+E要件,第4項為F+G+H要件,第5項為F+G+H+I要件,第6項為F+G+H+J要件,第7項為K+L+M要件,第8項為K+L+M+N要件,第9項為K+L+M+O要件。經舉發程序,更正程序,於經濟部訴願,於智慧財產法院行政訴訟以及最高行政法院之行政訴訟,在每一階段均實踐「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」之原則,專利權僅餘第1項至第3項具有合法性。

發明專利權或新型專利權「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」於民事侵權訴訟中,所呈現之動態樣貌更為顯著。且民事訴訟法與智慧財產案件審理法之相關規定,亦使發明專利權或新型專利權之權利範圍及所可行使之時間界限呈現多樣且複雜之態樣。

茲舉例以明之。現假設有一原告,主張被告之產品落入其申請專利範圍之第1至第3項。其專利之申請專利範圍第1項獨立項為A+B+C要件,第2項附屬項為D要件,並依附於第1項,第3項附屬項為E要件,並依附於第1項,第4項獨立項為F+G+H要件,第5項附屬項為I要件,並依附於第4項,第6項附屬項為J要件,並依附於第4項,第7項獨立項為K+L+M要件,第8項附屬項為N要件,並依附於第7項,第9項附屬項為O要件,並依附於第7項。於第一審訴訟過程中,被告先提出證據P,以及P與Q之組合,欲證明原告之專利權申請專利範圍第1至第3項不具進步性,而欲否定原告可以專利權行使權利。被告亦主張其產品並未落入原告之申請專利範圍第1至第3項。

於第一審言詞辯論終結前,原告變更其主張,主張被告之產品落入其申請專利範圍之第1至第6項,被告亦再提出證據R主張原告之申請專利範圍第1至第6項不具進步性,應撤銷專利。被告亦主張其產品並未落入原告之申請專利範圍第1至第6項。按依民事訴訟法第255條第1項規定「訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者,不在此限:一、被告同意者。二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五、該訴訟標的對於數人必須合一確定時,追加其原非當事人之人為當事人者。六、訴訟進行中,於某法律關係之成立與否有爭執,而其裁判應以該法律關係為據,並求對於被告確定其法律關係之判決者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者」。民事訴訟法第255條第2項規定「被告於訴之變更或追加無異議,而為本案之言詞辯論者,視為同意變更或追加」。又如前所述,依智慧財產案件審理法第16條第1項、第2項及第33條第1項之規定,原告於第一審訴訟過程中,將原本主張被告產品侵害其申請專利範圍第1至第3項,變更為主張被告產品侵害其申請專利範圍第1至第6項,依民事訴訟法第255條之規定,除非經被告同意或被告對於原告訴之變更無異議,而為本案之言詞辯論者,否則應不許原告變更主張被告產品侵害其申請專利範圍第1至第6項,仍維持原告主張被告產品侵害其申請專利範圍第1至第3項,此即彰顯發明專利權或新型專利權「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」之權利態樣極為顯著之一端,因申請專利範圍第1項至第3項,或申請專利範圍第1項至第6項,係屬不同之權利主張,應容許被告具有不同意之機會,此乃民事訴訟法辯論主義之重要基礎理論。

案經智慧財產法院第一審數次開庭及書狀攻防,智慧財產法院第一審認為原告僅能主張被告之產品侵害其申請專利範圍第1項至第3項,而被告所提出之證據P、證據P與Q之組合以及證據R均不能否定原告之申請專利範圍第1項至第3項不具進步性,被告之產品落入原告申請專利範圍第1項,並未落入原告申請專利範圍第2項及第3項。此時智慧財產法院第一審受限於處分權主義及民事訴訟法第255條之限制,並不能判斷被告所提出之證據P、證據P與Q之組合以及證據R是否可以證明原告之申請專利範圍第4項至第6項是否具有進步性。此乃智慧財產案作審理法與民事訴訟法交互適用之結果。於專利案件之民事侵權訴訟中,專利權申請專利範圍之權利主張,呈現非常動態之樣貌。

此案於智慧財產法院之上訴審中,由於原告僅能主張被告之產品侵害其申請專利範圍第1項至第3項,故於上訴審中,原告亦無權利再改變其所主張之申請專利範圍,然因第一審之判斷係認為被告之產品落入原告申請專利範圍第1項,並未落入原告申請專利範圍第2項及第3項,故原告於上訴審中,仍得繼續主張被告之產品落入原告申請專利範圍第1項至第3項。又因被告於第一審中已提出證據P、證據P與Q之組合以及證據R欲主張原告之申請專利範圍第1項至第3項不具進步性,且被告於第一審亦主張其產品並未落入原告之申請專利範圍第1至第6項(含有主張其產品並未落入原告之申請專利範圍第1至第3項),故被告於上訴審中,仍得繼續主張證據P、證據P與Q之組合以及證據R可證明原告之申請專利範圍第1項至第3項不具進步性,並繼續主張其產品並未落入原告之申請專利範圍第1至第3項。

原告於智慧財產法院之第二審訴訟中,依先前之推理,當然不得變更其申請專利範圍之主張項次。故智慧財產法院之第二審訴訟,仍維持審理申請專利範圍第1項至第3項是否具有進步性,而原審被告之產品是否落入原告之申請專利範圍第1至第3項。值得一提者係,依民事訴訟法第447條第1項規定「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者,不在此限:一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由,致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯失公平者」。原審之被告於第二審訴訟中,受限於民事訴訟法第447條第1項規定,若其欲提出之引證資料係發生於第一審法院言詞辯論終結前,依法亦不得再行提出。此亦為民事訴訟法及智慧財產案件審理法交互適用之結果,於保障當事人之審級利益,亦具有其必要性。

由上分析可知,發明專利權或新型專利權「申請專利範圍各請求項獨立認定其法律上之權利」,即每一項申請專利範圍均以獨立之權利態樣加以對待,其所呈現之動態權利項次主張,於專利民事訴訟上,加上民事訴訟法對於保障當事人審級利益及攻擊防禦之權利,當事人提出主張之項次及新證據,均受有若干之限制。於專利侵權之民事訴訟中,應特別加以注意。

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