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出版品(專利)
新專利法施行前與現行專利法在過渡期間專利申請的適用 (游登銘 專利國內部經理) (2012/01)

一、前言

我國現行專利法(簡稱現行法)施行之條文共計有138條,自92年2月6日總統令修正公布至今已逾8年,為促進國內產業創新研發、健全專利審查機制,並使專利制度與國際接軌,智慧局積極的研擬提出專利法修法工程。
本次修正後的專利法(簡稱新法)經立法院在100年11月29日完成三讀,修正通過之條文共計159條(修正108條,增訂36條,刪除15條),由修正條文的數目之多,顯示出本次修法工程的複雜且涵蓋範圍廣,由於本次修正條文內容涉及多項制度變革,為使各界充分瞭解及適應修正後之制度運作,在新法修正條文第159條規定由行政院另定施行日期,智慧局表示新法施行日期應會在一年以後,在此段時間智慧局將針對新法的施行制訂各項的配套措施,包括研擬修改相關施行細則、專利審查基準、申請書表及其系統修正等,以使新法未來的施行可更為順利。

二、未來新法施行的因應及法律適用

新法雖已完成三讀,但至施行仍有一段時間,現階段所提出的專利申請將面臨究竟應適用現行法或新法的規定,為使各界及專利申請人如何適用,在新法第149條至第157條對過渡時期的適用有非常詳細的記載規定,其中在第151條內容明確的逐一列出各情事為適用新法審查,在其它的條文中更重要的是將現在所提出的各項申請,若在新法施行時且尚未審定的案件應如何適用?也依序予以敘明,相信此部份應為申請人更為關心且應特別留意的議題,以下列舉在此段過渡時期的各項申請及其適用的法規:

(一)、優惠期適用範圍擴及進步性及增訂得主張的事由:
新法修正條文將於事實發生後六個月內申請發明專利、新型專利或設計專利之優惠期適用範圍,由現行法僅及於新穎性,修正為包含有新穎性及進步性,以擴大優惠期之適用範圍,因此就前述修正條文的規定,若申請人依現行法提出一申請案,在新法施行時已提出的申請案應如何適用法律?關於此類的適用在新法第149條第1項規定,若在新法施行後尚未審定的申請案則適用新法進行審查。
另外在得主張優惠期之事由,在修正條文增訂有申請人因本身的意願而於刊物上公開發表(含商業發表)者,應如何適用法律?當申請人所創作的內容在新法施行前已有在刊物發表的事實時,依新法第151條規定僅適用於新法施行後始提出的專利申請案。

(二)、有關一案兩請的規定:
在新法修正條文中增訂了對於同一人同日就同一創作分別申請發明專利及新型專利,在發明專利核准審定前且已取得新型專利權時,智慧局應通知申請人在指定期限內必須做出選擇其中之一專利,其主要為明確規定禁止申請人重複取得專利權,此新增規定若申請人依現行法提出一案兩請的申請案,依新法第149條規定在新法施行時,發明案尚未審定則適用新法規定。

(三)、發明專利申請主動修正的改變:
新法修正條文中,刪除現行法對於發明案可提出主動修正必須在申請日起15個月內的規定,另增訂了修正期間的限制、最後通知後修正期間及內容的限制以及允許誤譯訂正等規定,若申請人在收到智慧局所發出的審查意見通知函後,僅得於通知的期間內申請修正,違反前述期間得予以逕行審定並說明不接受修正的理由,此一重大改變,若於新法施行前所提出的主動修正申請在新法施行時尚未審定者,則適用新法續行審查。新法雖然刪除了可提出修正的時間限制,但對於最後通知發出後,申請人可修正內容做了大幅限制,相較於現行法的規定將更為嚴格,因此申請人所提出的申請內容必須更為審慎正確,以避免遭到無法修正的限制。

(四)、新型專利的修正與更正
新法修正條文刪除了現行法對新型案提出主動修正應於申請日起2個月內的規定,申請人在處分之前均得提出修正申請,另在新法第112條中增訂有若修正為明顯超出申請時在說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍時,為不予新型專利的事由。在新法第118條對於新型專利的更正案若不是在舉發案審查期間提出時,更正案是採形式審查,因此若在新法施行前所提出的新型修正或更正申請在施行時尚未處分,則適用新法處理。

(五)、放寬生物材料寄存證明文件的檢送期限:
新法第27條對申請生物材料或利用生物材料之發明專利,申請人應將該生物材料予以寄存,而依現行法規定申請人應於三個月內檢送寄存證明文件,新法修正為將檢送期限放寬為申請日起4個月內或優先權日起16個月內,因此若發明案在新法施行前已提出申請在施行時尚未審定,且沒有超過修正放寬的檢送期限,則以適用新法審查。

(六)、醫藥品、農藥品或其製造方法專利權的延長:
新法第53條刪除了現行法在專利案公告後至取得許可證需2年以上者,始得申請專利權延長的門檻規定,因此申請人在新法施行日前提出專利權延長申請,若在施行前專利權已屆滿,則適用現行法的規定,若在施行時專利權還沒有屆滿,則適用新法規定。
另外在新法第53至56條對於此一領域的專利權延長做了若干修正及相關規定,包括增訂有(1)同一專利權僅得申請延長一次,且同一「第一次許可證」僅得申請延長一次。(2)得申請延長專利權期間之醫藥品不包括動物用藥品。(3)於原專利權期間屆滿時尚未審定之延長申請案,其專利權期間視為已延長。(4)核准延長發明專利權期間之範圍,僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。因此申請人對於前述專利權延長相關規定的修正改變亦應特別留意。

(七)、放寬國際優先權文件補正期限及申請回復優先權:
對於主張國際優先權必須檢送優先權證明文件在現行法是規定必須在申請日起4個月檢送,未檢送則喪失優先權之效力,在新法修正條文中放寬了檢送補正國際優先權證明文件的期限為最早優先權日起16個月(設計專利為10個月)內。又新法中增訂有申請人非因故意而於申請時未同時主張或被視為未主張國際優先權,於新法施行後,其遲誤之期間,於發明或新型專利申請案尚在最早之優先權日起16個月內(於設計專利申請案為10個月內)者,得依新法施行後之規定申請回復優先權並應補繳費及應有的作為。依新法第153條規定,前述未按時檢送優先權證明文件或申請時未主張優先權的情事,在新法施行日前提出,於施行時尚未審定或處分,且未逾最早優先權日起16個月(設計專利10個月),得適用新法規定。

(八)、放寬國內優先權主張期限:
新法第30條中除了保留現行法原來所規定後申請案不得主張先申請案國內優先權的情事以外,新法放寬主張期限的規定,若先申請案雖已做出審定或處分但尚未公告,不予專利的審定或處分尚未確定者,後申請案均可據以主張國內優先權。因此,若欲主張的先申請案於新法施行日後始公告核准專利,或不予專利之審定或處分於施行日後始確定,則於公告或確定前,後申請案仍可主張先申案之國內優先權。

(九)、分割申請的期限:
新法第34條中除了保留現行法原來所規定分割申請必須在原申請案再審查確定前提出,新法增訂在原申請案的初審審定書送達後的30日內也可以提出分割申請,因此若原申請案在施行日前已核准審定,且申請分割之法定期間(核准後30日內)於施行日前已屆滿,則適用現行法規定,若原申請案在新法施行日前已核准審定,但新法施行日是在申請分割之法定期間(核准後30日內)時,則待以適用新法規定。

(十)、與舉發制度有關:
新法修正條文中對於可提起舉發的事由相較於現行法增訂了數個事由,當舉發人所提出的舉發案在新法施行時尚未審定者,原則上由於專利權是否核准是依核准審定或處分時的專利法規定,但若舉發事由為分割後、修正後、更正後或改請後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍的情事時,則依舉發時之規定適用新法規定。
新法在第73條規定,增訂提出舉發時必須載明舉發聲明,即必須表明請求撤銷專利權的那些請求項次,藉以確定舉發人所主張的舉發範圍,依現行法所提出的舉發案沒有必須載明的規定,此舉發案在新法施行後若尚未審定則依現行法規定且不須補聲明,在新法施行日後所提出的舉發案依新法規定。
另所提出的舉發案不論在新法施行前、施行後或救濟程序中在新法施行後所發回重新審理的案件,關於以下新增訂的舉發審查程序是依新法規定進行審查,例如:(1)得將複數件的舉發案予以合併審查及合併審定,(2)將更正案與舉發案合併審定,(3)同一舉發案中若專利權人提出二次以上的更正案,則先前所提出的更正案將視為撤回,(4)審查委員對於舉發案的審查可依職權探知舉發人未提出的理由及證據而不受當事人主張的拘束,(5)對於經專利權人答辯後的撤回舉發必須獲得專利權人的同意,(6)在行政訴訟中提出之新證據經智慧財產法院審理認無理由,不得就同一事實以同一證據再為舉發。

(十一)、更正申請主張誤譯訂正:
新法對於專利案可申請更正事項增訂有當以外文本先行提出時,所補正的說明書、申請專利範圍或圖式內容有誤譯時,可申請對誤譯部份進行訂正但不得超出原所提出外文本所揭露的範圍,若更正申請在新法施行日前提出且施行時尚未審定或處分時,則適用新法規定。


(十二)、專利權權利的回復及年費加倍繳納:
新法修正條文中,對於專利權人非因故意未在指定期限的3個月內繳納證書費及第1年專利年費,得在繳費期限屆滿後6個月內申請專利權回復,並繳納證書費及加倍繳納第1年專利年費,若該專利權在新法施行前已自始不存在,則適用現行法規定,若申請專利權回復且新法施行日是在3個月的繳費期間內時,則適用新法規定。
新法另規定專利權人非因故意,沒有在第2年以後專利年費繳納期限屆滿後6個月內補繳專利年費,得於補繳期限屆滿後1年內申請回復專利權並繳納3倍專利年費,因此若專利權人在申請專利權回復時,該專利權在新法施行前已當然消滅,則適用現行法規定,若新法施行日是在年費6個月的補繳費期限內,則適用新法規定。
新法中新增規定在第2年以後專利年費繳納期限屆滿後6個月內,除繳納原應繳交的年費外,另必須按逾期月數比例補繳年費,因此若專利權人逾越了年費繳納期限而致專利權已當然消滅,若在新法施行日前發生則適用現行法規定,若新法施行日是落在年費6個月補繳費用的期限內,可適用新法規定。

(十三)、與設計專利有關:
新法除了將專利種類的名詞由「新式樣」專利修正為「設計」專利之外,另開放有部分設計、電腦圖像(Icons)及圖形化使用者介面(GUI)設計、成組物品設計的申請,並增訂有衍生設計制度。其中依新法第151條規定,物品的部分設計、電腦圖像、圖形化使用者介面設計、成組物品設計為新法所新增可取得設計專利的申請案,因此依現行法提出的新式樣專利申請案且在新法施行後尚未審定的此類案件仍依現行法繼續進行審查;另新法第156條規定,若本質為部份設計的新式樣專利申請案在新法施行後尚未審定時,申請人也可以在施行後的3個月內改為部分設計專利申請案並適用新法審查;以及新法第157條規定,若依現行法提出且在新法施行後尚未審定的聯合新式樣專利申請案為適用現行法繼續審查,倘若此聯合新式樣專利申請案是在原新式樣專利公告前所提出申請的案件,申請人也可以在新法施行後的3個月內申請改為衍生設計專利申請案並適用新法審查。

綜合前述,由於本次修正通過專利法所涉及修改的法條內容相當多,相關的規定及適用亦較現行法來得複雜,前述對於新法與現行法適用規定的整理,期使讀者在未來新法施行時可較易了解及運用。


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