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數值限定發明懶人包 (李宗勳 專利代理人) (2022/01/03)

李宗勳* 專利代理人

一、前言

數值限定發明係指請求項中具有以數字(範圍)限定之相關技術特徵者,常見於化學及材料技術領域之申請案,該技術特徵於物之發明中,常見有該物之物性/化性數值等,而於方法發明中,則以各種參數條件如使用量、溫度、壓力、時間等較為常見,本文擬針對數值限定發明於智慧財產局(以下簡稱為智慧局)實體審查階段之相關規定及智慧財產法院(已於民國110年7月1日更名為智慧財產及商業法院,以下簡稱為智財法院)侵權訴訟階段之相關實務見解作一系列之介紹及說明,以提供作為說明書撰寫上及侵權訴訟提起前之參考。 

二、數值限定發明之定義

請求項中具有以數值或數值範圍限定之相關技術特徵者,即稱為數值限定發明。

例1:一種安定化之間苯二酚混合劑,包含以黏性礦物為基質添加0.001~2wt%乳酸所形成之間苯二酚混合劑。
例2:一種製備煙草的方法,其係以連續壓縮及減壓方式處理含水之煙草物質,…其特徵在於該壓縮作用係於高於55℃之溫度進行。

三、數值限定撰寫方式之法源依據

於智慧局2021年版專利審查基準(以下僅稱為審查基準)第二篇第一章中「2.4.1.6 以參數界定物或方法所致之不明確」之章節,規定有請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定時,始得藉由參數,例如熔點、分子量、pH值等予以界定,或以多個參數為變數所組成的數學關係式予以界定;另,關於化學物質,若無法以化學名稱或分子式、結構式等結構特徵界定請求項時,得以物理或化學參數予以界定。

基於上述規定,可知只有當該技術特徵無法以結構或步驟清楚界定,或者該化學物質無法以化學名稱、分子式或結構式等結構特徵界定之情形時,始得以參數予以界定(即數值限定)。

四、數值限定發明之新穎性判斷

根據審查基準第二篇第三章中「2.5.4.2 選擇次範圍」之「若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍,原則上具有新穎性,除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中」此一規定,即使為數值限定發明之申請專利之發明其限定的數值範圍已包含於先前技術揭示之範圍中,該申請專利之發明亦具有新穎性,但若先前技術所揭示之某數值已落入該申請專利之發明限定的數值範圍時,則將會使其不具新穎性。

簡單地說,大範圍者並不會使小範圍者不具新穎性,但小範圍者會使大範圍者不具新穎性,可用下述圖式具體化加以說明,如下述第1圖所示,若為數值限定發明之申請專利之發明的數值範圍(圖中之紅色框)落入先前技術所揭示之較大數值範圍(圖中之藍色框),該先前技術並無法影響其新穎性,但若如下述第2圖所示,先前技術所揭示之某數值(圖中之藍色圓點)已落入申請專利之發明的數值範圍(圖中之紅色框)時,則將會使該申請專利之發明不具新穎性。

五、數值限定發明之進步性判斷

於審查基準第二篇第三章之「3.5 選擇發明之進步性判斷」章節中,規定除了依據該章「3.4 進步性之判斷步驟」外,還須注意若其選擇之部分相較於相關先前技術均具有無法預期之功效,應認定該發明非能被輕易完成,具有進步性,例如,相關先前技術已揭露當溫度在50~130℃範圍內,化合物C之產量隨溫度增加而增加,但若該化合物C之產量在數值限定發明設定之溫度63~65℃範圍內會顯著增加時,對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,該功效係發明申請時無法預期者,則該數值限定發明具有無法預期之功效,應認定其非能被輕易完成,具有進步性。

另,以智財法院100年民專訴字第64號民事判決為例,其系爭案為第I313310號發明專利案,其中,為數值限定發明之請求項11的內容如下:

「一種製造多結紗用的纏結噴嘴,其結具有高度規則性,該纏結噴嘴具有一條貫行的紗處理通道及一條吹噴空氣供應通道,其中該吹噴空氣供應通道朝向該紗處理通道的縱中央軸,其特徵在:

在吹噴空氣供應通道的開口區域在該紗處理通道中形成一吹噴空氣通道變寬部以形成一空氣加捻室供二股反向之位置固定的加捻流之用,其中該吹噴空氣通道變寬兩側突伸出的長度小於紗通道寬度的22%,但大於其5%,或當紗通道寬度達3mm時,兩側突伸超出紗通道最多0.5mm。」

此處僅需注意上述請求項內容中之「該吹噴空氣通道變寬兩側突伸出的長度」此一技術特徵,該「該吹噴空氣通道變寬兩側突伸出的長度」為下圖中「L」所表示之長度。

智財法院對於上述系爭案請求項11有無進步性之見解如下(1→2→3→4):

1) 與習知技術相較,差異僅在於對吹噴空氣通道變寬兩側突伸長度所加之限制(亦即5%~22%)。

2) 數值限定之選擇發明,應以該數值限定是否比先前技術產生更為顯著之同一性質之功效,作為有無進步性之判斷標準。

3) 由其說明書實驗結果,顯示該突伸出的長度最佳為紗通道寬度之18.75%,而該18.75%為最佳之結果與22%尚有距離,因此,由其實驗結果並無法證明於22%時具有顯著之功效。

而且,其說明書記載有「該空氣加捻室突伸的量有一臨界值。此值大約在0.5mm。在所有那些側向突伸超出多於0.5mm的加捻室的設計,都可測到明顯的品質降低情事」,但當紗通道之寬度到達2.2727mm至3mm之區間時,其22%會使得吹噴空氣通道變寬兩側突伸出之長度超過0.5mm(作者註:例如2.8✕0.22=0.616mm),使得系爭第I313310號專利較習知技術之功效更為降低。

4) 難認系爭專利請求項11之發明具進步性。

從智財法院上述第2個判斷步驟可知,其對於數值限定發明之進步性判斷,亦同上述審查基準之規定,係以該數值限定是否比先前技術產生更為顯著之同一性質之功效,作為判斷標準。

另,從上述第3個判斷步驟可知,當撰寫數值限定發明之專利說明書時,需注意其實施例之實驗數值是否充分對應請求項所限定之數值範圍,若以上述系爭案為例,因其實施例之實驗數值未包含請求項11所限定之上限值「22%」,而被法院判斷為無法證明於22%時具有顯著之功效,故建議於撰寫說明書時,可將實施例之實驗數值分別設定為請求項所限定之數值範圍中的上下限值及其中間值,若該數值範圍過大,可進一步在該下限值及中間值之間與該上限值及中間值之間再分別設定一實驗數值,以充分支持申請專利範圍;且於說明書撰寫時,還需注意其內容是否與請求項所限定之數值範圍有所衝突,例如於上述系爭案說明書,即未注意到「該空氣加捻室突伸的量有一臨界值。…,都可測到明顯的品質降低情事」此一記載與請求項11所限定之數值範圍衝突,因而被法院判斷為其會較習知技術之功效更為降低,進而被否定該請求項11之進步性。

六、數值限定發明之修正

(一) 根據審查基準第二篇第六章「4.2.3允許的變更」中之「(2)請求項數值限定之變更」章節的規定,修正數值限定發明之範圍時有如下注意事項。

1.當欲修正原請求項所限定之數值範圍時,僅允許修正為說明書已明確記載之範圍。

2.若是欲修正原請求項之數值範圍上下限端點值的情形時,則於智慧局2021年7月14日公布並生效之版本,新增有需同時符合以下兩個條件始得允許其修正之規定:(i)變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中;(ii)變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內。

3.可採用負面表現具體數值的方式進行修正,例如原請求項記載某一數值X1=600~10000,先前技術之範圍為X2=240~1500,可例外允許藉排除重疊部分之記載方式,將請求項所記載之數值範圍修正為「X1>1500~10000」或「X1=600~10000,但不包括600~1500」。

(二) 又,於2021年7月14日公布並生效之審查基準第二篇第六章的「7.案例說明」中,新增有下述兩修正案例,其規定亦值得注意。

1.不允許作「將各個單一數值組成一個範圍」之修正

〔說明書〕…實施例1記載之壓感性黏著劑組成物a在室溫所量測的黏度為3,500cP;實施例2記載之壓感性黏著劑組成物b在室溫所量測的黏度為10,000cP

〔修正後之申請專利範圍〕一種壓感性黏著劑組成物,其包含可交聯的丙烯酸系聚合物;多官能性交聯劑;及多官能性丙烯酸酯,其於室溫的黏度為3,500cP至10,000cP

〔理由〕該數值範圍限定不能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式之揭示內容直接且無歧異得知。

2.不允許作「以原範圍外之數值將原範圍擴大成更大之範圍」的修正

〔說明書〕 …記載壓感性黏著劑組成物在室溫所量測的黏度範圍為3,500cP至10,000cP;另有實施例記載壓感性黏著劑組成物在室溫所量測的黏度為12,000cP

〔原申請專利範圍〕 一種壓感性黏著劑組成物,其包含可交聯的丙烯酸系聚合物;多官能性交聯劑;及多官能性丙烯酸酯,其於室溫的黏度為3,500cP至10,000cP

〔修正後之申請專利範圍〕 一種壓感性黏著劑組成物,其包含可交聯的丙烯酸系聚合物;多官能性交聯劑;及多官能性丙烯酸酯,其於室溫的黏度為3,500cP至12,000cP

〔理由〕該數值範圍不能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式之揭示內容直接且無歧異得知。

七、參數量測方法之記載及例外

於審查基準第二篇第一章「2.4.1.6 以參數界定物或方法所致之不明確」章節中,規定請求項以參數界定技術特徵時,原則上應於請求項中記載該參數的量測方法,但有下列情事之一者,則無須記載:

(1) 量測方法係唯一的方法或普遍使用的方法,而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉之量測方法。

(2) 所有已知的量測方法均會產生相同結果者。

(3) 量測方法的記載太冗長,因不夠簡潔或難以瞭解,而可能使請求項不明確時,請求項之記載只要參照說明書所載之量測方法即可。

八、數值限定發明專利是否受均等侵權之判斷

於智財法院103年民專上字第6號民事判決中,系爭案為公告第397723號發明專利案,其請求項1之內容如下:

「一種球閥之球塞製造方法(要件A),其係將一圓形管材以衝模方式,直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體(要件B),且於球殼體周面衝製出供閥桿卡制之卡掣槽(要件C),接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管,焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間(要件D),再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後,製構成一種內部中空之球塞構造者(要件E);其特徵在於:其中的管材口徑相等於球塞的外徑,且長度為球塞流道長度的1.1倍者(要件F)。」

由於此判決係103年者,故智財法院係基於專利侵害鑑定要點之規定進行侵權判斷,其判斷流程如下(1→2→3→4→5),而上述請求項1中所註記之要件A~F,係法院將該請求項拆解後所得到之各個要件,其中該要件F屬數值限定發明,為下文討論之重點。

1) 系爭方法無法文義讀取系爭專利請求項1之要件D、F的技術特徵,故系爭方法不符文義侵害,進入「均等論」之探討。

2) 系爭方法要件D的技術內容與系爭專利請求項1之要件D之技術特徵實質不相同,並非均等,不適用均等論。

3) 系爭專利請求項1之要件F:「圓形管材衝壓成球殼體,管材長度為球塞流道長度的1.1倍」相較於系爭方法之要件F:「圓形管材衝壓成球殼體,管材長度為球塞流道長度的1.25倍」,雖有數值上之差異,但根據系爭專利說明書中「其口徑與管長可以因應材質及厚度的不同而略加調整,只要可以讓管材衝壓成兩側具圓形開孔之球殼體即可」此一記載,可知:

①該「管材長度為球塞流道長度1.1倍」之技術特徴對於其所欲解決問題(製造簡便快速、加工品質優良)所採取之技術手段無關,僅為一般的數值限定,且

②只要可將管材衝壓成兩側具圓形開孔之球殼體,所屬技術領域中具有通常知識者自能輕易嘗試因應材質及厚度的不同,略加調整管材口徑與管長,而完成「管材長度為球塞流道長度的1.1倍」之技術特徴,

故與系爭方法要件F之差異為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者,兩者技術手段應視為實質相同。

4) 系爭方法與系爭專利之功能同為「圓形管材衝製成一球殼體」,並均產生「製造簡便快速且加工品質優良」之結果。

5) 因此,系爭方法與系爭專利請求項1之要件F之技術手段、功能及結果實質相同,適用均等論。

根據上述3)、4)可知,法院於判斷數值限定發明專利是否受均等侵權時,亦是利用三步測試法,亦即是否以實質相同的技術手段(way),達成實質相同的功能(function),而產生實質相同的結果(result),特別是其中該基於說明書記載之「實質相同」之判斷方法,可作為日後進行侵權判斷時之參考。

另一方面,若是基於民國105年2月智慧局公布之專利侵權判斷要點,則由於系爭專利請求項1與系爭方法皆是採取調整管材之口徑與管長的手段,將管材衝壓成球殼體,因此可認為兩者於三部測試中的「方式(way)」相同,且兩者功能同為「將圓形管材衝製成一球殼體」,並皆產生「製造簡便快速且加工品質優良」之結果,故即使是以侵權判斷要點之三部測試,系爭方法之要件F亦應會與系爭專利請求項1均等。

九、結語

上述整理了關於數值限定發明在智慧局實體審查階段之相關規定及智財法院侵權訴訟階段之相關實務見解,希望能讓讀者對數值限定發明有整體性之瞭解,而有助於日後處理數值限定發明之申請及侵權訴訟。

*台一國際智慧財產事務所專利日本部主任 

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