谷孟學 專利國外部主任

一、前言

新修訂的第二篇第十二章電腦軟體相關發明之審查基準已於110(2021)年7月1日開始施行。將分別於103(2014)年（於同年1月1日施行）與110(2021)年施行之電腦軟體相關發明之審查基準兩個版本之綱要作出比較：

從上述圖表很明顯看到的是：儘管電腦軟體發明之審查基準仍編彙於第二篇發明專利實體審查此一大框架下，由於電腦軟體發明之獨特性而參考第二篇發明專利實體審查之第一章到第三章來重新定義專屬於判斷電腦軟體發明之綱要。

具體上，如同在第二篇發明專利實體審查之框架下，首先要對電腦軟體發明之說明書和申請專利範圍作出判斷，其中鑒於電腦軟體發明之獨特性，圖式可能較多為步驟或功能方塊圖，然而在此些步驟或功能方塊之間的相互關係只要在說明書和申請專利範圍中詳細地記載到足以使本領域技術人士可據以實施即可，因此對圖式之判斷已經是次要。

接下來要對電腦軟體發明之發明定義作判斷，這屬於本次修訂琢磨最多之部分。如何將電腦軟體發明判斷為符合發明定義，本次修訂為上述判斷定義出更明確的判斷原則和判斷步驟（例如屬於明顯符合/明顯不符合之一般判斷、不屬於明顯符合/明顯不符合之進一步判斷），裨利於作為撰寫電腦軟體發明之標準，並且使智慧局各審查委員能夠在相同標準下對電腦軟體發明進行審查。

在電腦軟體發明通過是否符合發明定義之上述判斷之後，如同一般發明申請案，電腦軟體發明還要通過產業利用性且特別是進步性之專利要件的判斷才能完整地確立電腦軟體發明之可專利性並且授予專利權，而電腦軟體發明之申請人才得以在商業上依據所授予之專利權來行使相關權利。關於電腦軟體發明是否符合進步性之判斷，本次修訂依據第二篇發明專利實體審查之第三章將此判斷更明確地區分為積極的否定進步性和輔助的肯定進步性兩個因素。

二、主文

以下內容就電腦軟體相關發明之審查基準之各章節重點作出說明。

說明書和申請專利範圍

◆說明書：其記載原則要符合現行專利法第26條第1項規定「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」。

可據以實現要件

電腦軟體發明通常以功能來界定其發明本質，為了使本領域技術人士能夠據以實現此發明，發明說明書應明確且充分地敘述此些步驟使用之操作順序（得搭配流程圖），亦應明確且充分地敘述此些功能所使用之在軟體各別模組與硬體各別構件之間的相互關聯及/或在硬體各別構件之間的連結關係（得搭配功能方塊圖），亦得輔以邏輯電路結構、資料流程圖、虛擬碼、時序圖、程式碼片段等。如果電腦軟體發明屬於新創發明或非屬於本領域技術人士所知悉之發明，發明說明書更應敘明其實施方式。如果電腦軟體發明將在特定軟體、硬體或架構上使用上述步驟或實現上述功能，發明說明書應該存在相對應說明。據此，本領域技術人士在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能了解其內容，據以製造及使用電腦軟體發明，解決問題，並且產生預期的功效，即符合可據以實現要件。

違反可據以實現要件

若在發明說明書中僅以粗略或上位方式來撰寫上述功能或僅敘述到執行上述功能之後的結果、抑或是在發明說明書中僅以抽象步驟或功能來記載電腦軟體發明之實施方式，未明確記載硬體各別構件或軟體各別模組之組成及/或如何藉助軟體或硬體來執行上述步驟或實現上述功能之技術手段，本領域技術人士在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體基礎上，並參酌申請時之通常知識，仍無法了解並實現電腦軟體發明 即違反可據以實現要件。

當電腦軟體發明以手段功能用語或步驟功能用語來界定時，不論所界定的是一般功能及/或特定功能，說明書不僅必須記載相關的一般用途電腦或處理器，還必須記載將一般用途電腦或處理器如何程式化以達成此特定功能之相關演算法，其中相關演算法可以流程圖、敘述語句、數學運算式等來提供，並且必須使本領域技術人士清楚知悉如何設計程式以實行相關演算法而達成電腦軟體發明所界定之特定功能。

由於以手段功能用語或步驟功能用語所界定之電腦軟體發明在解釋時必須包含在說明書中所敘述對應於此一般功能及/或特定功能之結構、材料或動作及其均等範圍，若說明書沒有實行一般功能及/或特定功能之記載內容，則本領域技術人士無法透過上述解釋來找到相對應的結構、材料或動作及其均等範圍，即違反可據以實現要件，從而電腦軟體發明之申請專利範圍同樣不明確且無法為說明書所支持。

◆申請專利範圍：其記載原則要符合現行專利法第26條第2項規定「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」。一般分為方法請求項和物之請求項兩種。

    (i)方法請求項之電腦軟體發明必須記載依據流程或時序所進行之步驟或程序。

    (ii)物之請求項之電腦軟體發明不必要以結構特徵來界定其中的每一技術特徵並得以可達成之功能特徵來界定，包含：

        (ii-1)裝置或系統請求項；

        (ii-2)電腦可讀取記錄媒體請求項：所主張範圍實質以其上所記錄之資訊（例如程式或演算法）及依據此資訊所執行之處理（例如程式或演算法之執行步驟）來界定；

        (ii-3)電腦程式（產品）請求項：可透過有線或無線連接（例如網路）直接傳輸來提供之載有電腦可讀取程式或演算法之電腦軟體或資料結構。電腦程式（產品）請求項與方法請求項中之各技術特徵完全相同而僅範疇不同時，得以引用記載形式予以記載；

        (ii-4)資料結構（產品）請求項：使電腦藉助資料結構來執行資訊處理。

電腦軟體發明存在下述情形時，其請求項被判定為不明確：

    (i)執行步驟或功能的主體不明確：其技術特徵在解釋上包含可由人工、可由電腦或可由其它對等物來執行；

    (ii)界定發明之技術特徵不明確；

    (iii)表現方式所致之不明確；

    (iv)範疇不明確：其標的名稱無法被明確判斷為方法請求項或物之請求項之標的，例如「架構」、「機制」、「技術」、「訊號」；

    (v)手段（步驟）功能用語的不明確：在解釋請求項中之手段功能用語或步驟功能用語時，應包含說明書中所敘述對應於此功能之必要結構、材料或動作（例如實施例）及其均等範圍（以電腦軟體發明申請時本領域技術人士不產生疑義之範圍）。若說明書未記載或以蓋括用語記載對應於此功能之結構、材料、動作或達成此功能之演算法或硬體構件，請求項通常被認定不明確且無法為說明書所支持，同時導致說明書違反可據以實現要件；

    (vi)缺必要技術特徵：其為任一發明在解決技術問題上必要之技術手段。

申請專利範圍還必須受到說明書所支持。在電腦軟體發明之技術領域中，其申請專利範圍常以功能來界定，因此在解釋上以發明說明書中所記載之內容為基礎，參酌電腦軟體發明申請時之通常知識，來判斷由發明說明書所記載之內容是否能夠延伸至申請專利範圍之全部範圍，即應包含所有能夠實現此功能之實施方式（手段功能用語/步驟功能用語除外）。如果本領域技術人士無法清楚理解到上述功能還可以發明說明書所提到之特定方式以外之替代方式來實現、抑或有充分理由懷疑發明說明書中記載之特定方式無法達成該功能，則表示電腦軟體發明之申請專利範圍過廣而無法為說明書支持，通常也表示本領域技術人士依據發明說明書中所記載之內容僅能實現申請專利範圍之部分範圍而無法實現全部範圍，即申請專利範圍無法為發明說明書所支持，並且發明說明書亦違反可據以實現要件。

發明之定義

發明一般定義為利用自然法則之技術思想之創作，而電腦軟體發明亦如此。因此，判斷電腦軟體發明是否符合發明定義係以申請專利範圍中之每一請求項在整體上作出判斷，於解釋上得審酌發明說明書及圖式，但不得將發明說明書或圖式有記載但申請專利範圍中未記載之內容引入請求項，其判斷方式依據下述步驟(1)、(2)來進行：

◆步驟(1)à判斷是否屬於明顯符合或不符發明定義之態樣

明顯符合發明定義之態樣表示電腦軟體發明屬於(i)或(ii)：

    (i)具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理，通常可為下列其中之一情形：

        (i-1)基於控制對象之機器等或與控制對象相關連之機器等的構造、構件、組成、作用、功能、性質、特性或作動等，而對前述機器等進行控制；

        (i-2)依據機器等之使用目的，為具體實現其作動而對前述機器等進行控制；

        (i-3)對於包含有複數個相關連機器之系統進行整合式控制；

    (ii)具體執行依據物體之技術性質的資訊處理，通常可為下列其中之一情形：

        (ii-1)對於表現出物體技術性質的數值、圖像等資訊，基於其技術性質執行計算或處理，以獲得數值、圖像等資訊

        (ii-2)利用物體狀態與其相對應現象間的技術上相關關係進行資訊處理。

明顯不符發明定義之態樣表示電腦軟體發明屬於(iii)或(iv)：

    (iii)非利用自然法則，例如下列其中之一：

        (iii-1)人為安排

        (iii-2)自然法則以外之規律或人為規則

        (iii-3)數學公式或數學方法

        (iii-4)人類的精神或心智活動

        (iii-5)僅利用前述(1)至(4)來實現

其中儘管電腦軟體發明可能部分利用自然法則或部分非利用到自然法則者，仍然應該在整體上判斷電腦軟體發明是否屬於利用自然法則或非利用自然法則，以判定電腦軟體發明是否符合發明定義；

    (iv)非技術思想：電腦軟體發明僅以所記載之資訊內容為技術特徵並以揭露此資訊內容為主要目的，則屬於單純之資訊揭示而不符合發明定義；例如電腦軟體發明為資料格式，如果資料格式僅在於揭露其內容資訊或格式然未明確說明如何為電腦或程式所利用或執行、或電腦或程式與資料格式的協同運作僅在於資料收集、輸入等步驟，則仍屬於單純之資訊揭示。

◆步驟(2)à判斷「藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現」

對於無法以步驟(1)來判斷或歸類為明顯符合或不符發明定義之電腦軟體發明，則以電腦軟體發明中之電腦軟體是否符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」之要件來判斷。所謂「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」意謂藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作的具體技術手段或步驟為依據其資訊處理之目的而建構出實現特定資訊處理或計算之裝置或方法。

硬體資源指稱用以實現資訊處理、操作或功能之實體裝置或構件。然而，在電腦軟體發明之申請專利範圍中記載特定硬體資源並非必要的。只要在申請專利範圍中已記載特定之資訊處理技術手段或步驟，在申請專利範圍之整體上，本領域技術人士參酌電腦軟體發明申請時之通常知識可知藉由具備中央處理器、記憶體等一般硬體資源之一般電腦與電腦軟體之協同運作而得以實現特定資訊處理技術手段或步驟，可在申請專利範圍中僅記載電腦為硬體資源或完全不記載任何硬體資源；反之，在申請專利範圍中不可僅記載硬體資源、但是不記載依據資訊處理之目的來實現特定資訊處理或計算之電腦軟體與硬體資源協同運作之具體技術手段或步驟（例如僅記載資料輸入和資料輸出、但是未記載兩者之間的具體資訊處理手段或步驟）。

當此電腦軟體符合前述要件時，與此電腦軟體協同運作之資訊處理裝置、其資訊處理方法或載有此電腦軟體之電腦可讀取記錄媒體等均符合發明定義。

專利要件

◆產業利用性：以發明說明書所記載之電腦軟體發明所屬之技術領域來判斷是否能在產業上加以製造或使用。

◆進步性：除了依據現行（2021年版）發明專利實體審查第三章第3節「進步性」之一般性規定（即3.4進步性之判斷步驟之步驟1到5），另必須考量下述事項：

    (i)發明所屬技術領域中具有通常知識者：對於利用電腦軟體技術來解決其技術領域中所存在的問題之電腦軟體發明，本領域技術人士表示同時具有電腦軟體發明申請時所應用之技術領域及電腦軟體技術領域且能夠理解、利用電腦軟體發明申請時之先前技術之一般知識及普通技能之人。

    (ii)進步性之判斷步驟：由於電腦軟體技術可普遍應用於各種技術領域，除了電腦軟體發明所應用之技術領域及電腦軟體技術領域，亦得擴大至其它技術領域來進行先前技術之檢索。

►否定進步性之因素：

    (a)有動機能結合複數個引證案：得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項來判斷本領域技術人士是否有動機能結合複數個引證案。

        (a1)所欲解決問題之共通性：判斷複數個引證案是否包含實質相同之所欲解決問題、或本領域技術人士能易於思及之所欲解決問題。

        (a2)功能或作用之共通性：複數個引證案將電腦軟體技術領域之不同技術手段應用於不同技術領域、但是達到實質相同之功能或作用。

    (b)簡單變更：於解決特定問題時，本領域技術人士能夠利用申請時之通常知識，將在電腦軟體發明與引證案之間的差異技術特徵藉由以下列舉方式來完成。

        (b1)技術領域之轉用：在將電腦軟體技術領域之技術手段應用至其它技術領域、或將已應用於某一技術領域之電腦軟體技術手段應用於另一技術領域時，儘管對不同的資料內容進行資訊處理，仍然能達到實質相同之功能、效果。

        (b2)將人類所進行之作業方法予以系統化：利用一般之系統設計、分析及其程序來系統化在先前技術中人類所進行之交易活動或商業方法。

        (b3)將先前硬體技術所執行之功能軟體化：單純利用軟體來實現現有硬體電路之功能。

        (b4)在電腦虛擬空間重現申請時之通常知識：僅利用一般之系統設計及分析將電腦軟體發明申請時之通常知識重現於電腦虛擬空間中、或單純將虛擬場景與現實場景相結合。

        (b5)申請時通常知識之應用或變更：因應在程式或系統設計上或在使用上之需求，基於電腦軟體發明申請時之通常知識對電腦程式或系統進行適當調整或變更。

        (b6)無助於技術效果的特徵：在電腦軟體發明與引證案之間的差異技術特徵無法產生技術效果、或在與申請專利範圍中之其它技術特徵協同運作之後無法直接或間接產生技術效果。

►肯定進步性之因素

    (c)具有有利功效：實現電腦軟體發明之所有技術手段所共同直接產生之技術效果，且明確地記載於電腦軟體發明申請時之發明說明書、申請專利範圍或圖式中，或者是由本領域技術人士自上述文件之任一者可推導出。若此有利功效為「無法預期之功效」，則得視為在判斷電腦軟體發明是否具有肯定進步性上之有力因素。原則上，數學公式、商業方法、資訊揭示內容、美術規劃等產生之數學效果、商業效果、顯示效果美感效果、等不屬於有利功效；如果在實現電腦軟體發明上涉及技術考量或克服技術困難而對技術效果有所貢獻，仍須併予考量。然而，使用電腦或電腦軟體所產生之固有功效（例如使用便利、處理速度快/資料量大、正確率高等）則不列入考量。

    (d)具有無法預期之功效：電腦軟體發明相較引證案具有顯著提升之功效或產生新功效；然而，使用電腦或電腦軟體所產生之固有功效（例如使用便利、處理速度快/資料量大、正確率高等）則不列入考量。

三，結論

針對在撰寫電腦軟體發明之發明說明書，其記載內容必須更明確地記載有在使用到之軟體模組與硬體構件之間及/或在使用到之硬體構件之間關於如何實現電腦軟體發明以解決技術問題之技術手段的關聯性，其中包括在實施電腦軟體發明時所使用之不論屬於商用或開放源之硬體（例如特定型號之晶片、伺服器、電腦）及/或軟體（例如特定邏輯元件、程式語言、函式庫、整合開發環境（IDE）、工具套件、資料庫、類神經網路模型），以使本領域技術人士能夠依照發明說明書之記載內容而據以實現電腦軟體發明。

針對在撰寫電腦軟體發明之申請專利範圍，由於不再要求物之請求項之每一技術特徵皆為結構性特徵，因而其適格標的放寬到涵蓋無記載於有形之電腦可讀取媒體上、但是仍可透過網路來供應之電腦程式（產品）和電腦資料結構。此外，由於電腦軟體發明之申請專利範圍多以功能技術特徵來界定，因此在解讀申請專利範圍時，要確保本領域技術人士依據發明說明書中所記載之實施例可延伸到任何能夠達成此功能技術特徵（即申請專利範圍中任一請求項之整個範圍）之裝置或步驟。當電腦軟體發明之申請專利範圍以手段/步驟功能用語之技術特徵來界定時，除了發明說明書要記載到相對應之結構、材料或動作，還要確保本領域技術人士依據電腦軟體發明申請時之通常知識來合理地延伸到對應於手段/步驟功能用語之技術特徵之均等範圍。

當前之電腦軟體發明（特別是人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據（Big Data）、區塊鏈（Block Chain）等）之技術特徵有可能在利用軟硬體資源的同時利用到自然法則和非自然法則。只要在參酌發明說明書和圖式以及申請時之通常知識，本領域技術人士可理解到電腦軟體發明屬於對機器或其構件之控制或伴隨此控制之處理、屬於依據物體/物件之技術性質來進行資訊之處理、或者是屬於藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作而建構出依據特定資訊處理目的之處理，此電腦軟體發明仍可視為符合發明定義之發明。若電腦軟體發明被應用於醫療相關領域中，另需要考量到是否落入現行專利法第24條第1項第2款「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」所規定之法定不予專利之範疇。

最後，在依據審查進步性之五個步驟對電腦軟體發明和引證案作出判斷時，可更明確地依據屬於有動機結合複數個引證案之兩個考量因素以及屬於簡單變更之六個考量因素來否定電腦軟體發明之進步性，或者是依據屬於具有有利功效以及屬於具有無法預期功效之兩個考量因素來肯定電腦軟體發明之進步性。

新修訂之電腦軟體發明之審查基準提供許多案例，並且此些案例非常值得研究，據以推擬出當前智慧局在實務上對於電腦軟體發明就可據以實現要件、發明定義和進步性三個方面之審查標準，裨益於專利文件之撰寫及答辯。

參考資料

(1) 專利法https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL011249
(2) 電腦軟體相關發明審查基準修正https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-673-893182-61f5d-101.html
(3) 從各國軟體專利審查實務反思我國軟體專利審查基準之修改方向http://www.apaa.org.tw/album_page.php?type=HB5A2A7E436578BA
(4) 2021年版電腦軟體相關發明審查基準修正說明https://www.twpaa.org.tw/eventsDetail.asp?id=282
(5) 初探台灣新修訂電腦軟體相關發明審查基準-從明確化發明定義談起http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/SmartBear_for_the_World/IPNC_210714_2601.htm