首頁 » 智財情報 » 出版品(專利)
出版品(專利)
比較我國、中國大陸、日本之發明專利修正時機及限制 (簡瑋倫 專利日本部副理/專利師) (2021/12/16)

簡偉倫 專利師

壹、前言
根據專利法的規定,申請發明專利所需的文件,包含說明書、申請專利範圍、圖式、摘要(以下,亦將此等合併稱為專利申請文件)等,其中,說明書之內容,會涉及可據以實施要件及支持要件,申請專利範圍之內容會涉及核准後之權利保護及行使之範圍,因此該兩文件之撰寫更應謹慎。在實務上,修正除了可解決撰寫專利申請文件時之誤繕或誤記以外,許多申請人基於為了先取得申請日、或是專利佈局等,會先提出專利申請,再根據市場發展及局勢、甚至是在其他各國之審查狀況,對申請專利範圍進行修改。惟,各國對於修正之時間及內容之限制之規定各有不同,本文中,對亞太區之我國、中國大陸及日本之發明專利的修正時機及限制進行比較,以期可清楚掌握我國、中國大陸、日本在修正方面之規定的異同。

貳、關於各國之修正時機
(1)我國
我國關於修正時點的限制較少,從提出專利申請開始,直至收到審查意見通知為止,申請人都可依需要隨時提出修正。但是,若智慧局發給審查意見通知後,申請人僅得於該通知之指定期間內提出修正。至於初審核駁審定後,若有提出再審查者,可於提出再審查申復理由書時進行修正;此外,於再審查階段發給審查意見通知後,亦得於該通知之指定期間內提出修正(註一)。又,雖然根據專利法之規定,在智慧局發給審查意見通知後,申請人僅能在指定期限內提出修正,但在實務上,即便在審查意見通知所指定的期間外,若申請人有提出修正之需求時,亦可要求智慧局以電話通知修正。

(2)中國大陸
中國大陸對於修改(即本國之修正)時機的規定,較我國及日本嚴格,在提出專利申請後,僅有在提出實質審查請求時以及在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內,可以對發明專利申請主動提出修改。此外,在專利局發出審查意見通知後,在該通知的指定期間內、請求復審的同時、專利局發出復審通知後的指定期間內,皆可進行修正(註二)。

(3)日本
在日本,關於修正的限制,與我國較為相近,在提出專利申請開始,直至收到拒絕理由通知(即本國之審查意見通知)為止,申請人皆可依需要提出修正。此外,在特許廳發出拒絕理由通知後,僅有在該通知的指定期間內、申請人針對拒絕查定(即本國之核駁審定)提出不服審判的同時、提出不服審判並收到拒絕理由通知後的指定期間內可提出修正。以上時間點以外所提出的修正,皆不被接受(註三)。

參、關於各國之修正限制
(1)我國
在我國,對於修正的實體要件之相關限制較少,基本上,只要不超出申請時說明書、申請專利範圍、或圖式所揭露之範圍,則皆可進行修正。其中,須注意,根據110(2021)年7月1日生效之現行審查基準中,針對「請求項數值限定之變更」中之「有關變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值」,及「以負面表現方式之修正(即「排除(disclaimer)」形式之修正)」,皆進一步明確規定。像是請求項記載之數值範圍上、下限端點值之變更中,限定須同時滿足「(i)變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。(ii)變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內」此兩要件;而「排除(disclaimer)」形式之修正,則明確規定限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形時方可適用。此外,雖然我國專利審查基準中對於修正的實體要件之相關規定較少,但當智慧局發給最後通知後,申請人所為之修正,不僅須符合「不可超出申請時說明書、申請專利範圍、或圖式所揭露之範圍」此規定,還需滿足「僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明此四種態樣」的修正限制。

(2)中國大陸
在中國大陸,於專利局發出審查意見通知書前,所做出的修正,只要不超出原說明書和權利要求書記載的範圍,則不受限制。但若專利局發出審查意見通知書,則針對權利要求(即本國的申請專利範圍)的修正方式,除了要滿足「不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍」此規定外,還必須是針對審查意見通知書指出的缺陷進行的修改。其中,根據中國大陸專利審查指南中的規定,像是出現「(1)主動刪除獨立權利要求中的技術特徵,擴大了該權利要求請求保護的範圍。(2)主動改變獨立權利要求中的技術特徵,導致擴大了請求保護的範圍。(3)主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題。(4)主動增加新的獨立權利要求,該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。(5)主動增加新的從屬權利要求,該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過」這些情況時,即使修正的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍,也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改,因而不予接受。

(3)日本
在日本,從提出申請開始到收到初次的拒絕理由通知為止,申請人所提出之修正,只要不超出申請時說明書、申請專利範圍、或圖式所揭露之範圍,則無特別限制。但是,當收到拒絕理由通知後,對於申請專利範圍的修正,除了不能超出申請時說明書、申請專利範圍、或圖式所揭露之範圍以外,該修正還必須符合單一性要件,也就是說,若特許廳發出拒絕理由通知後,申請人對於申請專利範圍所為之修正,僅得依據拒絕理由通知,在不違反單一性規定(即,依先前拒絕理由而可確定特別技術特徵時,修正後之所有請求項須包含該特別技術特徵或對應之技術特徵,於先前拒絕理由無法確定特別技術特徵為何時,加入之技術特徵須與發明所欲解決之課題具關聯性)的前提下來進行(註四)。

進一步,若是收到最後拒絕理由通知(即本國之最後通知)、收到拒絕查定(即本國之核駁審定)而提起不服審判時、及提出不服審判後收到拒絕理由通知時,則修正條件更為嚴苛,除了不可超出申請時說明書、申請專利範圍、或圖式所揭露之範圍以外,對於申請專利範圍的修正,還僅限於必須是「(1)第36條第5項規定之刪除請求項、(2)申請專利範圍之限縮(須符合第36條第5項之規定,請求項記載的內容為特定發明所須之必要事項,且該請求項修正前後所記載之發明在產業上之利用領域及欲解決問題相同。同時,還須符合獨立特許要件,即,限縮後的各請求項不得有不准專利之事由)、(3)誤記之訂正、(4)不明瞭記載之釋明(僅限拒絕理由通知中所載拒絕理由相關事項)」。

肆、關於不符合修正限制的效果
(1)我國
在我國,申請人所提出的修正,若不符合修正相關規定時,智慧局會發行審查意見通知書,要求申請人限期進行申復及修正。但是,若是在智慧局發出最後通知後所為之修正,當修正不符合最後通知所規定之修正限制時,則屬逕為審定事由。

(2)中國大陸
在中國大陸,若違反修正相關規定時,根據審查指南的規定,審查員應當發出審查意見通知書,說明不接受該修改文本的理由,要求申請人在指定期限內提交符合專利法實施細則第五十一條第三款規定的修改文本。

(3)日本
在日本,第一次拒絕理由通知發出前提出的修正、及在第一次的拒絕理由通知發出後的指定期間內提出的修正,若不符合修正規定,則可能會發出拒絕理由通知。但是,在收到最後拒絕理由通知的指定期間內所為之修正、提出不服審判的同時所為之修正、及在提出不服審判並收到拒絕理由通知後的指定期間內所為之修正,若不符合修正規定,則該修正會被撤回。

伍、結論
綜合以上內容可知,我國、中國大陸、日本對於修正的時機、實體要件的規定、及修正不符規定時的效果,各有所不同。針對修正的限制、及修正不符規定時的效果,簡單歸納如下。

 

修正的限制

修正不符規定時的效果

 

 

 

審查意見通知發行前

審查意見通知發行後

我國

僅有最後通知發行時,修正才受限制

發出審查意見通知書。若為最後通知後之修正,則逕為審定

中國大陸

必須是針對審查意見通知書指出的缺陷進行的修改

發出審查意見通知書

日本

必須符合單一性之規定。若發出最終拒絕理由通知,則修正還須同時滿足特定態樣之規定

發出審查意見通知書。若為最後通知後之修正,則修正被撤回,並逕為審定

專利的申請過程中,專利的獲准與所取得的專利權範圍之間的權衡至關重要,而其中最重要的手段之一,就是修正的運用。申請人在考量所欲取得的保護範圍的同時,還時要考量申請歷程中的修正,是否會造成申請歷史禁反言的效果,而對日後的權利行使造成影響。不僅如此,在審查實務上,亦常有審查委員參酌對應外國申請案來發出審查意見通知的情形,因此還須同時考量在世界各國的申請狀態及各國法規。故,在今日智慧財產權愈趨重要的時代,審慎評估各專利申請案在各國的申請目的、佈局,並配合各國法規做出最適當的修正,以取得專利權,對於各大企業而言,可說是重大課題之一。至於針對可使審查加速並避免審查資源的浪費此一目的,我國與日本皆設置有最後通知的制度,於申請人皆獲最後通知後,修正不僅須符合上述規定,還僅限於特定的態樣中,修正的自由度大幅受到限縮;相對於此,中國大陸則無相關的規定。但當發出審查意見通知後,相較於我國,日本和中國大陸的規定較為嚴格,須符合特別的規定。由上表可知,針對修正的規定,在專利專責機關發出第一次審查意見通知前較為寬鬆,我國、中國大陸大陸、日本對於修正的限制皆僅限於不可超出申請時之說明書、申請專利範圍、或圖式的揭露內容。


註:修正不可超出申請時說明書、申請專利範圍、或圖式之規定因各國皆相同,因此於此處省略。

註一:專利法第43條第1、3項
註二:專利法第33條、專利法實施細則第51條第1款
註三:特許法第17條之2
註四:特許法第17條之2第4項。第3章 變更發明特別技術特徵之補正

TOP