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出版品(專利)
比較我國、中國大陸在專利侵權訴訟中之防禦手段(沈彥伶 專利日本部)(2021/12/16)

沈彥伶 專利日本部

我國自2008年7月1日成立智慧財產法院迄今已13年,關於智慧財產法庭民事第一審專利訴訟案件,13年間共計1千7百餘件*1。並且智慧財產法院統計室針對智慧財產案件歷年之審理成效於其網站有詳細分析。關於本文所探討之專利侵權案件,被控侵權人之防禦手段之一,為進行專利權無效之抗辯;並且智慧財產法庭民事第一審專利訴訟之統計資料中,統計2008年第3季至2021年第3季為止之專利權無效抗辯之成立比率,約為50.8%。無效抗辯之成立比率高於不成立之原因,可能是因新型專利僅採形式審查,故其專利權本質上不確定性較高,若侵害新型專利權之訴訟中被控侵權人若進行其專利權無效之抗辯,判定成立之風險高。

智慧財產法庭民事第一審專利訴訟案專利無效抗辯之成立比率

資料來源:智慧財產及商業法院網站<https://ipc.judicial.gov.tw/tw>

基於上述法院整理之專利無效抗辯之成立比率,對被控侵權人而言,實務上於專利侵權訴訟中將專利權無效之抗辯作為防禦手段之一,是有益的。

再者,我國智慧財產案件審理法第16條第1項明定:「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」,由此可知於民事侵權訴訟中,就被控侵權人提出之專利權無效抗辯所產生之爭點,法院具有判斷之權限。亦即,法院不得以其民事侵權訴訟之裁判須待行政處分或行政爭訟程序之結果為理由,裁定停止訴訟程序,使得民事侵權訴訟程序延宕。觀該條之立法目的,在於:「因專利權等智慧財產權屬私權,其專利有效性之爭點,自係私權之爭執,由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷,理論上無不當。並且智慧財產法院之民事法官,現已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力,則就其終結訴訟必須認定之權利有效性爭點,自無另行等待行政爭訟結果之必要。由此,設立該項規定,使審理智慧財產訴訟之民事法院,於訴訟中就其智慧財產權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷,並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用,以期紛爭一次解決,迅速實現訴訟當事人之權利保護」。

另一方面,法院就上述專利權無效判斷之效力,於智慧財產案件審理法第16條第2項明定:「前項情形,法院認有撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」,其係指法院僅能認為專利權有撤銷、廢止原因,但不得逕行宣告專利權之無效,此一判斷原則上亦僅於該訴訟發生拘束之效力。並且,關於專利權之撤銷,依據智慧財產案件審理法第16條第2項之立法說明可知,審理智慧財產事件之民事法院縱然因其判斷認該專利權確有應撤銷或廢止之原因,惟,除智慧財產專責機關即智慧財產局原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外,即法院無權就該專利權逕行予以撤銷或廢止。因此,專利權之撤銷,仍必須依現行專利舉發之行政訴訟為之,使得產生效力。

為了便於智慧財產法院判斷被控侵權人所提之專利權無效抗辯,審理法第17條第1項進而規定:「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯,於必要時,得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」亦即藉由智慧財產局之參加訴訟,來達到將專利權人、專利專責機關,以及抗辯專利無效者即被控侵權人三者一併進行專利權有效性爭點判斷之程序。

另觀中國大陸之專利侵權訴訟程序,由於在專利權有效性判斷與專利侵權判斷上實行「專利侵權糾紛案件採用民事侵權程序處理,專利確權的問題則採用行政無效程序解決」之制度*2,因此在中國大陸進行之專利侵權訴訟,與我國不同,被控侵權人無法於訴訟中進行專利權無效抗辯之防禦手段,被控侵權人僅能於知識產權局另提專利權無效之程序,另一方面審理侵犯專利權糾紛案件的法院又無權審查專利權的效力,因此通常會中止民事訴訟,等待專利權確權之行政訴訟的結果。然而,依中國大陸之2021年1月1日起施行的「最高人民法院關於修改《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》等十八件智慧財產權類司法解釋的決定*3」中第5條中明定:「人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的,人民法院應當中止訴訟,但具備下列情形之一的,可以不中止訴訟:(一)原告出具的檢索報告或者專利權評價報告未發現導致實用新型或者外觀設計專利權無效的事由的;(二)被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的;(三)被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據或者依據的理由明顯不充分的;(四)人民法院認為不應當中止訴訟的」,並且,於該決定之第7條亦規定:「人民法院受理的侵犯發明專利權糾紛案件或者經國務院專利行政部門審查維持專利權的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的,人民法院可以不中止訴訟」;關於第5條及第7條所指的答辯期間,依其民事訴訟法第125條第1項規定*4,為被告即被控侵權人收到起訴狀副本之日起十五日內,非常緊迫,因此,對被控侵權人而言,於知識產權局另提專利權無效之程序,雖然法院視情況可以不中止訴訟,惟,一旦法院中止訴訟會為被控侵權人爭取更多蒐集答辯所需之抗辯證據的時間,對被控侵權人而言,請求宣告專利權無效是一個必然要進行的操作。

並且,該決定的第6條*5亦對侵犯實用新型、外觀設計之專利侵權案件,明訂若於答辯期間屆滿後才於知識產權局提出該項專利權無效之程序,人民法院不會中止訴訟,但經審查後認為有必要中止訴訟時,可為之。

另,關於被控侵權人於人民法院中可進行之防禦手段之一,為現有技術抗辯,即中國大陸專利法第67條明定之「在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權」,並且在同法第22條第5項及23條第4條明確定義了現有技術及現有設計,即「本法所稱現有技術,是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術」及「本法所稱現有設計,是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計」。

然而,與無效抗辯相比,現有技術抗辯僅觀該專利是否為現有技術或現有設計,而未探究該專利申請專利範圍之其他專利要件如明確性等,因此,與我國之專利侵權訴訟相比,中國大陸之專利侵權訴訟程序中,因現有技術抗辯限制了被控侵權人可防禦及答辯之範圍,若被控侵權人未同時於知識產權局另提專利權無效之程序,則被控侵權人之防禦手段將有所欠缺,恐不利於被控侵權人。

參考資料:

*1  智慧財產及商業法院網站<https://ipc.judicial.gov.tw/tw>→業務統計→8.智慧財產法庭民事第一審專利訴訟事件收結及終結情形。
*2  于海濤,發表時間:2020.8.7,「專利侵權中引入專利無效抗辯事由的問題淺析」,中國貿促會專利商標事務所網站<https://www.ccpit-patent.com.cn>。
*3  「《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》等十八件智慧財產權類司法解釋的決定」,發表時間:2020.12.29,中華人民共和國最高法院網站<http://www.court.gov.cn>。
*4  中華人民共和國民事訴訟法第125條第1項「人民法院應當在立案之日起五日內將起訴狀副本發送被告,被告應當在收到之日起十五日內提出答辯狀。答辯狀應當記明被告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位、住所、聯繫方式;法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯繫方式。人民法院應當在收到答辯狀之日起五日內將答辯狀副本發送原告。」
*5  「《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》等十八件智慧財產權類司法解釋的決定」中第6條「人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期間屆滿後請求宣告該項專利權無效的,人民法院不應當中止訴訟,但經審查認為有必要中止訴訟的除外。」

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