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出版品(專利)
中國大陸專利法實施細則與專利審查指南之修改方向(杜燕文 專利國內部經理、李柏翰 專利國內部副理/專利師)(2021/12/16)

杜燕文 專利國內部經理
李柏翰 專利國內部副理/專利師

一、前言

中國大陸第4次修正之專利法於2021年6月1日正式施行,此次修正的幅度相當大,包含了外觀設計開放局部外觀設計、專利權期限補償、專利開放許可等等;然雖專利法已正式施行,但專利法實施細則尚未定案,專利審查指南徵求意見階段則剛結束。

此次專利法實施細則未同步施行的主因,應是中國大陸尚未加入海牙協定的緣故,因中國大陸專利法中,對於加入國際組織的規定,僅記載於專利法第19條第2款1及第3款2,且是以概括式說明方式為之,故縱使目前尚未加入海牙協定,只要針對外觀設計的專利權期限,及其他符合海牙協定的最低底限的規範,於專利法中先載明即可;然專利法實施細則及專利審查指南則無法以概括式記載,因兩份文件為實施的主要執行規範,故應是會於正式進入海牙協定後,專利法實施細則及專利審查指南方會正式施行。

因應加入海牙協定的相關規範尚未明朗,暫不適合論述,但其他部分的修改,已可從2020年11月27日公布的細則草案及2021年8月3日公布的指南草案見及較完整的雛型,故本文即針對整個修改之架構進行說明,但其中外觀設計相關規定修改甚大,因此細則草案與指南草案中有關局部外觀設計及外觀設計的本國優先權等部分將會另文說明。

二、細則草案及指南草案之修改方向

依目前指南草案的內容可以明顯得知,中國國家知識產權局對於細則草案已進行了大幅的修改,而根據目前指南草案的內容推敲,修正後的專利法實施細則的全部條文數可能會落在156條至158條之間,與修正前的123條相比,變動幅度相當大。此外,細則草案配合進入海牙協定,增加了第11章「關於外觀設計國際申請的特別規定」,因此將來公布的版本將使已正式施行之專利法,在推導上更加明確。

指南草案的內容,變動的部分除了對應進入海牙協定及細則草案第11章的內容,增加了第6部分「外觀設計國際申請」外,在現有的5部內容中,也配合專利法導入了一些新的制度,而有新增一些章節或於原有章節上進行大篇幅的變動,以下將針對指南草案中重點修改的部分依序介紹。

(一)誠實信用原則

指南草案新增專利法第20條誠實信用原則的相關規定,於此部分中明述不符合誠實信用原則包含了編造、偽造、抄襲、拼湊或者其他明顯不正當行為;此相關的規範為中國大陸對於非正常申請明確納入專利法的規範後,所作的明確宣示,於發明初步審查、實用新型初步審查、外觀設計初步審查及發明實質審查等須審核的條文中,均明述細則草案第11條(細則草案第43條之1,但於指南草案中已調整至細則第11條)均為適用條款,故初步審查中審查員應對於申請過程中的行為是否明顯違反誠實信用原則進行審查;因此這兩處的說明,即呈現了目前中國大陸對非正常申請要求的整體面向,內容中更包含了舉例說明,再配合其他相關辦法的規範,將可更了解中國大陸對於非正常申請行為的約束範圍;且於指南草案中更明述,若審查員於申請過程存在有細則草案第11條規定的情形,審查員不必進行新穎性、創造性的檢索,且規定細則草案第11條為全面審查的條款,因此,細則草案第11條及指南草案中的相關規範,再配合關於非正常申請的相關辦法,將對專利法第20條形成強大的支撐力。

(二)修改摘要、圖式及特殊領域說明書撰寫之規定

摘要部分:於現行規定中,發明或實用新型於提申時,須同時提供一幅最能說明技術特徵之附圖作為摘要附圖,但為精簡程序,於細則草案中明述僅須指定,無須再另檢附,於指南草案中,明述須於請求書中寫明圖號。

附圖部分:原於審查指南中規定,發明或實用新型之附圖應以黑色墨水繪製,於指南草案中,刪除了須為黑色墨水的規定,且明述必要時可以提交彩色附圖,以便清楚描述專利申請的相關技術內容。

說明書撰寫部分:審查指南第2部分第9章及第10章分別針對涉及計算機領域及化學生物技術領域的說明書撰寫方式進行說明,於此次的指南草案中,記載了更多的規範及撰寫範例,以給予特殊領域的申請案更多的指導。

(三)新穎性寬限期之修改

專利法第24條有關新穎性寛限期的規範中,加入在申請日以前6個月若在國家出現緊急狀態或者非常情況時,為公共利益目的首次公開的不喪失新穎性;而於細則草案中,則規定若有此情形,當官方認為必要時,可以要求申請人在指定期限內提交證明文件,若在指定期限內未提交,即不適用專利法第24條之規定。

另於指南草案中,更明確規範以下的處理及判斷方式:

1.若申請人於申請日前已獲知已為公共利益而首次公開過,應於提出專利申請時,於請求書中聲明,並自申請日起2個月內提交證明文件;

2.若申請人於申請日以後自行得知,應於得知情況後2個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明,並附具證明文件;

3.若申請人於收到官方通知後才得知時,應當於通知書上指定的期限內進行答覆,並提交證明文件;

4.若有發生為公共利益而首次公開過,而他人得知後再次公開時,則以申請人是否知情來考量,若為申請人知情,則視為同屬在國家出現緊急狀態或者非常情況時,為公共利益目的首次公開的不喪失新穎性;但若申請人不知情的狀況下他人的公開,則屬專利法第24條第4款之規定,為他人未經申請人同意而洩露其內容。

(四)加入可援引優先權在先申請文件

援引優先權在先申請文件補交權利要求書或說明書或其部分內容的規定,於我國的專利制度中已開放多年,中國大陸終於加入此援引制度。

1.指南草案規定,申請人可以在遞交日起2個月內或者在國務院專利行政部門指定的期限內,按照規定以援引優先權文件的方式補交發明或者實用新型專利申請權利要求書或說明書之一。

2.指南草案規定,發明或者實用新型專利申請缺少權利要求書、說明書的部分內容,申請人可以在遞交日起2個月內或者在國務院專利行政部門指定的期限內,按照規定以援引優先權文件的方式補交,保留原申請日。

簡言之,在遞交日起2個月內,或是收到通知的指定期限內,可援引優先權母案的整份權利要求書、權利要求書的部分內容、整份說明書或說明書的部分內容加入發明或實用新型申請案中,而不影響申請日。

指南草案亦規定,審查員於初步審查中,應審查援引加入聲明中寫明的在先申請的申請號是否與發明或實用新型的請求書中填寫的在先申請的申請號一致,並審查補交的申請文件內容是否有包含在在先申請文件副本和其中文譯文之中等等。

審查後如不符合規定,審查員應視情形發出辦理手續補正通知書或視為未提出通知書。若補正後補交的申請文件內容仍未包含在在先申請文件副本和其中文譯文之中,但符合其他規定者,則審查員應當發出重新確定申請日通知書,以補交權利要求書或說明書之日為申請日。

此外,PCT國際申請進入中國大陸國家階段時,如果申請人在進入聲明中指明申請文件中含有援引加入的項目或者部分,指南草案規定,審查員應當審查該援引加入是否符合規定,援引加入的項目或者部分是原始提交的申請文件的一部分。並且指南草案刪除了「審查過程中,不允許申請人通過修改相對於中國的申請日而保留援引加入的項目或部分」之敘述。最後,指南草案明定了對於國際申請,專利法第33條所說的原說明書和權利要求書包含援引加入的項目或者部分。

(五)優先權可恢復、可增加及可改正

「優先權可恢復」以及「優先權可增加及可改正」,是本次指南草案中關於優先權的兩大改變。在開始介紹之前,要先特別說明的是,中國大陸的優先權的恢復,與我國所稱的優先權復權,意思並不相同,詳細如後所述。

1.關於「優先權可恢復」,指南草案規定,未在專利法第29條規定的期限內向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,發明或者實用新型專利的申請人可以在期限屆滿之日起2個月內請求恢復優先權。

此為本次指南草案中關於優先權的一大放寬,現行規定中,不論是國際優先權或本國優先權,在後申請的申請日不能晚於優先權日起12個月,我國也是如此,此乃大多國家的常見規定,但指南草案將該12個月進一步放寬,縱使未在12個月內提出申請,只要在優先權日起12至14個月內提出在後申請,則仍可請求恢復優先權。然而,要特別留意的是,指南草案亦規定,請求恢復優先權時,要一併說明理由,至於實務上是否任何理由都能被接受,就暫不得而知。

2.關於「優先權可增加」,指南草案規定,未在申請的時候提出優先權書面聲明或者請求書中「漏寫」在先申請的申請日、申請號、原受理機構名稱的,發明或者實用新型專利的申請人可以自優先權日起16個月內或自申請日起4個月內,請求「增加」優先權要求。

3.關於「優先權可改正」,指南草案規定,未在申請的時候提出優先權書面聲明或者請求書中「錯寫」在先申請的申請日、申請號、原受理機構名稱的,發明或者實用新型專利的申請人可以自優先權日起16個月內或自申請日起4個月內,請求「改正」優先權要求。

前述的「優先權增加」類似於我國的優先權復權,換句話說,在後申請一樣要在優先權日起12個月內,而只是申請時漏聲明,因此之後可以補聲明來主張優先權。至於「優先權改正」則顧名思義單純是改正錯誤的優先權聲明資訊。但要留意的是,縱然仍於最早優先權日起16個月內,但若在後申請已做好公布的準備,則仍不能增加或改正優先權。

綜上所述,優先權日起12個月內提申的在後申請,其優先權主張可於最早優先權日起16個月內且尚未做好公布準備前增加或改正,此部分大致與我國相同,至於在優先權日起12個月至14個月之間提申的在後申請,則仍可於申請時聲明優先權主張,此部分即為我國沒有的優惠規定。

(六)初步審查更為嚴格

考量到我國申請人對於實用新型專利有一定的需求,因此指南草案此部分的修改,應會造成很大的影響。

1.實用新型案件於初步審查階段,明定根據專利法第22條第2款及第3款的審查原則,審查員可針對實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性和創造性進行審查,且是可根據其獲得的有關現有技術的訊息,進行創造性的審查。

2.外觀設計案件於初步審查階段,明定根據專利法第23條第1款及第2款的審查原則,審查員可針對外觀設計專利申請是否明顯不屬於現有設計,或與現有設計或現有設計特徵的組合相比,應具有明顯區別,審查員可針對上述兩原則進行外觀設計之初步審查。

因此,實用新型及外觀設計的初步審查加入了明顯不具備創造性/是否與現有設計有明顯區別的審查,因此初步審查更為嚴格,對於往後實用新型或外觀設計的權利取得會是更大的考驗,也會對於目前的申請實務造成極大的影響。

(七)發明或外觀設計請求延遲審查的規定

外觀設計的延遲審查規定原本與發明相同,為自提出延遲審查請求生效之日起1年、2年或3年,但指南草案修改為,外觀設計的延遲審查以月為單位,最長延遲期限為自提出延遲審查請求生效之日起36個月。

指南草案另規定,在期限屆滿前,不管發明或外觀設計案件,均可請求撤回延遲審查請求,符合規定者,延遲期限即終止,將按順序待審。

最後,針對一案兩請的案件,明述對已獲得專利權的實用新型所對應的發明專利申請會直接進行延遲審查,延遲期限通常為4年。

(八)針對技術評價報告相關規定

於細則草案中述及任何單位或個人可以提出請求,然於指南草案中的內容,卻又規範僅有三種類型的請求人可進行請求,分別如下:

1.專利權人,專利權人若為多個專利權人共有,可以是部分專利權人;

2.利害關係人,指有權根據專利法第65條的規定,就專利侵權糾紛向人民法院起訴或請求管理專利工作部門處理的人;

3.潛在的被控侵權人,指任何有可能成為被控侵權人的單位或個人,但若請求人為潛在的被控侵權人應當提交律師函等證明文件。

於細則草案中另述及申請人可於辦理專利權登記手續之請求時,同時請求專利權評價報告,但若於此時請求,官方作出專利權評價報告的時間,為自授權公告之日起2個月內作出。

另於指南草案中,針對請求人非專利權人時,官方應將專利權評價報告出具情形告知專利權人,且專利權人於收到專利權評價報告後2個月內,可提出更正請求。

(九)專利申請的複審與專利權的無效宣告

1.於細則草案中,針對複審程序,述及官方可以對駁回決定未指出的缺陷進行審查,但應給予複審請求人陳述意見之機會,於指南草案中,則除原有的態樣外,增加了明顯屬於專利法實施細則第11條71規定的情形,及駁回決定未指出的其他明顯實質性缺陷;並針對行政部門於進行前置審查,發現有上述缺陷,也可一併指出。

2.於細則草案中,針對無效宣告程序,述及官方可以對請求人未提出的理由進行審查,但應給予當事人陳述意見之機會,於指南草案中,則除了增加明顯屬於專利法實施細則第11條76規定的情形外,其餘內容與現行審查指南大致相同。

另於指南草案中,針對域外證據原規定除了須經所在國公證機關予以證明外,現行審查指南中所要求之「並須再經中國大陸駐該國使館予以認證」內容已刪除;且於無須辦理相關證明手續的態樣中,加入了若證據已為生效的人民法院裁判、行政機關決定或仲裁機構裁決確認時,即無須辦理。

(十)明定有重大影響的專利侵權糾紛

專利法70條規定了,國務院專利行政部門可以應專利權人或者利害關係人的請求處理在全國有重大影響的專利侵權糾紛。指南草案則進一步界定了有重大影響的專利侵權糾紛,包含了以下情形:

1.涉及公共利益;

2.影響行業發展;

3.跨區域的重大案件;

4.其他國務院行政部門認為應當由其作出行政裁決。

(十一)明述不中止處理專利侵權糾紛的情形

於細則草案第82條中明述在侵權糾紛處理中,有幾種狀況不會中止處理,相關規定原規範於審查指南,此次這幾種狀況明述於細則草案,包含了:

1.侵權糾紛的請求人出具的檢索報告或專利權評價報告,未發現實用新型或外觀設計存在不符合授予專利權條件的缺陷;

2.侵權糾紛的被請求人所提供的證據,足以證明被請求人所使用的技術已為公知;

3.侵權糾紛的被請求人請求宣告專利權無效的證據或理由明顯不充足;

4.無效程序已對實用新型或外觀設計作出維持有效決定;

5.官方認為不應中止的其他理由。

(十二)侵權程序中的調解原則

為明確規範專利法第65條,侵權糾紛時有那些狀況可進行調解,於現有實施細則第85條即已規定,有五種型態可以請求進行調解,而於細則草案第85條第3款中則再進一步規定,應遵循自願、合法的原則,且於調解協議達成後,當事人可依據法律、行政法規申請人民法院確認。

(十三)明定例外不視為假冒專利的行為

於專利法第68條中明述,假冒專利除了須承擔民事責任外,也須面對行政裁罰的責任,構成犯罪者依法追究刑事責任,因此於細則草案中,即明述哪些行為為假冒的行為,而與現行規範不同的,在於原規定專利權終止後,除非能證明產品或包裝上所標註的專利標示是在終止前即標示,否則仍屬假冒行為,但於細則草案中,已將終止後的相關規定均刪除,即專利權終止前後所標示的專利標示,均不會被視為有假冒專利的行為。

(十四)專利授權期限補償

專利授權期限補償,為此次修改注目的焦點之一,於專利法第42條第2款中明述,自申請日起滿4年,且自實質審查請求之日起滿3年後授予發明專利權的,應依專利權人的請求,將授權過程中的不合理延遲給予專利權期限補償,但若申請人引起的不合理延遲應除外;對此於細則草案及指南草案中有諸多細部規定,其中重點如下:

指南草案中明述,自發明專利申請日起滿4年,係指發明專利的授權公告日减去發明專利申請日起滿4年。上述的申請日,主要是指專利法第28條所規定之申請日,對於PCT國際申請案,是指進入中國國家階段的日期,對於分案申請,是指分案申請遞交日。上述的實質審查請求之日,是指實質審查請求生效日,此生效日是指發明專利申請進入實質審查階段通知書的發文日。

請求的時間,為專利授權公告之日起3個月內提出。

給予專利授權期限補償的,補償的天數是發明專利在授權過程中的不合理延遲時間扣除申請人引起的不合理延遲時間。

申請人引起的不予補償或不合理延遲的態樣共有以下類型:

1.若為同時辦理發或及實用新型的一案兩請案件,若實用新型已被授予專利權,則發明專利授權期限不予補償;

2.未在指定期限內答覆官方發出通知所引起的延遲,延遲時間為期限屆滿日起至實際提交答覆之日止;

3.申請延遲審查的,延遲時間為實際延遲審查的時間;

4.援引加入引起的延遲,延遲時間為根據實施細則第45條或第46條第1款引起的延遲時間;

5.請求恢復權利所引起的延遲,延遲時間為從原期限屆滿日起至同意恢復的恢復權利請求審批通知書發文日止;

6.自優先權日起30個月內辦理進入中國國家階段手續的國際申請,申請人未要求提前處理引起的延遲,延遲時間為進入中國國家階段之日起至自優先權日在起滿30個月之日止。

除上述屬申請人不合理的延遲外,另規定若有以下的延遲情形,則非屬申請人不合理的延遲:

1.中止程序;

2.保全措施;

3.行政訴訟程序;

4.依照實施細則第66條規定修改專利申請文件後被授予專利權的複審程序。

專利權人提出請求後,若官方認為請求不符合期限補償條件,應給予至少一次陳述意見或補正文件的機會,若仍不符合,則作出不予期限補償的決定。

(十五)藥品專利期限補償

專利法第42條第3款規定,為補償新藥上市審評審批占用的時間,對在中國獲得上市許可的新藥相關發明專利,國務院專利行政部門應專利權人的請求給予專利權期限補償。補償期限不超過5年,新藥批准上市後總有效專利權期限不超過14年。對此於細則草案及指南草案中有諸多細部規定,其中重點如下:

請求藥品專利期限補償應當滿足以下條件:

1.請求補償的專利授權公告日應當早於藥品上市許可申請獲得批准之日;

2.提出補償請求時,該專利權處於有效狀態;

3.該專利尚未獲得過藥品專利期限補償;

4.獲得上市許可的新藥相關技術方案應當落入請求補償的專利權利要求的保護範圍;

5.一個藥品同時存在多項專利的,只能請求對其中一項專利給予藥品專利期限補償;

6.一項專利同時涉及多個藥品的,只能對一個藥品就該專利提出藥品專利期限補償請求。

藥品專利期限補償請求應當由專利權人提出。專利權人與藥品上市許可持有人不一致的,應當征得藥品上市許可持有人書面同意。

專利權人請求藥品專利期限補償的,應當自藥品上市許可申請獲得批准之日起3個月內向專利局提出請求,對於獲得附條件上市許可的藥品,應當自獲得正式上市許可之日起3個月內向專利局提出請求,但補償期限的計算以獲得附條件上市許可之日為准。

提出藥品專利期限補償請求時,請求對製備方法專利進行期限補償的,應當提交國務院藥品監督管理部門核准的藥品生產工藝資料。

新藥相關技術方案未落入指定專利權利要求的保護範圍的,不予期限補償。

藥品專利補償期限的計算方式為:藥品上市許可申請獲得批准之日减去專利申請日,再减去5年所得的時間。該補償期限不超過5年,且該藥品上市許可申請批准後總有效專利權期限不超過14年。

經審查後認為藥品專利期限補償請求不符合期限補償條件的,專利局應當給予請求人至少一次陳述意見和/或補正文件的機會。

經審查認為應當給予藥品專利期限補償的,如果專利權人已經提出專利授權期限補償請求但專利局尚未作出審批决定,審查員應當等待專利授權期限補償請求的審批决定作出以後,再確定給予藥品專利期限補償的時間;如果專利權人尚未提出專利授權期限補償請求,且其自專利授權公告之日起3個月期限尚未届滿,審查員應當等待專利授權期限補償請求的時限届滿以後,再確定給予藥品專利期限補償的時間。

(十六)開放許可

開放許可是本次專利法修正的一大改革,其提供一個平台方便媒合專利權人與被許可人,專利權人將愈許可出去的專利權及許可條件公布出來,任何人同意該等許可條件,便可不經專利權人同意而逕行滿足該等許可條件而直接獲得許可。

由於這是新的制度,因此指南草案中新增了一整個章節來說明開放許可的各種細部規定,其中重點規定如下:

當事人可以依照自願原則自由設立許可條件。但對於明顯不合理的許可使用費標準,專利局有權要求當事人提供相關證明文件。

針對下列情形提出的專利開放許可聲明不予公告:

1.專利權處於獨佔或者排他許可有效期限內且許可合同已經備案的;

2.因專利權的歸屬發生糾紛或者人民法院裁定對專利權採取保全措施,已經中止有關程序的;

3.專利權處於年費滯納期的;

4.專利權被質押,未經質權人同意的;

5.專利權已經終止的;

6.專利權已經被宣告全部無效的;

7.實用新型或者外觀設計專利尚未經專利局出具專利權評價報告的;

8.專利權評價報告顯示實用新型或者外觀設計專利權不符合授予專利權條件的。

專利開放許可聲明自開放許可公告之日起生效。專利權人可以撤回開放許可聲明,且撤回開放許可聲明不得附有任何條件。開放許可聲明的撤回,自公告之日起生效。

專利開放許可實施合同被准予備案的,專利權人可以減繳專利開放許可實施期間,應當繳納但尚未到期的年費。專利權人符合多項費用減繳條件的,按照減繳比例較高的一項條件予以減繳。

綜上所述,開放許可顯然有助於活化專利的利用,也讓未實際製造、販賣專利相關產品的專利權人,有更多的機會可以從專利權中獲取利潤及減繳年費,然而要留意的是,開放許可期間,任何人只要滿足許可條件便會直接獲得許可,不會詢問專利權人是否同意,這是與專利法修正前的過往各種許可最大不同之處,專利權人如仍欲保留選擇被許可人的空間,仍需多留意此制度之使用。

三、結語

中國大陸目前施行的專利法,雖實施細則及審查指南均尚未定案,然從目前徵求意見版的兩份文件來看,除了因應海牙協定而制定的外觀設計國際申請資訊尚未明朗外,整個法規執行的走向應已有明確的方向,然最後的態樣會是如何,仍須視最後的公布版本才知曉。

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