首頁 » 智財情報 » 出版品(專利)
出版品(專利)
COVID-19 肆虐下專利案件遲誤之救濟 (潘子微 專利國外部主任)(2021/12/16)

潘子微 專利國外部主任

自2019年底開始,新冠肺炎(COVID-19)急速地影響世界各國,全世界的人都從剛開始的未知,付出了慘痛的代價,也經歷了無情的肆虐與無數的對抗,直到現在,開始想要改變策略嘗試共存,然而,到目前為止,仍看不到病毒肆虐結束的盡頭,這個突如其來的病毒,除了滲透人們的生活環境,也甚而影響整個世界的經濟體系。

以前從未經歷過的限制入境、封鎖城市、關閉公共場所等等管制,在過去一年中對全世界的人來說已不再是陌生詞彙。這是各國政府在面對新冠肺炎的肆虐下,為達到減少戶外人員流動以降低病毒傳播所做出的緊急措施。但經濟不能完全停擺,民間企業、政府機關為因應限制人員移動的政策下,必須做出應對的策略。因此,世界各國為維持基本運作,開始採取分流辦公、居家上班等新工作型態,以遠距工作、減少群聚等模式,避免員工或與他人接觸導致相互感染所帶來可能停擺的風險。不過這樣的應變措施還是無法適用在各個行業,對於第一線的警消醫護們,一瞬間所有的工作量大幅增加;相反的,服務業的航空、觀光、旅遊等,卻遭受全面停擺。

對於專利申請作業而言,雖然可透過電子郵件聯絡或電子送件方式提出申請,但在此嚴峻的限制下,無可避免的在某些方面仍受到新冠肺炎的嚴重影響。其中,最直接的影響便是因限制人員移動的政策導致專利案件期限的遲誤。我國為因應新冠肺炎的肆虐而導致專利案件期限的遲誤,經濟部智慧財產局也採取因應措施以保障國內外申請人之權益,並於2020年初發布了一則公告:

 「專利、商標各項申請案因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續擴大致遲誤法定期間者,得申請回復原狀。

 重申專利、商標各項申請案如因天災或不可歸責於己之事由造成遲誤法定期間者,得依專利法第17條及同法施行細則第12條或商標法第8條及同法施行細則第9條規定申請回復原狀。專利、商標之申請人如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情導致遲誤各項法定期間者,得檢具相關證明文件,依規定申請回復原狀,本局原則上將視個案具體情形從寬認定之。」

 此公告所述之專利法第17條及同法施行細則第12條內容可參閱如下:

 *專利法第17條

申請人為有關專利之申請及其他程序,遲誤法定或指定之期間者,除本法另有規定外,應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者,仍應受理。
申請人因天災或不可歸責於己之事由,遲誤法定期間者,於其原因消滅後三十日內,得以書面敘明理由,向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者,不得申請回復原狀。
申請回復原狀,應同時補行期間內應為之行為。

前二項規定,於遲誤第二十九條第四項、第五十二條第四項、第七十條第二項、第一百二十條準用第二十九條第四項、第一百二十條準用第五十二條第四項、第一百二十條準用第七十條第二項、第一百

四十二條第一項準用第二十九條第四項、第一百四十二條第一項準用第 五十二條第四項、第一百四十二條第一項準用第七十條第二項規定之期間者,不適用之。

*專利法施行細則第12條


第十二條 依本法第十七條第二項規定,申請回復原狀者,應敘明遲誤期間之原因及其消滅日期,並檢附證明文件向專利專責機關為之。

針對因新冠肺炎而須申請回復原狀者,智慧財產局表示將依照個案從寬認定,且針對呈送的相關證明文件亦無嚴苛的規定(如文件之認證,公證簽證等),只要申請人提供之證明文件足以證明因疫情影響導致期限之遲誤,進而必須提出回復原狀之請求以續行該專利申請案,原則上皆被認可。智慧財產局在專利業務小提醒簡報中,特別將專利案件因疫情所致而遲誤法定期間之態樣,歸納為兩大類,一為遲誤申請法定期間,二為遲誤檢送文件法定期間。第一類遲誤申請法定期間,項目包括:申請專利主張優先權之法定期間,發明及新型申請分割之法定期間,發明申請實體審查之法定期間,及申請再審之法定期間。第二類遲誤檢送文件法定期間,項目包括:檢送優先權證明文件之法定期間及檢送生物材料之法定期間。實務上,以遲誤檢送優先權證明文件之法定期間案件居多,原因乃在於各國的專利局,製作優先權證明文件仍以紙本為大宗,然因國外疫情嚴峻,許多國家採取封城措施,導致許多國家專利局之工作人員無法上班。以美國為例,美國專利商標局(USPTO)也經常回覆專利申請人,因防疫措施該局辦公人員不足,導致紙本文件或處理文件進度嚴重延遲。以下列舉因新冠肺炎疫情而導致遲誤法定期限並經申請成功回復原狀的案例,提供給大家參考。

案例一:美國申請人A無法於法定期限2021年02月18日前向我國智慧財產局補呈優先權證明文件

事實:本案須於法定期限2021年02月18日前向我國智慧財產局補呈一件美國專利申請案優先權證明文件,然而因疫情之故,而延誤該法定期限。

案情說明:申請人A委託其美國代理人(該事務所位於馬里蘭州)於2021年01月14日透過線上平台向美國專利商標局(USPTO)申請優先權證明文件。

之後,美國代理人多次致電美國專利商標局(USPTO)且同時以電子郵件方式詢問有關優先權證明文件之核發進度,然而,在此期間,美國專利商標局(USPTO)皆未回應。直到2021年02月10日美國專利商標局(USPTO)終於透過電子郵件回覆將儘速完成訂單並會以限時包裹寄送優先權證明文件至美國代理人辦公處所。

豈料,直到本案補呈優先權文件法定期限2021年02月18日,美國代理人仍未收到由美國專利商標局(USPTO)寄發之優先權證明文件。

在2021年02月25日,美國代理人終於收到自美國專利商標局(USPTO)於2021年02月23日寄發之美國專利申請案之優先權證明文件,但補呈優先權文件之法定期限已過。

申請人A遂依據專利法第17條請求回復原狀並附上證明文件:(a) 美國代理人聲明陳述文件申請之過程、(b) 美國代理人線上向美國專利商標局(USPTO)優先權證明文件之訂購單及美國專利商標局(USPTO)該筆訂單紀錄、(c) 美國代理人與美國專利商標局(USPTO)之間聯繫之電子郵件以及(d) 美國代理人將文件寄至臺灣代理人的包裹封面。依據所附文件的時間軸及說明,可清楚證明本案申請人因不可歸責於己之事由,以致遲誤2021年02月18日補呈優先權證明文件之法定期限,經智慧財產局審查後,核准本案補呈優先權文件之回復原狀申請。

案例二:美國申請人B無法於法定期限2020年05月18日前向我國智慧財產局補呈優先權證明文件

事實:本案須於法定期限2020年05月18日前向我國智慧財產局補呈三件美國專利申請案優先權證明文件,然而因疫情之故,而延誤該法定期限。

案情說明:本案須提交三件美國專利申請案優先權證明文件,由申請人B之母公司Z負責訂購與寄送。母公司Z承辦人於2020年05月05日透過線上平台向美國專利商標局(USPTO)申請本案三件優先權證明文件。由訂單之回執訊息記錄得知,上述文件預計須花費7個工作天(即2020年05月12日前)完成。

然而,事隔多日,母公司Z承辦人仍未收到優先權文證明文件。經聯繫美國專利商標局(USPTO)有關優先權證明文件之核發進度。美國專利商標局(USPTO)回覆因應防疫措施致該局辦公人員不足,故2020年3月至5月間之紙本文件處理進度嚴重延遲。

本案申請人B及其母公司Z皆位於美國喬治亞州亞特蘭大市,該市自2020年3月實施限制外出政策並明令非必要不得外出,且該令持續延長至2020年7月但有條件放寬。申請人B及其母公司Z為配合喬治亞州亞特蘭大市市政府之防疫政策,規定其在亞特蘭大市之員工於2020年6月1日後才得以返回公司現場辦公,致使母公司Z承辦人直至2020年06月初才發現本案優先權文件已寄達其公司所在地,雖透過快遞寄至臺灣,但補呈優先權文件之法定期限已過。

綜上,本案因新冠肺炎致美國專利商標局(USPTO)辦公人員不足進而導致文件核發延遲。母公司Z承辦人雖於2020年05月05日向美國專利商標局(USPTO)申請優先權證明文件,然美國專利商標局(USPTO)未能於原標準作業期限前完成,並遲至2020年05月14日才完成優先權證明文件之製作。又因申請人B及其母公司Z所在地之居家限制令,導致申請人B及其母公司Z之員工無法及時返回公司辦公,亦無法收取寄達之優先權證明文件,而造成寄送優先權證明文件至臺灣之延遲,針對遲誤補呈優先權證明文件之法定期限2020年05月18日,實屬不可歸責於申請人之事由。

申請人B遂依據專利法第17條請求回復原狀並附上證明文件:(a) 申請人B其母公司Z承辦人聲明簡述文件申請之過程、(b) 母公司Z承辦人線上向美國專利商標局(USPTO)優先權證明文件訂單歷史紀錄、(c) 喬治亞州亞特蘭大市市政令、公司居家上班與旅行禁令之延展內部公告以及(d) 母公司Z承辦人將文件寄至臺灣的包裹封面,依據所附文件的時間軸及說明,可清楚證明本案申請人因不可歸責於己之事由,導致遲誤補呈優先權證明文件之法定期限,經智慧財產局審查後,核准本案補呈優先權文件之回復原狀申請。

由上述兩案例可知,智慧財產局雖公告,針對申請人如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情導致遲誤法定期間者,原則上將視個案具體情形從寬認定之,但基本的證明文件仍須備妥齊全,如:國外專利局核發的遲誤證明,公文,郵件內容,申請優先權文件之收據,受理申請之文件,或郵寄快遞等資訊及文件等等,仍必須收集齊全,以茲證明該文件遲發導致申請人取得時已逾法定期間,如此,智慧財產局方能核准補呈優先權文件回復原狀之申請。

面對世事的快速變化,在因應各種巨大的挑戰情況下,各國申請人亟需專業代理人的意見與協助。就如現今來勢洶洶的疫情,更需要有經驗的專業諮詢,方可應付突來的劇變以及複雜的法條規定,以保障申請人自身的權益。

TOP