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我國、中國大陸、日本關於提供第三方意見的最新規定 (李文超 專利日本部) (2021/12/16)

李文超 專利日本部

為藉由公眾參與來提升專利審查的品質,採早期公開制度的各主要專利局皆制定了提供第三方意見(Third Party Observation,TPO)的制度。本所曾於2015年9月17日針對我國、中國大陸和日本對發明案公開後提供第三方意見之規定作了詳盡介紹(註1)。鑑於近年來各國關於第三方意見之規定作了一定的修改與調整,以下,本所整理介紹我國、中國大陸及日本三方關於第三方意見的最新規定及第三方意見提交文件的規範,並於文末對該三方的規定進行比較。

壹、我國

一、法條依據(註2)

2020年06月24日修正之專利法施行細則第39條:

發明專利申請案審定前,任何人認該發明應不予專利時,得向專利專責機關陳述意見,並得附具理由及相關證明文件。

二、我國第三方意見提供制度介紹

為對上述法條之細節進行說明,智慧局於2020年7月24日公告「發明專利申請案第三方意見作業要點」(以下簡稱為「作業要點」),該作業要點於2020年8月25日發布,並自2020年9月1日起生效施行(註3)。以下,基於該作業要點,對我國第三方意見提供制度列表進行概述:

我國第三方意見提供制度(註4)

何時可提交第三方意見?

自發明專利申請案申請日起直到申請案審定前為止,換言之,在申請案繫屬於智慧局審查期間,得向智慧局提交第三方意見。

何人可提交第三方意見?

除了申請案的申請人以外的任意人,且提交人需具名(於意見書填寫個資,個資不會對外公開)提交。

如何提交第三方意見?

1.透過智慧局e網通「新電子申請系統」以電子方式提交。

2.郵遞寄送至智慧局。

3.於智慧局對外服務期間8:30~17:00遞交至收文櫃。

第三方意見提交內容包含哪些文件?

1.第三方意見書。

2.引證文件書目表(公開日期必須能被明確認定)。

3.理由書。

4.其他與引證文件相關的資料。

第三方意見提交人是否會得到反饋?

否,提交人可至智慧局網站「專利公開資訊查詢」系統中查詢其意見是否被採納。

第三方意見提交內容是否被公開?

1.引證文件書目表會被公開。

2.除引證文件書目表之外的資料不會於線上系統公開,但可依據智慧局「專利閱卷作業要點」之規定申請閱卷,除了第三方意見提交人之個資外,閱卷者可以詳閱第三方意見之完整內容。

提交第三方意見是否收費?

否。

【表1】

三、我國第三方意見提交文件的規範

以下針對我國第三方意見提交文件的規範列表進行說明。

我國第三方意見提交文件的規範(註5)

文件名

文件說明

第三方意見書

需填寫:

1.申請案號。

2.意見提交人個資。

3.附送書件。

引證文件書目表

僅可使用公開資料,需填寫:

1.引證文件書目及引用段落。

理由書

依照智慧局提供的A/B二種格式擇一填寫,其中,

格式A:說明引證文件之內容為主,以供審查人員快速了解其與申請案之關聯內容。

格式B:參考智慧局發行之審查意見通知書之撰寫格式,將申請案請求項之技術特徵與引證文件進行比對,闡述申請案如何相對引證文件不具可專利性。

其他附件

引證文件及其相關資料,盡可能詳盡。

【表2】

貳、中國大陸

一、法條依據(註6)

2010年1月9日修正之專利法實施細則第48條:

自發明專利申請公佈之日起至公告授予專利權之日止,任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見,並說明理由。

二、中國大陸公眾意見提供制度介紹

第三方意見在中國大陸被稱作公眾意見,以下,基於上述實施細則第48條、及2010年版之專利審查指南的第二部分第8章第4.9節“對公眾意見的處理”中的規定,對中國大陸公眾意見提供制度列表進行概述:

中國大陸公眾意見提供制度(註7)

何時可提交公眾意見?

發明專利申請文件公開之日起至公告授權之日為止。

何人可提交公眾意見?

任何個人或法人,可實名或匿名。

如何提交公眾意見?

目前只接收紙本的公眾意見,可面交,也可郵寄至國家知識產權局專利局受理處。

公眾意見提交內容包含哪些文件?

未強制要求公眾意見提交的形式及文件材料。

公眾意見提交人是否會得到反饋?

對公眾意見的處理情況,不必通知提出意見的公眾。

公眾意見提交內容是否被公開?

公眾意見將供審查員在實質審查時考慮,若認為該公眾意見可採用,會做為審查的理由和依據。

提交公眾意見是否收費?

否。

【表3】

三、中國大陸公眾意見提交文件的規範

如上述表3所示,國知局對於提出的內容及文件材料並無形式上的規定,然為提高公眾意見被審查員採納的機會,建議提交人參考國知局發行之審查意見通知書之行文格式進行撰寫,以接近審查員的審查思路,便於審查員理解。具體而言,由於審查員的審查過程受到專利審查指南之規定的約束,因此公眾意見提交人可基於審查指南的規定,以接近審查意見通知書的行文格式進行撰寫。並且為了提高公眾意見的說服力,建議提交人在舉證及對比時,將理由寫得充分及嚴謹(註8)。

參、日本

一、法條依據(註9)

令和元年(2019)修正之特許法施行規則第13條之2(以下為摘要):

任何人得向特許廳提出發明申請中存在以下1至4點之事項的證據,惟若申請案不係屬於特許廳時,該法條不適用。

1. 增加新事項(特許法第17條之2第3項)。

2. 不符合發明定義,或不具產業利用性、或新穎性、或進步性,或不符合先申請原則(特許法第29條、第29條之2或第39條第1至4項)。

3. 說明書不符合充分揭露而可據以實施之要件,或申請專利範圍不受說明書支持,或不明確,或不簡潔(特許法第36條第1項或第4項(第4款除外))。

4. 以外文本提出發明申請之情形,申請案之記載超出外文本之範圍。

特許法施行規則第13條之3(以下為摘要):

任何人得向特許廳提出公告後之發明專利中存在以下1至5點之事項的證據。

1至4點同上述特許法施行規則第13條之2中所規定之1至4點。

5. 不適法之訂正(特許法第126條第1項但書、或第5至7項、第120條之5第2項但書、或第134條之2第1項但書)。

二、日本第三方意見提供制度介紹

根據日本特許廳在2017年發布的統計,每年約有7千件第三方意見在日本提出,而在特許廳接受第三方意見的相關案件的73%中,第三方意見所提出的文件等是作為引用文獻被記載於審查意見通知書中(註10)。以下,對日本第三方意見提供制度列表進行概述:

日本第三方意見提供制度(註11)

何時可提交第三方意見?

不論發明申請或實用新案(新型)申請提出後(註12),還是發明核准或實用新案(新型)公告後(註13),任何時候皆可向特許廳提交第三方意見。

何人可提交第三方意見?

任何人皆可提交,亦可匿名提交(註14)。

如何提交第三方意見?(註15)

1.郵遞至特許廳。

2.向特許廳申請課櫃檯提交。

3.線上提交。

第三方意見提交內容包含哪些文件?

依據特許法施行細則之樣式第20,具體如【刊行物等提出書】(註16)所示,準備提出刊物(引證文件)及提出理由。

第三方意見提交人是否會得到反饋?

提交人若有需要得到反饋,可於上述【刊行物等提出書】之【提出理由】一欄,註明希望得到反饋,惟若提交人匿名提交,則不會收到反饋。

第三方意見提交內容是否被公開?

除上述第三方意見被引用於審查意見通知書之情形,任何個人或法人皆可向特許廳申請資訊公開(情報公開),惟第三方意見提交人之個資等重要隱私訊息不會被公開。

提交第三方意見是否收費?

否。

【表4】

三、日本第三方意見提交文件的規範

在上述【刊行物等提出書】中,提交人需填寫意見提交對象之發明申請或發明專利的申請案號及提出刊物相關資訊,且選擇性地填寫第三方意見提交人的個資相關資訊,除此之外,日本對於提出理由的內容並無形式上的規定,然為提高第三方意見被審查人員採納的機會,如上述表2、段落貳之三之說明,建議提交人參考特許廳發行之審查意見通知書之撰寫格式,將申請案請求項之技術特徵與提出刊物進行比對,闡述發明申請或發明專利如何相對提出刊物不具可專利性。

肆、我國、中國大陸、日本關於第三方意見之規定的比較

一、三方比較

以下列表進行我國、中國大陸及日本三方關於第三方意見提供制度的比較。

 

我國

中國大陸

日本

可針對何種專利提交?

發明

發明

發明或新型

何時可提交?

發明申請案申請日起到申請案審定前為止。

發明申請文件公開之日起至公告授權之日為止。

發明或新型申請提出後,或發明或新型公告後,不限時間。

何人可提交?

申請案的申請人以外的任意人,需具名。

任何人,可匿名。

任何人,可匿名。

如何提交?

線上、郵遞、親送擇一。

郵遞、親送擇一。

線上、郵遞、親送擇一。

提交內容為何?

依據發明專利申請案第三方意見(註17)中之規定準備理由書及及相關引證。

無特別要求。

依據【刊行物等提出書】(註18)中之規定準備文件及相關證據。

提交人是否得到反饋?

若需反饋可註明。

提交內容是否被公開?

引證文件書目表會被公開,其餘內容可申請公開。

可能被引用於審查意見通知書。

可能被引用於審查意見通知書,也可申請公開。

是否收費?

【表5】

二、結論

從上述表5之比較結果可知,雖臺中日關於第三方意見提供制度彼此間略有不同,但設立該制度之目的相近,皆為藉由公眾參與來提升專利審查的品質。同時,從公眾或專利申請案的競爭對手的角度來看,提交第三方意見與申請舉發(無效宣告)相比,提出時間更早,準備難度及成本更低,因此亦不失為一個反制競爭對手專利佈局的有力手段。

此外,如同上述,為提高第三方意見被採納的機會及說服力,建議提交人基於提交當地審查基準(審查指南)之規定,依據審查人員審查一般案件時所遵循的規則,參考審查意見通知書之行文格式進行撰寫,並且在舉證及對比時,將理由寫得充分及嚴謹,便於審查人員理解。

另外,相較於我國與中國大陸,日本可在發明或新型公告後提出第三方意見,是較為特殊之處。依特許廳發布的「權利賦予後的情報提供」(註19)中提及,雖特許廳並不會針對公眾對公告後專利提出的第三方意見進行審理,但內容可供公眾查詢,故專利權人可先依該資料判斷是否需進行更正以避免未來被舉發,欲提出舉發者亦可參考該意見來提出舉發並更加充實舉發理由及證據。

 

附註: 

註1:台一國際智慧財產事務所,專利話廊,主要國家對發明案公開後第三方提供意見之規定,2015年9月17日,https://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201591710564239.pdf
註2:中華民國專利法施行細則(2020年06月24日修正),
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070008
註3:理律法律事務所,新知,「發明專利申請案第三方意見作業要點」自2020年9月1日生效施行,2020年9月30日,
https://www.leeandli.com/TW/Newsletters/6539.htm
註4:經濟部智慧財產局,發明專利申請案第三方意見(更新日期2020年10月26日),
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-56-880704-2848c-1.html
註5:參上述4。
註6:國家知識產權局,公益講座,公眾意見程序的運用,2021年1月,
https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=159240&colID=2132
註7:精金石知識產權,第三方公眾意見,
http://www.jjsip.com/index.php/patent/index/id/24.html
註8:柳沈律師事務所,柳沈IP簡訊&精選文章,專利公眾意見淺談,2020年7月1日更新,
http://www.liu-shen.com/Content-2991.html
註9:日本特許廳,10-04 権利付与後の情報提供,2021年7月21日更新,https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/10-04.pdf。
註10:日本特許法施行規則,令和元年修正,
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000400010
註11:日本特許廳,情報提供制度について,2017年4月,
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html
註12:參上述10。
註13:小山特許事務所,特許出願に対する情報提供(特許付与前の情報提供),2020年1月22日更新,
http://www.koyamapat.jp/2020/01/22/jouhou_teikyou_fuyozen/
註14:小山特許事務所,特許に対する情報提供(特許付与後の情報提供),2020年1月22日更新,
http://www.koyamapat.jp/2020/01/22/jouhou_teikyou_fuyogo/
註15:日本特許廳,情報提供制度の概要,2019年7月4日更新,
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_01.html
註16:日本特許廳,情報提供を行う際の手続,2017年4月7日更新,
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_02.html
註17:独立行政法人工業所有権情報・研修館,各種申請書類一覧(紙手続の様式),
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html
註18:參上述4。
註19:參上述16。 

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