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出版品(專利)
分割案也可以這麼運用 (鄭光益 專利國外部副理/專利代理人) (2021/07)

一、引言

專利案的申請人在完成發明後,為了儘速取得申請日,有可能申請時提出的請求項的內容並未對所完成的發明有周延的保護。申請人可以在申請過程中得提出修正的期間修正請求項,使發明能獲得周延的保護。然而,假如在收到獲准通知之後,已無修正請求項之適用法規,僅能在核准審定書送逹後三個月內提出分割申請(專利法第34條第2項),將欲增加之請求項列於分割案中。

除了上述分割案由申請人主動提出之外,審查委員在審查過程中亦可能通知申請人提出分割案。另外,專利案的申請人在申請後提出專利申請案的實體審查請求之後,審查委員將就申請專利範圍進行審查。

二、提出分割案的時點

專利申請人如果想申請分割案,應在(1)原申請案再審查審定前;或(2)原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內提出申請。因此,申請人可以在原申請案仍繫屬智慧財產局時提出分割申請;另外,當原申請案在初審或再審查核准審定書送達後三個月內仍可提出申請。然而,在原申請案在初審階段被核駁時,原申請案已不繫屬智慧財產局,此時不得提出分割申請;需嗣原申請案提出再審查申請後,才可提分割申請。

申請人提出的分割案的申請日係援用原申請案之申請日為申請日,假如原申請案有主張優先權,則分割案仍得主張優先權。然而,分割案在享有援用原申請案之申請日為申請日的利益時,分割案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。另外,原申請案主張優惠期者,分割案仍得主張優惠期。

另外,申請分割時,不得變更原申請案之專利種類。例如,原申請案為發明,若欲分割成新型案,則應先分割出一個發明案,再改請發明案成為新型案。

再者,分割案如需申請實體審查,例如發明案,則申請人需在原申請案申請日起三年內申請實體審查。假如申請分割已超過原申請案申請日起三年,需於申請分割之日起三十日內,申請實體審查。

三、提出分割案的情況

專利申請人可以因為因應審查意見通知函的審查意見而提出分割案。另外,也可以依照申請人的商業考量(申請人自己的產品或競爭對手的產品)而提出分割案。申請人可以在下列情況下提出分割案;

1.  審查報告顯示請求項不符合單一性的規定

申請案的二個以上發明,如果屬於一個廣義發明概念,即符合單一性,得於一申請案中提出。當審查委員審查包含超過一個獨立請求項的請求項時,他將在這些獨立請求項中選擇特別技術特徵。特別技術特徵是指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵。也就是說,特別技術特徵是賦予請求項具有新穎性及進步性之技術特徵。

假如審查委員發出審查報告,指出請求項與先前技術比較之下不具有對應的特別技術特徵而不符合單一性的規定,在每一個獨立項相較於先前技術具有進步性之情況下,申請人可以對於不符合單一性規定的獨立項群組作分割申請,以在不限縮獨立項範圍之情況下,保有最大的專利範圍。然而,假如審查委員發出審查報告,指出請求項與先前技術比較之下不具有對應的特別技術特徵而不符合單一性的規定,且不是每一個獨立項相較於先前技術皆具有進步性之情況下,申請人需先克服不具進步性的問題再作後續處理。

2.  回應審查意見而有兩種請求項修正意願的另一種呈現方式

在收到關於進步性問題的審查報告後,申請人或許想到數種修正請求項(特別是限縮範圍)的方式。例如,申請人可能想到兩種同等重要的請求項修正方式,然而,因為申請人對於單一審查報告只能以單一修正方式送至智慧局,另一種請求項修正方式即不能在此申請案中送智慧局。此種情況下,申請人可以申請分割案,以主張另一種請求項修正方式。

3.  加速可獲准的請求項核准

有些審查報告指出某些請求項有不准的理由,而其餘請求項無不准的理由。在此情況下,申請人可以將可獲准的請求項留在原申請案中,將有不准理由的請求項分割至一分割案中,以在分割案中作後續的申論及/或修正。此措施可確保此申請案中可獲准的請求項儘早獲准。

4.  主張未在原申請案主張的發明

申請人可能在提出專利申請後想要增加新的請求項。當申請案的審查意見通知書尚未發出或者在收到審查意見通知書後得申復的期間內,假如新的請求項中的發明揭露於說明書及圖式內,申請人可以將新的請求項加至請求項中。然而,假如申請人已經收到申請案的核准審定書,申請人僅能在核准審定書送達後三個月內提出分割案申請。如果說明書內揭露的發明未能於上述的情況下申請以獲得專利,則這些未於請求項內主張的發明即是申請人揭露並公開且貢獻給社會大眾的發明,申請人辛勞所得的發明為社會大眾無償利用。

5.  調整申請中案件的請求項範圍,以涵蓋申請人最近的產品

專利案的申請可能延續數年,特別是在申請人於接近提出申請後三年提實審的期限才提出實審之情況下。經過了數年,申請人想獲得專利保護的範圍可能改變,尤其是經過數年,申請人上市或即將上市的產品與提申時的產品有可能改變。此時,若申請案尚未審定但不在可提請求項修正的期間內,則申請人可藉由申請分割案而保護最近的產品。

6.  藉由分割延續申請狀態,改變請求項的範圍,以涵蓋競爭者的產品

一個申請案的審查中或獲准的請求項之專利範圍可能並不涵蓋競爭者的產品。因為一個分割案的申請日係援用其之母案的申請日,因此,藉由對於母案提出一個分割案之後再由該分割案分割出另一個分割案,以此下去,即使母案及第一個分割案已獲准且無法提出分割案,第二(或第三)個分割案仍在可提分割案的狀態,而可隨時提出分割案,以具有涵蓋競爭者產品的請求項。且最後一個分割案具有母案的申請日,此等同於延長具有最早申請日之母案的申請存續期間。因此,即使母案已經獲准且不能提分割案,申請人仍可以監視競爭者的產品,且藉由改變分割案請求項的內容,而涵蓋競爭者的產品。此措施可以有效地阻礙競爭者進入申請人產品的技術領域。

7.  藉由分割延續申請狀態,改變請求項的範圍,以涵蓋競爭者專利申請案的請求項範圍

申請人可能想要申請案的請求項涵蓋競爭者專利申請案的請求項範圍。在此情況下,申請人應該監視競爭者專利申請案的公開的請求項及後續的請求項修正,以瞭解競爭者所欲保護的請求項範圍。接著,申請人可以修正原申請案或分割案的請求項以涵蓋競爭者專利申請案的請求項範圍。此種方式在後續的專利訴訟中相當有利。然而,申請人需藉由提出分割案以保有至少一個分割案在可提出請求項修正的狀態才能達成。

四、結論

分割案不僅可在回應審查意見單一性問題時提出申請,申請人也可以根據本身或競爭者的產品或請求項範圍的情況而提出申請。藉著提出分割案,申請人可以延長具有最早申請日之母案的申請存續期間。因此,提出分割案的策略運用對於專利佈局是非常有幫助的。

 

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