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出版品(專利)
臺日設計專利制度差異探討—以109年11月1日修正施行之審查基準為中心 (林軒吉 專利日本部副理/專利師) (2021/03)

一、前言

智慧局為配合新興科技之發展,同時檢討近年設計專利審查實務,修正了專利審查基準第三篇「設計專利實體審查」,並於109年11月1日生效。無獨有偶,日本特許廳亦在2020年4月公布了新版意匠(相當於臺灣設計專利)審查基準。為了解現行臺灣設計審查基準與日本之差異,以下,就臺灣基準本次修正內容所涉及之五大修正議題與日本之對應內容進行說明。

二、五大修正議題

(一)放寬說明書及圖式之揭露要件

臺灣

專利法施行細則第53條規定:「設計之圖式,應備具足夠之視圖,以充分揭露所主張設計之外觀」,另根據修正前設計專利審查基準,所稱「足夠之視圖」,係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計的所有視面,惟有在各視圖間有因相同、對稱或其他事由者得省略部分視圖,而所謂「其他事由」,原則上僅在屬「普通消費者於選購時或使用時不會注意」的視面才得省略。惟該如何認定物品的某視面是否屬「普通消費者於選購時或使用時不會注意」,實務上常見申請人與審查委員之認定分歧,申請人若補充缺少之視圖亦有可能因此被認定超出申請時所揭露之範圍(註一),故本次修正採用部分設計之概念,省略視圖不再僅限於上開事項,只要圖式已充分表現「主張設計之部分」之所有內容,則未揭露之視圖原則上視為「不主張設計之部分」(如下圖之後視圖(註二)),且無需再於設計說明中敘明省略理由。

 

【省略後視圖之掛鐘】

日本

關於此部分,日本意匠審查基準亦規定,雖圖式僅揭露物品之部分視圖,但該部分視圖明確時,即使未描述省略視圖之理由,只要視圖所揭露之意匠用途、功能明確,且「主張設計之部分」之形狀、佔物品整體之位置、大小、範圍、以及與「其他部分(不主張設計之部分)」之邊界明確時,則應認定意匠是明確的(註三)。

        

                                                                             【省略後視圖之畫框】                                                         【僅揭露一立體圖之骰子】

 

由上述可知,兩國關於省略視圖之規定大致相同,另外,於去年7月23日舉辦之公聽會上有人提問,臺灣是否可如上述骰子之例,允許僅以一立體圖提出申請?智慧局回覆,若該設計形態單純,如日本意匠審查基準所舉「骰子」產品,所屬技藝領域中具有通常知識者可由該立體圖得知其具體形狀時,則得以一立體圖表現(註四)。

(二)明確建築物及室內設計為設計專利的保護標的

臺灣

在2013年審查基準修正時,已將「新式樣之物品必須是具備固定形態之動產而得為消費者所獨立交易而不得為建築物或室內等不動產設計」之規定刪除,即設計專利之物品不再僅限於可獨立交易之動產而可為不動產,亦有少數獲准案例(註五)。惟外界對設計專利是否得為建築物或室內等不動產設計仍常有提問,故本次修正於審查基準明定設計所應用之物品得為「建築物、橋樑或室內空間等」。

日本

相較於臺灣,日本在設計應用之物品之定義上仍為動產而不得為不動產(註六),但日本在2019年透過修正意匠法,將意匠之定義除原有的物品外進一步新增建築物之保護標的(註七),並在組物意匠(相當於「成組設計」)之條文下新增室內設計之保護態樣(註八),且於2020年4月施行之新版意匠審查基準中,針對建築物及室內設計分別載有獨立章節詳細介紹其定義、新穎性、創作非容易性(即創作性)等之判斷方式,相較於臺灣可謂明確許多,日本亦是目前ID5(註九)中唯一針對建築物及室內設計制訂詳細規範之國家。

(三)議題三:放寬設計專利有關分割申請之規定

臺灣

本次審查基準之修正,將「原本若申請時僅揭露一個外觀應用在一個物品,因未明確揭露出實質上二個以上設計,無法就「不主張設計之部分」的揭露內容另案分割」之規定刪除,即除了本得可分割之例如參考圖所明確揭露之另一設計或圖式所明確揭露之其一組件外,追加了可針對符合一設計一申請之物品不同範圍之主張內容另案分割的態樣(如下圖)。

 

日本

惟參酌日本意匠審查基準,其分割制度之主要意旨在於申請人誤將兩個以上之意匠放在一申請案中提出,而供申請人救濟之管道。故日本符合分割之要件者必須為「包含二個以上之意匠的意匠申請案」且「分割後之意匠必須與原意匠申請案所含之二個以上之意匠中之任一者相同」,不得針對符合一設計一申請之意匠中之不同範圍另案分割(註十),且似亦無法將參考圖所揭露之另一設計進行分割(註十一)。

(四)議題四:放寬圖像設計之規定

臺灣

依專利法第121條第2項規定:「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面,亦得依本法申請取得設計專利」,即圖像設計必須應用於「物品」,而修正前審查基準記載,該物品得以如「螢幕(screen)」等名稱來取得較廣泛之保護,惟此方式仍難包含現今有關投影、虛擬實境等新興科技之圖像設計。又專利權人於實施圖像設計之專利權時,被控侵權對象往往非係「螢幕」、「顯示器」等實體產品,涉訟侵權者通常亦與生產、製造該硬體之廠商無關而為軟體廠商,加之臺灣亦無間接侵權相關之規定,導致實務上專利權人難以行使權利。故於本次修正中,將圖像設計所應用之「物品」修正為可為「電腦程式產品」,修正後,以電腦程式產品之圖像申請者,其近似範圍可涵蓋到所有具有電腦程式的電子資訊產品,故不論是投影或VR顯像所產生之圖像均包含於其保護範圍,且可針對軟體廠商行使權利。

日本

相較於臺灣以審查基準修正擴大對物品之解釋,日本則是透過於意匠法第2條新增圖像可直接為意匠申請之標的,完全脫離應用於物品之限制,惟為了與實體之圖形做出區隔,修正後之審查基準規定,圖像必須符合1.供操作機器用之圖像(如下方左圖)或2.用來顯示機器發揮其功能之結果的圖像(如下方右圖)中至少一者(註十二)。

       

                                                            【名稱:商品購入用圖像】                                              【名稱:時刻顯示圖像】

承上,日本圖像設計無應用於物品之限制但有須符合供操作或顯示功能之限制,因此無法申請一般裝飾性之圖案,而臺灣雖有應用於物品(電腦程式產品)之限制,但並無須符合供操作或顯示功能的限制(註十三),因此可申請一般裝飾性之圖案,此為兩者主要之差異。

(五)議題五:其他

1.補充有關「色彩之揭露規定」

2020年版基準新增以下內容:當申請人以墨線圖、灰階電腦繪圖來表現申請專利之設計的形狀或花紋時,為避免被誤解為包含如圖所示之黑白或灰階顏色,得於設計說明載明:「本案係以黑白照片(灰階電腦繪圖)表現,各視圖表面所呈現的濃淡僅係為表現本案之形狀,但並非主張如圖所示之黑白(灰階)色彩」。而日本在「意匠登錄出願之申請書及圖式等的記載導引(註十四)」中亦有類似的記載,故日本來台申請之設計專利說明書中常見此敘述「各圖之表面整面所示之濃淡係用以表示立體表面之形狀」。

2.補充有關「純功能性之物品造形」之說明

此部分主要是針對純功能性之物品造形追加更明確之定義,說明若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀之創作,其整體設計僅為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果,而無任何創作思想融入者,應認定為純功能性之物品造形。而日本則規定,判斷此種純功能性物品造型(日本稱「為確保物品功能所不可或缺之形狀」)時,需考量是否有可替代該物品功能之其他形狀,是否為標準化規格(例如JIS、ISO、業界標準規格之類)所定之形狀等(註十五)。

3.修正有關「設計包含色彩之新穎性、創作性判斷原則」

以往申請專利之設計相較於先前技藝,其差異僅在於從既有色彩體系中選取單一色彩施於該設計者,原則上會認定無創作性。而2020年版基準則弱化了色彩對視覺效果之影響,修正後基準規定,此種差異視為不影響整體視覺印象的局部細微差異,應判斷為近似設計而無新穎性,惟若施予二種以上之配色或色彩計畫,則會進一步判斷是否具創作性。

而日本意匠審查基準中亦記載,一般而言色彩相較於形狀及花紋,對物品外觀近似與否之判斷影響較小,色彩單純變更、各區塊之單純的彩色、基於所要求功能之標準彩色均會認定為「輕微改變」,如下例,申請專利之設計為將公知意匠之帽子上之圖案置換為另一公知意匠之圖案(燙布貼)而成的帽子,當此種簡易置換被認定為無創作性時,即使再進一步分別將帽子及圖樣變更為不同顏色,仍會被認為無創作性(註十六)。

   

三、結論

臺灣不論是專利法或是審查基準之訂定,長年來均有相當篇幅係參考日本專利制度,且此次修正內容及方向與剛修正之現行日本意匠審查基準有不少雷同處,盼透過此次介紹可讓讀者更加瞭解目前兩國最新版之設計專利制度之差異。

 

附註:

註一:劉信邦,設計專利圖式明確且充分揭露之判斷,智慧財產權月刊第254期,109年2月,頁49。
註二:智慧局,第三篇設計專利實體審查(全)(109年11月1日施行版)第八章2.2.1,109年10月,頁3-8-4。
註三:日本特許廳,日本意匠審查基準第Ⅲ部第1章 工業上利用することができる意匠,2020年4月,頁93、94。
註四:經濟部智慧財產局,附件四:設計專利實體審基準修正草案公聽會會議紀錄暨研復意見,頁5,網址https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-275766-86958c423cc24a8c993262ec452eeb6f.html(更新日期:109年8月31日)。
註五:如D187698、D182009、D182584等。
註六:日本特許廳,日本意匠審查基準第Ⅲ部第1章 工業上利用することができる意匠,2020年4月,頁68、69。
註七:現行意匠法第2條第1項。
註八:現行意匠法第8條之二。
註九:即工業品外觀設計五大局:中美歐日韓。
註十:日本特許廳,日本意匠審查基準第Ⅷ部第1章 意匠登録出願の分割,2020年4月,頁369、370。
註十一:徐銘夆、葉哲維,台日設計專利分割申請所面臨之現況課題」,專利師第36期,2019年1月,頁10。
註十二:日本特許廳,日本意匠審查基準第Ⅳ部第1章 画像を含む意匠,2020年4月,頁188、189。
註十三:依現行設計專利實體審查基準第三篇第九章3-9-1~2頁:「電腦圖像係指單一之圖像單元,其以一個圖像(image)來表達一個顯示訊息或可供操作的物件(object)、檔案夾或應用程式」內容,可知定義上並無如日本般須具有功能之限制。
註十四:日本特許廳,意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」(平成31年4月改訂),更新日:2020年3月12日,頁37。
註十五:日本特許廳,日本意匠審查基準第Ⅲ部第6章 意匠登録を受けることができない意匠,2020年4月,頁168~172。
註十六:日本特許廳,日本意匠審查基準第Ⅲ部第2章第2節 創作非容易性,2020年4月,頁113、116。 

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