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出版品(專利)
以歐洲專利審查結果作為多國申請之參考 (吳岱恩 專利國內部工程師) (2020/03)

一、前言

對於申請人而言,於一個以上的國家申請專利,除了申請時需繳交多國規費外,尚須考量後續回覆審查意見所需的費用,若要逐一申請各國家專利,成本較高,許多申請人甚至在收到審查意見通知時,考慮到答辯之後結果難測,遂直接放棄所申請的專利,實為可惜。鑑於上述原因,針對原就有意在各國專利佈局的發明,筆者希望能提供申請人節省成本且有效率的申請策略。

二、分析

1. 歐洲專利局 (EPO)受申請人的青睞

根據世界智慧財產權組織 (WIPO) 於2019年報,如圖1,自2011年至2013年依序由受理局 (Receiving office) 分流至國際檢索機構 (International searching authority) 及國家階段 (Office of PCT national phase entries) 之PCT國際申請案 (Patent Cooperation Treaty) 流向圖,可看出指定歐洲專利局 (EPO) 為國際檢索機構的PCT案申請人,相對指定其他專利局為國際檢索機構的申請人多,其中以美國專利局 (USPTO) 為受理局的PCT申請案的申請人大多指定EPO為國際檢索機構。中國大陸國知局作為PCT受理局受理其本國人之申請案,原只限以該局作為國際檢索機構,自2020年起針對以英文提交的PCT國際申請案,也將開放可以選擇EPO作為國際檢索機構(參見2019年12月19日出刊之雙週專利電子報) 。據統計2018年由22個國際檢索機構所發出的242,000份國際檢索報告 (International search report) 中,有80,780份是由EPO發出的,約佔了2018年所發出的國際檢索報告總數量的三分之一,足見EPO受申請人的青睞程度。

  

 圖1: PCT國際申請案自2011年至2013年流向圖

2. EPO檢索專利前案的國家範圍較為廣泛

經抽樣分析自2014年9月至2018年8月由本所辦理已發出第一次審查意見之五大局(以下簡稱IP5)專利申請案的專利前案檢索情形,其中EPO檢索到至少一件非該局專利前案(非EP開頭之專利公開/公告案)的專利申請案之比例佔了樣本數的90%以上,比例居IP5之首;依本所資料,USPTO檢索到至少一件非該局專利前案的專利申請案之比例則居IP5之末,由於EPO檢索到至少一件非該局專利前案的專利申請案居IP5之冠,檢索專利前案的國家範圍最為廣泛。

進一步,由本所資料可看出,EPO檢索專利前案的國家範圍涵蓋美國、中國大陸、日本、韓國、加拿大及俄羅斯等非EPC會員國,以及盧森堡、比利時、英國、法國及德國等EPC會員國。

再抽樣分析EPO官方網站上,於相同期間向EPO提出之專利申請案的專利前案檢索情形,在樣本數與本所資料相同的前提下,其中EPO檢索到至少一件非該局專利前案之專利申請案的比例佔了樣本數的90%以上,與抽樣本所資料的統計結果相呼應,檢索專利前案的國家範圍涵蓋美國、中國大陸、日本、韓國及俄羅斯等非EPC會員國,以及捷克、瑞士、俄羅斯、英國及德國等EPC會員國。

就單一申請案而言,本所的其中一申請案(EP3456548A1)的檢索報告中顯示,EPO檢索到包括美國、中國大陸、英國、法國、PCT及EPC等專利局的專利前案,該案檢索使用的資料庫包括“EPODOC”及“WPI”。於EPO官方網站抽樣的其中一申請案(EP3318349A3)的檢索報告中顯示,EPO檢索到包括美國、日本、韓國、英國、PCT及EPC等專利局的專利前案。無論是由本所專利申請案檢索報告或是EPO官方網站上所抽樣出的專利申請案檢索報告,皆可看出EPO檢索前案資料的多樣性及廣泛度。

在EPO檢索到的非該局專利前案中,對於非EPC會員國的專利前案而言,筆者於抽樣過程中,發現EPO的檢索報告中,不乏僅採用EPO內部資料就能檢索到非EPC會員國的專利前案之情形,可見EPO的資料庫中具有多國專利前案的資料。

根據經濟部智慧財產月刊於2018年3月所刊登的專題「五邊局專利品質管理制度」,EPO擁有世界最大的專利相關文件量,於超過120個資料庫中收集超過8億筆的專利文獻及非專利文獻,且EPO持續地主動向其他國家索取專利資料,筆者推測係源於此因素,使EPO能相對IP5的其他國家進行更為全面的檢索。

3.EPO的專利品質深受肯定

根據英國法律媒體集團Globe Business Media Group之旗下刊物Intellectual Asset Management雜誌(IAM)所報導,截至2018年,EPO的專利品質及服務品質已連續7次於IP5中被評鑑為第一,該項調查的受訪對象為: (1) 在擁有專利的企業工作的專業人士以及;(2)個別執業的智財專業人士等兩大智財專業族群,該項調查的資料筆數則將近900筆。於專利品質項目的調查中,在第(1)類專業人士中,91%的受訪者對EPO給出「極佳」、「非常好」或是「好」的評價;第(2)類的智財專業人士中則有93%的受訪者對EPO給出「極佳」、「非常好」或是「好」的評價。當問及過去一年專利品質是否有提升時,有17%的第(1)類企業工作者及20%的第(2)個別執業者認可EPO專利品質的進步,比例均較去年調查時高。進一步,於EPO服務品質的調查中,有80%的第(1)類企業工作者及88%的第(2)類個別執業者給出「極佳」、「非常好」或是「好」等回應。由該項調查可看出EPO的專利品及服務品質不僅受大部分受訪者認可,還持續在進步,再次奠定了EPO於專利品質中的國際地位。

4.EPO發出檢索報告的速度快

在未主張國際優先權的前提下,申請人一般能自申請日起的6至8個月內,甚至更快,收到EPO發出的擴大檢索報告 (extended European search report;EESR),該EESR內容已包含檢索人員對於所請專利案的可專利性、單一性、明確性以及是否為適格標的等專利要件的審查意見,且實務上,該案的實體審查的意見大多與EESR相近似。根據日本專利局 (JPO) 於2019年7月18日所公布2019年年報中,針對2017年IP5發明專利申請案審查時間,其中JPO自實體審查請求之日起平均需等待15.7個月才會收到第一份審查意見通知函,中國大陸國知局 (CNIPA) 則自核發進入實體審查通知書起平均需等待14.4個月才會收到第一份審查意見通知書,相比之下,EPO發出擴大檢索報告的速度明顯較快。

三、可採取的申請策略

若申請人想在多個國家申請專利,且其中包含EPO時,不妨待收到EPO發出的EESR後,作為其他國家專利申請答辯或佈局的參考,理由如下:

1.EPO檢索專利前案的國家範圍較為廣泛,能更全面地檢索各國專利前案,而不會只侷限於歐洲專利前案,因此檢索到影響專利申請案的專利性之前案的可能性較高。再者,許多國家採認EPO的EESR結果,且EPO的專利品質深受肯定,因此可供申請人作為專利申請案是否具可專利性的重要參考。

2. 如上一大段之4所述,一般來說,申請人能自申請日起的6至8個月內收到EPO發出的EESR,且其內容與實體審查意見相近似。因此,申請人可以在回覆EESR時調整申請專利範圍內容,作為其他國家提出答辯或專利佈局申請之參考。

3.若EPC之EESR中的審查意見,認為EPC專利申請案的所有請求項不具有可專利性,且所引用會影響專利要件之前案難以被克服時,申請人可將EPC之EESR的結果,作為EPC專利申請案是否具可專利性的重要參考,再根據EPC之EESR的前案,另於他國提出包含未被EPC之EESR中的前案所揭露之技術特徵的專利申請案,但申請人須注意,由於所加入的技術特徵未記載於該EPC專利申請案中,因此,主張了EPC專利申請案優先權日,所加入的技術特徵無法享有EPC專利申請案的申請日之效益。

四、結論

由於EPO檢索結果較為全面、速度快且具有良好的審查品質,可讓申請人作為專利申請案是否具可專利要件的重要參考。事實上,我國近兩年,除原有的多項加速審查管道外,一般案件審查時間加快,主管機關在速度外,不斷強調及加強審查品質覆核,未來實務印證,藉由我國審查結果作為參考,以調整申請專利範圍,透過審查高速公路 (PPH) 不僅能提升獲准率,也能達到節省花費、縮短審查時程,而提升申請效率之效果。

資料來源:

1. 中國大陸國知局與歐洲專利局加強PCT合作,台一雙週專利電子報,2019年12月19日
2. Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2019
3. European Publication Server
4. 五邊局專利品質管理制度(下)-美歐中韓篇,智慧財產月刊,2018年3月
5. EPO News & issues, 4 June 2018
6. 日本專利局公布2019年年報,台一雙週專利電子報,2019年11月

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