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出版品(專利)
專利法部份條文修正施行之相關問題 (蔡順興 專利國內部副理) (2019/07)

為了配合法規鬆綁、因應國際規範調整及完備專利審查實務,經濟部智慧財產局(下稱智慧局)提出專利法部分條文修正草案,於107年12月27日行政院會議通過函請立法院審議,立法院於108年4月16日審查通過,並於108年5月1日由總統公布,其中增訂第157條之2至第157條之4條文,並修正第29條、第34條、第46條、第57條、第71條、第73條、第74條、第77條、第107條、第118條至第120條、第135條及第143條之條文,修正條文施行日期明定由行政院訂之,依智慧局之規劃,將建議行政院於108年11月1日施行。

本次修正的部分條文(下稱新法)共計17條,修正重點包括擴大審定後分割的適用範圍及期限(§34、46、71、107、119&120)、舉發審查時程控管(§73、74&77)、新型更正案限制申請時點及全面採取實體審查(§118&120)、延長設計專利保護期間(§135)、解決檔案儲存空間不足(§143)、過渡條款(§157-2、157-3&157-4),以及其他釋明規定(§29&57),新法鬆綁發明及新型專利核准後之分割限制、可提升專利救濟案件的審查效能,並且延長設計專利權保護期間,有助我國設計產業發展,並建立更完善的專利保護制度。

目前智慧局對於新法內容已於律師公會、專利師公會等公開場合進行介紹,並已排定在7月於竹、中、南、高及臺北辦理的5場業務座談會向大眾說明,但筆者認為新法的部分條文,有需進一步加以釐清及說明之處,如以下幾點所述:

(一)、新法中有關分割擴大適用的態樣及延長提出分割的期限,是本次專利法小幅度修正中較大的亮點,原專利法第34條第2項第2款中有關「原申請案核准審定後送達後三十日內。但經再審查審定者,不得為之」修改為「原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內」,以及將原專利法第107條第2項中有關「分割申請應於原申請案處分前為之」,增列第2項,修改為「一、原申請案處分前。二、原申請案核准處分書送達後三個月」。依前述規定,發明案初審核准審定、再審查核准審定後以及新型案發出核准處分後,均可視需要在3個月內提出分割申請。復依新增之第157條之3規定有關分割的過渡期間規定為「…修正條文施行前,已審定或處分之專利申請案尚未逾第三十四條第二項第二款、第一百零七條第二項第二款規定之期間者,適用修正施行後之規定」(下稱分割過渡條文)。因此,發明申請案接獲初審核准審定書、再審查核准審定書或新型申請案接獲核准處分書後,只要接獲審定書或處分書之3個月期間跨越過新法之施行日,均能依法提出分割申請案。

目前智慧局對於發明再審查核准後的分割申請,其認為發明再審查核准審定日期落在新法施行日後的,才適用新法的分割規定。筆者認為前述的解釋與分割過渡條文中規定有所出入及疑慮,分割過渡條文明定之「已審定或處分…」,其中之「審定」應同時包含「核准審定」及「再審查核准審定」,適用的範圍不應有初審核准審定及再審查核准審定之分。再者,若認為「再審查核准審定」為新法中增加的部分,應於新法施行日後審定才適用,則有關「處分」的部分亦為新法增加的部分,但分割過渡條文中已明訂「處分」適用新法的分割規定,因此僅有「再審查核准審定」不可適用新法的分割規定,筆者認為顯不合理且與分割過渡條文的內容相違背。

(二)、新法有關分割的部分,將原專利法施行細則第29條的內容加入專利法中,即新法第34條第6及7項中,分別為「…所為分割,應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者,申請分割…」及「…經核准審定之說明書、申請專利或圖式不得變動…」,並且將其明定為不予專利事由(§46)及舉發標的(§71),藉以避免發生重複專利的情形。

為專利佈局之考慮,一發明專利經審查核准後之申請專利範圍,基於原說明書內容仍有改變或增加的必要,或者擬將審查核准的申請專利範圍分割為數件專利案,實務上有人主張在原申請案審查核准後未繳費領證的情況下,縱使分割案請求項與原申請案核准請求項相同或部份相同時,不生重複授予專利權之問題。這項主張因明顯違反上揭規定,為不予專利之事由,一旦獲准也為舉發事由之一,在專利申請時即應妥為規劃,尤其是近期的實務,審查速度較快,以免一旦接獲核准審定,原申請專利範圍即告確定而無從依專利佈局加以考慮。

(三)、新法有關新型更正過渡期間規定於新增的第157條之2第2項中「…修正條文施行前,尚未審定之更正案及舉發案,適用修正施行後之規定」(下稱更正過渡條文),由於新法將新型更正一律改為實體審查(§120準用§68規定),雖智慧局表示會在新法施行日前,審完所有依原專利法規定適用形式審查之新型更正案,但筆者認為此種方式仍會讓接近新法施行日前提出的新型更正案無法即時審查完成,為避免發生前述施行前尚未審定所產生的糾紛及爭執,建議智慧局在新法施行日前,明訂跨過某個時間點後提出的新型更正案,即以實體審查進行審理,舉例來說,新法預定於108年11月1日施行,可考慮宣布凡於108年10月1日後提出之新型更正案將以實體審查方式進行審理,藉以解決屆時跨越新法施行日而尚未完成審查之新型更正案產生適用的問題。

針對上述問題,筆者認為應於新法施行日前予以釐清及說明,避免公眾對於再審查案件、分割案及更正案的適用與否產生疑慮,因此,筆者建議智慧局能於7月的業務座談會,對於上述問題進行說明及釐清,並公布相關必要措施。

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