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出版品(專利)
附屬項在申請案行政爭訟階段的用途 (鄭光益 專利代理人) (2018/11)

 一、引言

專利的申請專利範圍分為獨立項及附屬項,附屬項依附在前之獨立項或附屬項,其技術內容除了包含所依附請求項之所有技術特徵之外,另增加所依附請求項外之技術特徵。

附屬項在申請階段除了具有在獨立項不具進步性時因範圍較獨立項小而仍可能具進步性之優點之外,其亦能界定較具體的實施樣態。在申請案行政爭訟階段亦有其重要性。

二、申請案全案准駁原則

專利審查基準規定:申請案經逐項審查後,如判斷有不准專利事由,應附具理由發給審查意見通知,以利申請人據以申復,克服該等不准專利事由……申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由,亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者,得作成核駁審定。因此,當審查結果為請求項全部准或全部核駁時,分別作成准予專利及核駁專利之審定自不待言,當請求項為部分准部分核駁時,專利專責機關最終作成不予專利之處分亦無不合。

如智慧財產法院97年度行專訴字第34號判決要旨:按申請專利範圍之請求項有2項以上時,專利審查機關應就每一請求項各別判斷其進步性,……經逐項審查後,於最終審定時,基於專利整體性之考量,則須全案准駁,無從為『部分請求項准許、部分請求項核駁』之審定,……。系爭專利申請專利範圍第1項(獨立項)及第2、4至7項(附屬項)均不具進步性,而第3項(附屬項)具有進步性。就第3項請求項部分,被告核駁理由雖有未洽,然原告並未依期申復修正,被告依當時既有資料審查,無從單獨將第3項請求項與其他不具進步性之請求項分離,系爭專利第3項請求項自仍應併同與第3項以外請求項不應准予專利。故被告就系爭專利申請專利範圍全部為不予專利之處分,自無不合。

另外,智慧財產法院104年度行專訴字第118號判決指明就系爭案請求項1 至14、21至25部分,被告認無不予專利之事由,雖於審查表中敘明請求項1 至14、21至25准予專利之理由(參原處分卷第251 頁反面),然原告關於系爭案請求項15至20並未依期申復修正,被告依原告當時申請之既有資料審查,無從單獨將請求項第1 至14、21至25與不具進步性之請求項15至20部分分離,系爭案請求項第1 至14、21至25自仍應併同與請求項第15至20不應准予專利,無違反逐項審查原則。故被告就系爭案申請專利範圍全部為不予專利之處分,自無不合。

由此可知,審查委員對於申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容及特點之獨立項,以及依附之附屬項均應逐項審查。假如獨立項不具進步性時,仍應對附屬項作進步性之判斷。經逐項審查後,於最終審定時,當請求項為部分准部分核駁時,專利專責機關在現行法規無分項審定明文時,基於專利整體性,最終作成不予專利之處分未失允當。

三、智慧財產法院審認請求項結果的影響  

智慧財產法院在審理申請案之行政訴訟案件時,如果審認智慧財產局審定某些請求項不予專利有誤且原告之訴有理由時,將撤銷訴願決定及原處分。

舉例而言,智財法院102年度行專訴字第66號判決的原告申請發明專利,經被告(智慧財產局)再審查以申請專利範圍第1至13項不具進步性而核駁所有請求項,作成不予專利之處分。原告提起訴願,亦遭經濟部決定駁回,而提起行政訴訟。智財法院判決系爭專利申請專利範圍第1、2、5至13項不具進步性,惟尚不足證明系爭專利申請專利範圍第3、4項不具進步性,被告為「本案應不予專利」處分,基於以前實務踐行之「全案准駁原則」,固非無據,惟引證1、引證2之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第3、4項不具進步性,而原處分就此部分之認定有所違誤,因而將原處分及訴願決定撤銷。

此外,智財法院105年度行專訴字第37號判決的原告向被告(智慧財產局)申請發明專利,經被告審查後依專利法第26條第1及2項說明書明確且充分揭露及請求項明確之規定核駁說明書及所有請求項,以及依第22條第2項進步性之規定核駁所有請求項,再審查作成本案不予專利之處分。原告提起訴願,亦遭經濟部決定駁回,而提起行政訴訟。智財法院判決系爭申請專利僅請求項2 、9 及其對應說明書之內容違反專利法第26條第1 、2 項,且引證1無法證明系爭申請專利請求項11至14不具進步性,故被告所為本案應不予專利之審定,於法不合,訴願決定予以維持亦有違誤,因而撤銷訴願決定及原處分。

因此,在行政訴訟階段,如何使法官肯認原處分認定某些請求項不予專利是有違誤,進而撤銷訴願決定及原處分至為重要。因獨立項的範圍比附屬項大,受到引證案的攻擊而不具進步性的機率較高。在這種情形下,附屬項因範圍較小,且大部分的獨立項皆有附屬項依附,這些附屬項有些是習知技術的附加或限定,有些則是含有技術成份的,但智慧財產局的審查委員有時未予深究而予以核駁。這些含有技術成份的附屬項在行政訴訟階段即成為促使法官認為原處分認定這些附屬項不予專利是有違誤的要素,法官進而認為智慧財產局在引證無法證明系爭請求項不具進步性(事證尚未臻明確)之下所為之原處分應予撤銷,由智慧財產局依判決之法律見解另為適法之處分。

再者,司法院106年度智慧財產法律座談會的提案及研討結果再次確認此論點。該院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」第2號的法律議題為:發明專利申請案,倘經智慧財產局審認全部請求項皆不具進步性,發給審查意見通知函,及經申請人申復後,作成全案核駁之處分。嗣申請人於訴願被駁回後,訴經智慧財產法院審認所請專利有部分請求項具進步性,是否應將原處分撤銷,使申請人有修正之機會?抑或認該申請案既仍有部分請求項不具進步性,仍應全案核駁,而駁回原告之訴?研討結果為應將原處分撤銷,使申請人有修正之機會。

當原處分撤銷重回到申請案再審階段時,申請人可以將說明書已揭露但未記載於請求項中之發明加入請求項中,這是原處分撤銷後除了事證尚未臻明確的請求項可獲得專利之外的另一利益。

若在申請過程中,審查意見通知書指出部分項次可准專利且部分項次不可准專利,最後作成再審不准專利的處分,即使提請行政訴訟後撤銷原處分,重回再審階段後原先可准項次獲准,此情形相較於原申請階段即先行提分割案使原先可准項次獲准之情形,可准項次的專利權延後相當時日才獲得,此為原申請階段先提分割案的優點。

四、結論

當再審查案審查意見通知書中指出某些項次目前並無不准之理由時,若無相當把握可克服審查意見通知書中指出不予專利之理由時,可考慮提出包含這些目前並無不准之理由的項次的分割案,以避免審查委員依全案准駁原則而造成這些可准項次亦核駁,即使提行政訴訟而撤銷原處分,亦將延後專利權的取得。因此,適時提出分割案是申請人在申請階段可考慮的策略。

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