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出版品(專利)
2017年專利法部分條文修正草案之修正建議 (王綉娟 專利代理人) (2018/03)
智慧局盤點專利相關修法議題,並於2017年業務座談會徵詢各界意見後,針對修法方向較具共識之議題草擬修正草案條文,前於2017年12月21日及2018年1月15日召開2次專利法部分條文修正草案公聽會,聽取各界意見,針對修正草案內容及智慧局針對各界意見之研復結果,進一步再提出修正建議,說明如下:
 
一、有關同日申請惟未擇一或達成協議之撤銷規定
 
專利法第31條增訂第3項規定,針對相同發明同日有二以上之專利申請案,依其申請人是否同一,命其擇一或協議,並僅就經選擇或達成協議之發明專利申請案准予專利。惟此項規定,於實務上通常發生在申請人就相同創作同日提出一件發明一件新型申請案之情形,尤其是2013年以前提出之申請案,尚無現行專利法第32條一案兩請之適用時,通常該新型早已取得專利權,發明案審查時,僅須一項請求項屬相同創作,縱為上下位概念,亦屬相同創作,經通知申請人擇一或協議時,倘申請人未為擇一或達成協議,該審查中之發明案初審審定不予專利,發明案提起再審查後,可能因修正或經再審查認為非屬相同創作時,此時新型專利權業已撤銷,發明准予專利,2018年1月15日公聽會亦有先進提出前述議題,智慧局雖於公聽會回應說明審查上應不至於有此等情事,惟於僅有一項請求項屬相同創作時,實務上仍不可避免發生,如有增訂此項規定之必要,建議一併增訂相關處理規範,以為周全。
 
二、有關核准審定後提出分割之適用
 
放寬核准審定後分割之適用,放寬適用範圍包括發明、新型及設計專利,且擴及經初審審定及再審查審定核准專利,新型為處分核准專利者,皆可適用。發明及設計專利經審定核駁者,初審核駁仍應提起再審查,於案件繫屬後,如為再審查核駁,亦仍限定應於再審查核駁審定前方可提出分割申請;同時將核准審定後提出分割申請之法定期限自30天放寬為三個月,亦即現行發明專利初審核准審定後之分割申請,放寬專利種類包括新型及設計案,並納入經再審查核准審定之發明及設計專利案,惟於修正草案總說明及智慧局之公聽會研復說明所摘取之條文似太過簡略,建議修正文字以免引起不必要之誤解。
 
再者,分割案若屬原核准審定申請專利範圍之下位概念發明,現行實務上可進行分割,惟修正草案原條文第六項「應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且非屬核准審定之申請專利範圍,申請分割」似乎無法區別若屬下位概念之發明是否得予分割,經與會人員建議調整文字,智慧局之公聽會研復說明已調整修正草案條文內容為:「……應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者,申請分割」。雖無進一步回應說明,惟觀諸再修正草案條文第六項可知,基於不得重複授與專利,已更限縮分割案申請專利範圍之撰寫範圍,不得包含原核准審定申請專利範圍之下位概念發明,該項限縮係與審查基準所述相同發明之範圍認定一致,更精準界定分割案之申請專利範圍,支持該項再修正草案條文,建議應於發明審查基準進一步敘明相關適用情形。
 
至於設計專利此次修正亦導入此項規定之適用,智慧局之公聽會研復說明針對申請案已揭露之設計但為未主張設計之內容,例如圖式之「參考圖」,還有部分設計之「虛線」內容中所明確揭露之另一設計,已說明申請人得將其中一個或多個設計提出分割而為另件申請案,亦建議應於設計審查基準進一步敘明相關適用情形。  
 
三、刪除現行條文第57條第1項第6款核准專利權延長之舉發事由
 
刪除本項規定之修正說明,略以:現行審查專利權期間延長案件,計算取得中央目的事業主管機關核發藥品許可證、農藥許可證之外國試驗期間,係以中央目的事業主管機關核發前述許可證所參採之期間為準。以外國試驗期間申請延長專利權者,不以是否曾在外國申請延長專利權且已核准者為據。
 
又依「專利權期間延長核定辦法」部分條文修正草案第5條刪除第2項,須檢附該期間經他國據以核准延長專利權期間證明文件之規定,修正理由在於為取得核發藥品許可證所進行之國內外臨床試驗期間,係以衛生福利部核發藥品許可證確有參採之臨床試驗期間為準,至於該等期間是否曾在國外據以申請延長專利權期間且已核准,並非我國是否參採之依據,故無備具該等核准延長專利權期間證明文件之必要。
 
惟依2013年版第五篇舉發審查第二章專利權期間延長之舉發審查基準第5-2-3頁所述,所謂「該外國專利主管機關認許者」係指以外國試驗期間申請延長專利權者,如其在外國有申請延長專利權者,該外國專利主管機關核准延長專利權期間所認許之試驗期間。因此,得提起舉發之事由,係指如有在外國經准予延長專利權期間者,其在我國准予延長專利權之期間較諸在外國專利主管機關核准得延長所認許之試驗期間更長者,得提起舉發,可知本項規定之重點在於「所認許之試驗期間長短」,並不在於是否曾在外國申請延長專利權且已核准者,亦與前述「專利權期間延長核定辦法」部分條文修正草案第5條刪除備具該等核准延長期間證明文件規定無關。
 
從而本項規定刪除理由,係因審查專利權期間延長案件之期間計算不再採認外國試驗期間,抑或不會發生我國准予延長之期間較諸在外國所認許之試驗期間更長之情形,或有其他事由,建議於修正條文之說明進一步說明,避免沿用前述刪除備具該等核准延長期間證明文件規定之說明,造成誤解。
 
四、有關舉發人補提理由或證據及承受舉發等規定
 
為避免舉發案件審查時程因當事人濫行補提理由或證據,導致程序拖延,修正草案第73條第4項修正增訂,將舉發人補提理由或證據限於提起舉發後三個月內或接到專利專責機關通知後一個月內為之,逾期提出之理由或證據不予審酌。此項規定前已於2018年1月4日本所「台一雙週專利電子報」第183期(https://www.taie.com.tw/tc/p2-edm-detail.asp?sn=196),詳為說明於智慧財產案件審理法第33條規定未變動下,可能無助於紛爭一次解決,但是如基於智慧局第2次公聽會之說明,此項規定修正之目的在於希望儘快做出舉發審定,尤其在涉有民事侵權紛爭之情形下,如能提出智慧局對於專利是否有效之審定,對於紛爭處理之判斷是有助益之說明,支持本項規定之修正。
 
惟於修正草案第74條第4項修正增訂,「舉發人補提理由及證據或專利權人補充答辯,申請延期應附具體理由」一事,依此項規定所述,何等事由或理由方稱具體,具體與否由誰認定,程序審查人員與審查官針對具體事由認定不一致時如何處理,另得申請延期次數有無限制等等,為利於後續實務作業之運作,建議均於審查基準加以規範或例示為宜,或亦可考量是否以繳費代替,以利於實務運作及減少判斷不一致之情形。再者,本次修正草案參照商標法規定,增訂諸多規範,建議修正草案第74條再參照商標法第49條第2項規定,增訂「專利權人提出答辯書者,專利專責機關應將答辯書送達舉發人限期陳述意見」,讓爭議雙方當事人得以充分掌握爭點,進行交叉答辯及提供陳述意見之程序,並符合行政程序法第102條規定,給予該處分相對人陳述意見之機會。
 
本次修正草案增訂第78條之1,明定舉發程序不因專利權移轉而受影響,並配套規定受讓人得聲明承受舉發,續行舉發程序。惟此項規定建議併予考量,受讓人聲明不承受舉發時應如何處理。依現行實務,專利權讓與登記完成後,無庸受讓人聲明承受舉發,舉發程序後續之相關通知包含審定書等均逕寄受讓人;至於訴願程序進行中,因訴願已合法繫屬,倘專利權讓與登記完成後,受讓人未聲明承受訴願程序前,其訴願決定書僅送達原訴願人,受讓人有聲明承受訴願才變更訴願人,訴願決定書方送達承受訴願後之訴願人。因此,倘考量舉發程序進行中,專利權之受讓人有可能聲明不承受舉發時,建議參照民事訴訟法第175條及第178條規定之意旨,配套增訂受讓人未聲明承受舉發前,舉發程序當然停止,且於一定期間內未聲明承受舉發者,逕為續行舉發程序,例如現行專利法第80條第2項後段之立法體例。
 
五、有關專利檔案保存期限之規定
 
為解決檔案保存空間問題,本次修正草案刪除現行條文專利檔案應永久保存之規定,並針對專利檔案之類別,分類分別明定保存年限。惟觀諸新增條文,係規範各類文件之紙本檔案自起算日多久以後銷毀之,對於基本應規範之事項,例如各類文件之保存期限及紙本檔案銷毀後是否得提供電子檔案之複製本等,均未為規範。由於專利檔案之保存,多數國家專利法多有明定,且與我國國家檔案局之檔案保存規範可能未盡相同,除因應實務檔案儲存空間需求修正本條規定外,建議仍應於專利法明定基本應規範之事項,包括各類文件之保存期限,及紙本檔案銷毀後仍得於保存期限內提供電子檔案之複製本等事項,以作為檔案法之特別法,有特別適用之餘地。
 
六、有關主張國際優先權之相關規定
 
針對國際優先權主張之相關規定,已於2018年1月4日本所「台一雙週專利電子報」第183期(https://www.taie.com.tw/tc/p2-edm-detail.asp?sn=196),詳為說明,僅針對智慧局之回復內容及第2次公聽會之說明,再進一步提供意見如下:
 
1. 觀諸現行專利法第28條第1項規定,得主張優先權之法定期限仍應為第一次申請專利之日後「十二個月」內提出專利申請案方得主張之,至於逾「十二個月」之法定期限後,申請人本即仍得提出專利申請案,因此,此次修正草案係增訂逾前述法定期限屆滿後二個月內,方提出專利申請者,得申請回復主張優先權之適用。建議修正總說明第1點,並為避免增訂之第5項後段所規定之「提出申請」遭誤會為僅申請回復主張優先權,建議修正為「申請人非因故意,未於第一項規定之期限內向中華民國申請專利並主張優先權者,得於期限屆滿後二個月內,提出專利申請並申請回復主張優先權。」
 
2. 再者,逾「十二個月」之法定期限後,既本仍得提出專利申請案,因此,該專利申請案與一般專利申請案無異,如有因天災或不可歸責於己之事由,遲誤法定期間者,自應有現行專利法第17條規定,得申請回復原狀之適用,此時因回復原狀後所提出之專利申請案,已回復為原得提出申請之狀態,其得依前述增訂之第5項規定一併提出之回復主張優先權之申請,亦應有得一併申請回復主張之適用。惟此部分依智慧局之回復說明,仍認為前述增訂之第5項規定,係針對申請人非因故意逾期申請,配合繳納一定費用,例外提供一定期間之救濟,已屬提供專利申請人更進一步之權利保障與申請制度之鬆綁,故於此期間之遲誤不宜再有回復原狀之適用。
 
3. 至於逾「十二個月」之法定期限後,仍可於「期限屆滿後二個月內」方提出專利申請案並回復主張優先權,惟如仍有非因故意,未於申請專利同時主張優先權,或有視為未主張之情事者,由於前述申請案提出之期限尚在最早之優先權日後十六個月內,依現行專利法第29條第4項規定,仍應得於最早之優先權日後十六個月內,申請回復優先權主張。依智慧局之回復說明,亦認為配合專利法第28條第5項之增訂,該等申請案得適用現行專利法第29條第4項規定,得於最早之優先權日後十六個月內,申請回復優先權主張。因為此等事項未涉及條文之修正,建議於修正說明併予敘明,並於未來程序審查基準配合修正時,詳為說明前述適用情形。
 
七、有關復權申請應繳納申請費之相關規定及其法律狀態介接之處理
 
此次修正草案在專利申請階段所增訂之復權申請,包括以下事項:
 
1. 逾法定得主張優先權之期限屆滿後二個月內,方提出專利申請者,得併予申請回復主張優先權。
 
2. 未於法定期限內申請實體審查者,得於期限屆滿後二個月內,申請實體審查。
 
加上現行專利法第29條第4項,未於申請專利同時主張優先權或視為未主張,得申請回復優先權主張者,共計三項復權申請之規定,其有關納費部分,前於2018年1月4日本所「台一雙週專利電子報」第183期已詳為說明,建議回歸現行專利法第92條規定,增訂申請人非因故意遲誤法定期間,依法提出回復申請者,應併予繳納回復申請之申請費,以維護專利法完整之體系架構。同時可避免前述三項復權申請有關納費部分之修正草案條文文字不一致或導致誤解之疑慮。
 

至於專利法第38條雖增訂第5項,規範申請人非因故意遲誤法定期間,依法得提出回復申請,以為補救。惟於本條現行條文第4項已規定逾期未申請實體審查之法律效果,該申請案視為撤回,已發生該專利案自始不存在之法律效果,但前述修正草案增訂之第5項規定未就此項法律狀態規範應如何回復,未處理法律狀態介接之適用問題,建議增訂就此項法律狀態規範應如何回復之規定。 

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