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出版品(專利)
淺談申請專利範圍與實施例之關係 (李宗勳 專利代理人) (2017/11)

一、前言

依專利法第25條第1項「申請發明專利,由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式,向專利專責機關申請之」此一規定,可知申請專利範圍為專利申請之必要文件之一。

另,申請發明專利者,其說明書應載明下列事項:一、發明名稱,二、技術領域,三、先前技術,四、發明內容,五、圖式簡單說明,六、實施方式,七、符號說明;此於專利法施行細則(以下僅稱細則)第17條第1項定有明文,而關於實施例,則於同條第1項第6款規定「六、實施方式:記載一個以上之實施方式,必要時得以實施例說明;有圖式者,應參照圖式加以說明。」。

本文旨在從專利審查基準(以下僅稱基準)及相關判決,來探討上述實施例與申請專利範圍兩者間之關係,以利作為撰寫說明書或進行申復答辯時之參考。

二、實施例與申請專利範圍關係之探討

(一)基準規定

1. 基準第二篇第一章「1.2.6 實施方式」記載有「記載實施方式時,應就申請人所認為實現發明的較佳方式或具體實施例予以記載,以呈現解決問題所採用的技術手段。為支持申請專利範圍,實施方式中應詳細敘明申請專利範圍中所載之必要技術特徵,並應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,在無須過度實驗的情況下,即能瞭解申請專利之發明的內容,並可據以實現」,因此可知為了使申請專利範圍受到支持,實施例應詳細揭示申請專利範圍中所載之必要技術特徵。

2. 又,於基準第二篇第一章「2.4.3 為說明書所支持」記載有「請求項一般由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成,請求項總括的範圍應恰當,使請求項之範圍相當於說明書揭露之內容。」,故可知請求項可為實施例總括而成之上位概念範圍,亦即,實施例為請求項之具體下位概念描述。

3. 另,關於實施例之數目,細則或基準雖無明文規定,但同樣於基準第二篇第一章「1.2.6 實施方式」中明定有下述原則:實施例是舉例說明發明較佳的具體實施方式,其數目主要是取決於申請專利範圍中所載之技術特徵的總括程度,如並列元件的總括程度或數據的取值範圍;而實施例的數目是否適當,亦應考量發明的性質、所屬技術領域及先前技術的情況,原則上應以是否符合可據以實現要件及是否足以支持申請專利範圍,予以判斷。

(二)相關判決:最高行政法院106年度判字第207號

1. 案情簡介
系爭案經被上訴人(智慧財產局)於100年1月28日准予登記公告,但於101年1月16日被參加人提起舉發,經被上訴人審查,認系爭案違反專利法第22條第4項之規定,於104年3月18日作成舉發成立之處分,上訴人(專利權人)不服,雖提起訴願,但經經濟部104年10月27日經訴字第10406315580號決定駁回,上訴人仍未甘服,遂向智慧財產法院(下稱原審)提起行政訴訟,嗣經原審判決駁回後,上訴人仍不服,而提起上訴。

2. 爭點
(1) 上述人主張:
系爭專利發明說明中所舉出之實施例,為解釋申請專利範圍所得參考之文件之一,自不得僅以系爭專利所載實施方式之例示,作為據以增加或限制該專利之申請專利範圍之標準。
(2) 參加人主張:
從系爭專利之說明書記載可知,請求項1所界定之「以下」包含「0%」,另從系爭專利之實施例可直接且無歧異得知,鉬、鉻、鐵、矽元素並非主要成分,其中第一實施例完全沒有加入鉬、鉻、鐵、矽,第二至六實施例僅選擇添加鉬、鉻、鐵、矽之一種,即所有之實施例均無鉬、鉻、鐵、矽無「0%」之教示,故依系爭專利說明書之記載,所有實施例均可支持請求項1所界定之「以下」為「0%」之事實。

(3) 原審見解:
系爭專利請求項1至4中所述「另包含重量百分比之鉬1.2%以下、鉻1.2%以下、鐵0.6%以下及矽0.6%以下」「另包含重量百分比之硼1.0%以下」,並未限定鉬、鉻、鐵、矽、硼之下限值,然觀諸系爭專利說明書第7頁第2段、第8頁第23行至第9頁第1行、第10頁第7行以下、第11頁第11至17行及第12頁倒數第2行至第13頁第5行所載可知,此技術領域中具有通常知識者可理解系爭專利不論是利用……………,均同樣可降低高爾夫桿頭之整體重量,並可用於該高爾夫球桿頭之部分構件以調整該高爾夫桿頭之重心位置,例如桿頭本體、蓋板、打擊面板或配重塊等,可在不增加該高爾夫桿頭重量之前提下,使該高爾夫桿頭之體積大型化,增加該高爾夫桿頭之較佳擊球點面積,以提高擊球成功率,足以達成系爭專利發明之主要目的及次要目的,故請求項1至4中所述鉬、鉻、鐵、矽、硼之含量範圍界定「...以下」,依其文義及參酌系爭專利說明書之內容,可確定其下限值應及於「0%」。

(4) 最高法院見解:
上訴駁回。
專利說明書所載之實施例僅該專利案所載實施方式之例示,於解釋申請專利範圍時,除非說明書中明確表示應限於實施例,否則不能將其讀入申請專利範圍,而成為一新的限制條件,致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍;惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定,實施例係在說明專利較佳之具體態樣,要正確解釋申請專利範圍,自應涵蓋說明書中所揭露之實施例。

(5) 小結:
於此判決中,最高法院認為原審依系爭專利請求項之文義及參酌系爭專利說明書之內容,確定其下限值應及於「0%」,並無違背適用之法規,且基於系爭專利說明書之記載,均係對系爭專利技術整體作正確解釋說明,並無以專利說明書實施方式例示而限縮申請專利範圍之情形。

三、結語

筆者處理智慧局審查意見通知函時,常見審查委員指「應將申請專利範圍之範圍過大,應限縮成如實施例之記載」,惟根據上述二之(一)之2之基準規定,申請專利範圍係實施例總括而成者,若參酌申請時之通常知識,包括相關的先前技術,判斷請求項總括的範圍恰當,則實不應將請求項限縮成實施例之記載,以免減損申請人理當獲得之權益。

又,筆者亦常見智慧局審查委員指「應將實施例之某特徵限定於請求項中」,惟,請求項僅需記載必要之技術特徵,而該必要技術特徵依基準規定,係指為解決問題所不可或缺的技術特徵,故若該實施例記載之特徵非該案發明解決問題所不可或缺的技術特徵,則亦不應將該特徵限定於請求項。

此外,依上述最高行政法院106年度判字第207號之見解,表示除非說明書中明確表示應限於實施例,否則不能將其讀入申請專利範圍,惟雖然上訴人主張實施例為解釋申請專利範圍得參考之文件之一,不得以實施方式之例示作為據以增加或限制該專利之申請專利範圍之標準,但該判決在判斷請求項1至4中所述鉬、鉻、鐵、矽、硼之含量範圍時,係以涵蓋說明書中所揭露之實施例的方式進行,因此,於撰寫實施例時,應留意與申請專利範圍彼此間之連動關係。

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