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出版品(雙週專利電子報)
【美國】在IPR程序中採納新的申請專利範圍解釋,侵犯專利權人之APA權利(第277期2021/8/12)

Qualcomm Inc.(簡稱Qualcomm)為美國第9,608,675號(簡稱’675號)專利之專利權人,該專利主張一種透過同時處理多個射頻訊號,產生電源追蹤電路之供應電壓。Intel Corporation(簡稱Intel)向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對前開專利提出六件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。

PTAB認定’675號專利之請求項1-15、17-25和27-33為顯而易見,Qualcomm不服遂向CAFC提出訴訟。

Qualcomm指出PTAB違反行政程序法 (Administrative Procedure Act, APA),在沒有收到通知和提供回應機會的情況下,PTAB即採納了「複數個載波聚合傳輸訊號」新的申請專利範圍解釋 (claim construction)。CAFC同意Qualcomm的說法,根據正當法律程序和APA之保障,在IPR程序中,專利權人有權利取得通知並有回覆駁回理由的公平機會。

就IPR而言,APA特別規範專利局必須及時通知專利權人實際情況和法律主張,且當雙方無法透過聽證會和判決通知書達成共識時,必須提供機會給所有利害關係人,以提交和考量事實及爭點,為了充分和真實地揭露事實,必須允許一方提交反證。

CAFC表示,針對有爭議的用語,PTAB可以採用兩造均未提出的申請專利範圍解釋,不會違反APA。Intel在每一份請求書中均提出,「複數個載波聚合傳輸訊號」的意思是「同時在複數個載波上傳輸訊號,以增加用戶頻寬」。Qualcomm提出以下解釋,來自單個終端的訊號使用複數個組成載波 (component carriers),為來自單個終端的用戶傳輸提供擴展的傳輸頻寬,雙方未曾爭論過需要這些訊號來增加用戶頻寬。在國際貿易委員會 (International Trade Commission) 的另一件平行訴訟當中,委員會之解釋也涵蓋了增加頻寬之要件。PTAB對於「複數個載波聚合傳輸訊號」之解釋,偏離了商定的增加頻寬之要件。Qualcomm同意Intel所提出之增加頻寬的要件,雖然PTAB並沒有中途改變理論或背離先前採用的解釋,但仍然難以想像任一方會預料到已商定的解釋申請專利範圍是一個不斷變化的目標。此外,期望兩造針對已商定的申請專利範圍進行簡要說明或爭論是不合理的。因此,在本案的情況下,PTAB需要對其申請專利範圍解釋發出通知並提供足夠的機會來回應。

CAFC表示給予尋求重審的機會,不足以視為給予足夠的回應機會,前述六件決定遭CAFC撤銷並發回重審。

 資料來源:

1. Adoption of New Claim Construction in IPR Violated Patent Owner's APA Rights, IPO Daily News, July 28, 2021.

2. Qualcomm Incorporated, v. Intel Corporation, Fed Circ, 2020-1589, 2020-1590, 2020-1591, 2020-1592, 2020-1593, 2020-1594, July 27, 2021.

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