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出版品(雙週專利電子報)
臺歐申請案單一性要求之差異及應對(林昇澔 工程師)(第274期2021/7/1)

 一、前言:
在我國申請專利時,只要二個以上的發明同屬於一個廣義的發明概念,便能將二個以上的發明於同一申請案中提出申請,在規劃申請專利範圍時,能以二個以上的獨立項分別保護二個以上的發明。在向歐洲專利局 (EPO) 申請專利時,申請專利範圍中的請求項同樣會被要求要同屬於一個廣義的發明概念。只是,在申請歐洲專利(European Patent Convention, EPC) 時,以二個以上的獨立項分別保護二個以上的發明,常因不符EPC施行細則 (Implementing Regulations to the European Patent Convention) 第43(2)條規定而發出審查意見,要求申請人回覆。以下就我國和EPC實務在同屬於一個廣義的發明概念上的判斷上的差異,加以說明。

二、說明:
首先,我國專利法第33條第2項規定,「二個以上發明,屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請」。因此,基於申請經費或者是基於專利管理的考量,申請人為了保護能相互搭配使用的產品,或者是相互關聯的產品、方法或用途,常會在一個申請案中規劃二個以上的獨立項來分別保護一個以上的物之發明,或者是來分別保護物、方法和用途的發明。而我國的專利法施行細則第27條,則是進一步地規定:「…所稱屬於一個廣義發明概念者,指二個以上之發明,在技術上相互關聯」;並且更進一步規定:「所謂的在技術上相互關聯,即為二個以上發明包含一個或多個相同或相對應的技術特徵」。
我國專利審查基準對於何謂相同的技術特徵之實例為:
例1.
請求項1:一種高分子化合物A。
請求項2:一種食品容器,包含高分子化合物A。
在例1中,高分子化合物A為請求項1和請求項2所具有的相同技術特徵。
下例則為我國專利審查基準相對應技術特徵之實例:
例2.
請求項1:一種具特定形狀陰螺紋的螺帽。
請求項2:一種具特定形狀陽螺紋的螺栓。
在例2中,請求項1和請求項2之螺帽和螺栓的陰陽螺紋能夠相互螺合,兩者具有相對應的技術特徵。
歐洲專利法第82條規定:「申請案應僅與一發明相關,或是與具有相同發明概念的發明群相關」。因此,一件EPC申請案中雖能包含一個以上的發明,但依EPC施行細則第62a(1)條規定,當申請人所提出的請求項不符合EPC施行細則第43(2)條的要求時,將發出審查意見書要求申請人回覆。其中,EPC施行細則第43(2)條關於單一性之規定:「只要申請的標的為(a)相互關聯的(interrelated)產品;(b)產品或裝置的不同用途;或(c)不能被一個請求項所涵蓋之特定問題的替代解決方案,便能在產品、方法、裝置或用途的分類中包含一個以上的獨立項」。當EPO的審查部門認為申請專利範圍中的請求項不符合EPC施行細則第43(2)條的要求時,申請人將被要求於兩個月內回覆理由,若申請人未能於上述期限前回覆,EPO將僅針對每一範疇的第一個獨立項進行。

我國的申請人常以兩個獨立項、將產品和製造方法,或是將製造設備和製造方法納入同一申請案中進行申請;上述作法以及前審查基準所載之例1、例2等三種規劃,都符合我國對於同屬於一個廣義發明概念的定義。
然而,向EPO申請一申請案時,無論是以兩個獨立項來分別保護產品和製造方法,或是分別保護製造設備和製造方法,均必須符合EPC施行細則第43(2)條單一性之規定。
再者,EPC審查基準 (Guidelines for Examination) 的F部第四章的3.2節進一步解釋,所謂相互關聯的產品,指的是插頭和插座、發射器和接收器這些能相互配合使用的標的。因此,我國審查基準所載之例1,將具有相同技術特徵之兩個以上的獨立項納入一申請案中,同樣會被要求向EPO指出符合EPC施行細則第43(2)條的請求項。

三、結論:
EPC專利申請案,確實能包含兩個以上的獨立項。要注意的是,我國和EPC實務對於同屬於一個廣義的發明概念的定義略有不同。同時在我國及向EPO申請專利時,要特別留意獨立項的標的是否符合EPC施行細則第43(2)條的規定;若在收到EPO要求回覆符合EPC施行細則第43(2)條之請求項的要求時,除刪除獨立項或分割獨立項的方式進行應對外,也可繳交額外的檢索費以使原申請之各請求項得以續檢索及審查。

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