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出版品(雙週專利電子報)
EPO:「電腦執行之模擬」與「電腦執行之發明」應以相同的標準評估(張撼軍 資深工程師)(第270期2021/5/6)

一、前言
歐洲專利局擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal,EBoA) 在2021年3月10日發佈了第G 1/19號有關評估「電腦執行之模擬 (computer-implemented simulation)」之進步性的決定,其中確認透過電腦執行之系統或步驟的數值模擬應與「電腦執行之發明(computer-implemented invention)」以相同的判斷標準進行評估。

二、背景
EBoA做出第G 1/19號決定的起因來自於歐洲第03793825.5號專利申請案(以下簡稱系爭專利),其為模擬獨立個體在環境中的運動,亦即建立一個模擬行人穿越建築物的模型,並將該模型應用在一環境或建築的設計中,這對於疏散體育館和火車站的人潮明顯是有用的,該模型會察看各個行人的某些參數,例如步行速度和步長,以及行進中每個人周圍的空間和障礙物。審查過程中,審查委員認為系爭專利只有「使用電腦」的部分對所要求保護的方法貢獻了技術特徵,因此要解決的技術問題被闡述為:技術性地執行一個模擬獨立個體在一環境中之活動的方法,該方法包含了在相關請求項中所界定的步驟。而所述問題的解決方式,亦即使用電腦,是不具進步性。

申請人向上訴委員會 (Board of Appeal,BoA) 提出上訴,主張依據第T 641/00號決定和第T 1227/05號決定,即使系爭專利之方法中的步驟不具進步性,但因為這些步驟藉由與電腦的交互作用而產生了技術效果,故仍然可對本發明的技術特徵做出貢獻,。

BoA在2019年2月22日的第T 0489/14號判決中做出參考決定 (referral decision),其傾向認同審查委員的看法,認為系爭專利中構成該方法的步驟不具技術性,且只有在這些步驟之組合與請求項的技術特徵相互作用而產生技術效果的情況下,才能對請求項的技術特徵有所貢獻,而由於系爭專利的唯一技術特徵是電腦,因此組合的技術效果即為將不具技術性的方法步驟應用在電腦上,因此是不具進步性的。

BoA認為技術效果至少要與物理性的實體 (physical reality) 有直接關聯,例如對物理性實體的更改或度量,此看法與第T 1227/05號判決截然不同,而且傾向以更嚴格的最低要求來確認模擬或設計過程的技術特徵,因此BoA也在第T 0489/14號判決中提請EBoA釐清下列三個問題:

1. 在評估進步性時,假如電腦執行之模擬是以電腦執行之技術系統或步驟的模擬來請求專利保護,那透過電腦執行之技術系統或步驟的模擬能否產生超出在電腦上執行模擬的技術效果,從而解決技術問題?

2. 如果第1點的答案是肯定的,那麼評估這樣請求專利保護之電腦執行的模擬是否可以解決技術問題的相關標準是什麼?尤其是,該模擬有至少部分基於模擬系統或步驟所依據的技術原理是否為充足的條件?

3. 如果電腦執行的模擬在請求專利保護時被界定為設計過程的一部分,尤其是用來驗證一設計,那上述第1點和第2點的答案是什麼?

由於上列問題的見解關係到現在最熱門的人工智慧 (Artificial Intelligent,AI) 相關技術是否能獲准專利,而且是EBoA繼2010年5月之第G 3/08號決定以來,再次針對電腦執行之發明做出相關判決,因此引起相當大的關注。

三、EBoA的決定
EBoA對上列第1點問題的答案是肯定的,其確認在評估進步性時,請求專利保護之以電腦執行技術系統或過程的模擬,可以藉由產生比單純的電腦模擬還更多的技術效果來解決技術問題。

針對第2點中的兩個問題,EBoA只對在後的問題表示肯定,其認為在評估進步性時,無論該模擬是全部或部分基於模擬系統或步驟所依據的技術原理,都是不夠充分的條件。

針對第3點問題,EBoA認為如果要求將電腦執行之模擬作為設計過程的一部分,尤其是用於驗證設計,則第1點問題和第2點問題的答案不會有所不同。

也就是說,EBoA否決了第T 0489/14號判決中的較為極端立場,認為在一系統或步驟中以電腦執行的數值模擬或設計不應與以電腦執行之發明有不同判斷標準。

此外,EBoA也確認,2002年9月26日做出之第T 614/00號判決中所定義的「COMVIK法」能適用於評估電腦執行之模擬的可專利性。COMVIK法是一個關於在歐洲專利法之規定下,商業方法和電腦執行發明之可專利性的重大決定,其中指出:一個混合了技術特徵和非技術特徵並且整體具有技術特徵的發明,應該藉由考量所有有助於所述技術特徵的特徵來評估是否符合進步性的要求,沒有貢獻的特徵不能用來支持進步性。

因此,將COMVIK法套用到系爭專利來看的話,則評估系統或步驟之模擬中的哪些特徵是技術特徵,從而與評估進步性有關聯的決定性問題是:模擬或設計的過程是否有助於產生技術效果而解決問題?而不是單純僅因「步驟」和「使用電腦執行」不具技術性,就認為系爭專利不具進步性

四、小結
綜上所述,EBoA並未認同第T 0489/14號判決,並在第G 1/19號決定中確認了電腦執行之模擬和設計與電腦執行之發明沒有不同,兩者都能以早已規定在判例法 (case law)中的COMVIK法來判斷進步性,這對申請人來說是好消息。

從這個決定的結果也可以了解到,相關技術領域的申請人在撰寫說明書時必須詳細考慮其發明的技術特徵是否可以奠基於模擬或設計軟體在電腦上運行時所產生之技術效果,並且在說明書中明確地強調出該技術特徵,以令審查委員能針對該技術特徵進行審查。

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