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出版品(雙週專利電子報)
【英國】發明概念於均等論判斷之應用(第270期2021/5/6)

英國於2017年依據Actavis v Eli Lilly的判例(後稱Actavis案)導入均等論 (doctrine of equivalents) 於專利侵權判斷之適用後,英國法院須確認未構成文義侵權的案件是否適用均等論。根據Actavis案,有3個問題可針對是否侵權進行分析,其中的第1個問題是變體 (variant) 是否以與專利發明實質上相同的方式,達到實質上相同之結果?此時的「發明」不是侷限於申請專利範圍中使用的文字,而是專利所揭露的「發明概念 (inventive concept)」。近期Kwikbolt Ltd v Airbus Operations Ltd案之判決,可得知適用均等論的情況下如何應用其概念。

該案系爭專利為用於飛機構造的緊固件 (fastener),法官認為發明概念應是專利說明書所揭露,並且為所屬技術領域中具知識者在案件優先權日之時點,會認可其為新技術見解 (new technical insight)。由於系爭專利在描述其發明可解決的問題時,未正確進行敘述,因此何謂該案之發明概念僅能取決於訴訟雙方的論述,但雙方對於變體的請求項中之數值,又會以有利於己方的方式解讀。此時前述的均等論第1個判斷問題中,不能先聚焦在變體上,而是必須先定義發明概念。對於系爭專利,法院最終採納之發明概念為具備第一項請求項的技術特徵者,為改善先前技術之新技術見解,而被指控侵權之變體未能達到與專利發明實質上相同之結果。因此根據前述的均等論第1個判斷問題,被控侵權物未侵權;該案之判決為專利有效,但未被侵權。

資料來源:Kwikbolt v Airbus: Applying the “inventive concept” to the doctrine of equivalents - Headnote by Gregor Grant, Marks & Clerk Law LLP. April 20, 2021.

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