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出版品(雙週專利電子報)
美國專利實務—以宣誓書排除先前技術做為引證案的適格性 (蔡佳叡 專利師) (第263期 2021/01/28)

 一、引言

  在美國專利法下,將先前技術排除作為引證案之適格性的做法有下列五種:(一)依據37CFR 1.78(d) 補主張在先非暫時申請案的國內優先權;(二)依據37CFR 1.78(a) 補主張在先暫時申請案的國內優先權;(三)依據37CFR 1.55 補主張國際優先權;(四)依據35USC 102 (b)(2)(C) 提出證據證明申請案與先前技術為同一人擁有或是存有共同研究協議;(五)依據37CFR 1.130提出聲明書主張先前技術屬於35USC 102 (b)之例外。本文將針對依據37CFR 1.130提出聲明書進行詳細說明。

二、美國專利法上就新穎性之規定

  在介紹37CFR 1.130(以下簡稱細則130)中就如何提出聲明書之規定前,必須先了解35 USC 102中就新穎性的規定。

  §102 (a)中規定了,除若無§102 (a)(1)或§102 (a)(2)中所規定的情事,任何人皆能取得專利權。其中,§102 (a)(1)規定了申請案之申請日前若有已公開之技術內容,則申請案不予專利;§102 (a)(2)規定了申請案之申請日前,他人就相同技術已於美國被授予專利,或在美國因申請專利而公開,則申請案不予專利。

  §102 (b)中則規定了,在特定的例外情事下,即便有§102 (a)(1)或§102 (a)(2)之情事仍能准予專利的例外。具體而言,§102 (b)(1)中規定了§102 (a)(1)之例外:申請案之申請日前一年內,發明人或共同發明人所公開之先前技術,或第三人所公開之先前技術但其技術內容是得自於發明人或共同發明人,或於先前技術公開前發明人或共同發明人已公開相同技術內容,或於先前技術公開前第三人所已公開相同技術內容但該技術內容是得自於發明人或共同發明人,則該先前技術不為§102 (a)(1)之引證案。而§102 (b)(2)中規定了§102 (a)(2)之例外:美國之專利案或專利公開案之技術內容是得自於發明人或共同發明人,或美國之專利案或專利公開案之申請日前發明人或共同發明人已公開相同之技術內容,或美國之專利案或專利公開案之申請日前第三人所已公開相同技術內容且該技術內容是得自於發明人或共同發明人,則該專利案或專利公開案不為§102 (a)(2)之引證案。

  簡言之,§102 (b)中所規定的是,若先前技術的技術內容是源自於發明人(發明人之貢獻 (attribution)),或於先前技術公開前發明人已先公開(發明人之先公開 (prior public disclosure)),則該先前技術不得做為§102 (a)之引證案。而細則130是以提出聲明書或宣誓書的方式,主張先前技術的技術內容是源自於發明人,或提出於先前技術公開前發明人已先公開的事實,因此該先前技術屬於符合§102 (b)的規定而被排除做為§102 (a)之引證案之資格。

三、美國專利法施行細則上就聲明書之規定

1. 細則130 (a)之規定

  細則130 (a)之規範目的在於,專利申請人或專利權人主張先前技術為發明人所貢獻的已揭露之發明人原創資訊,即先前技術的提出人與專利申請人或專利權人具有同一性,不應影響專利申請人或專利權人取得專利權。因此,聲明書之重點在於提出足夠的證據釋明發明人之同一性。

  因此,聲明書應包含下列兩項內容:(一)先前技術所載的作者包含了專利申請案或專利案之發明人或共同發明人,且該發明人或該共同發明人明確 (unequivocal) 的陳述(statement) 其創造了先前技術;(二)合理解釋了先前技術所載之其他作者為什麼不是非專利申請案或專利案之發明人或共同發明人。若無相反據證的情況下,該聲明書將被接受。(附帶一提的是,若先前技術所載的作者與專利申請案或專利案之發明人完全相同,則應直接適用§102 (b)之規定,而無需出聲明書)。

  此外,除了應符合一般的時效規定外,若要適用細則130 (a),能被排除的先前技術僅限於本專利申請案之申請日前一年內之先前技術。

  細則130 (a)是透過以宣誓書或聲明書主張先前技術的技術內容是源自於發明人,則該先前技術屬於「已揭露之發明人原創資訊 (inventor-originated disclosure)」,符合 §102 (b)(1)(A)或§102 (b)(2)(A)之規定而不應為§102 (a)之引證案。法條規定之重點整理如下:

  申請人或專利權人可提交宣誓書 (affidavit) 或聲明書 (declaration) 來排除先前技術為引證案的資格,宣誓書或聲明書中釋明該先前技術是由發明人或共同發明人所創造(made),或該先前技術之技術內容是得自於得自於發明人或共同發明人。

2. 細則130 (b)之規定

  細則130 (b)之規範目的在於,是透過以宣誓書或聲明書提出於先前技術公開前發明人已先公開的事實,因此發明人仍有權享受技術內容之利益。因此,本條款適用於先前技術之作者與專利申請案或專利案之發明人不相同的情況,而聲明書所應包含重點在於釋明先前技術之技術內容與已揭露之發明人原創資訊之技術內容相同。

  依據本條款的規定,聲明書應描述較已揭露之發明人原創資訊的細節及揭露日期。換言之,除了要舉證若已揭露之發明人原創資訊早於他人的揭露內容,也要舉證已揭露之發明人原創資訊與他人的揭露內容相同。若已揭露之發明人原創資訊是以書面為之,應提出副本。

  細則130 (b)是透過以宣誓書或聲明書提出於先前技術公開之前,發明人已有先公開的事實,符合 §102 (b)(1)(B)或§102 (b)(2)(B)之規定而不應為§102 (a)之引證案。法條規定之重點整理如下:

  申請人或專利權人可提交適當的宣誓書或聲明書來排除已被揭露的先前技術作為引證案的資格,宣誓書或聲明書中釋明先前技術公開前,曾被發明人或共同發明人公開,或曾被第三人所公開但其技術內容是得自於發明人或共同發明人。本項之宣誓書或聲明書應指出先公開的技術內容,並提供先公開的公開日。

四、提出聲明書之具體操作

  對於細則130而言,宣誓書或聲明書的實質要件是相同的,因此本文所指涉的聲明書亦可以宣誓書代替。換言之,兩者僅有形式上之差異:宣誓書之為書面誓辭 (oath),並經過公證人、法官 (magistrate)、有權限監督誓言之政府官員監督下執行;相對地,聲明書所聲明內容應具結,表示其陳述內容是真實的,若造假願受罰金或監禁。

  提出聲明書時點可為:(一)最終核駁 (final rejection) 前;(二)申請案提起上訴(appeal),且於上訴之最終核駁前;(三)最終核駁後,但於提起上訴或與提起上訴同日;同時要提出適當理由,表明聲明書及證據無法在更早的時間提出;(四)若為發明專利申請案或植物專利申請案,於程序終結後(最終核駁後、上訴後、核准後),可在請求繼續審查 (request for continued examination, RCE) 的同時提出;(五)若為設計專利申請案,於程序終結後(最終核駁後、上訴後、核准後),可在提起接續審查 (continued prosecution application, CPA) 的同時提出。另外,即使尚未收到核駁,也可主動提出聲明書來排除特定先前技術。若有主動提出,審查委員應考慮過聲明書的內容後再決定要不要發出§102核駁。

  有權提出聲明書者,原則上是專利申請人或專利權人。然而,在專利權或轉利申請權經讓與的情況下,發明人可簽署聲明書,但仍由專利申請人或專利權人提交。而所提出有關技術內容的證據(例如已揭露之發明人原創資訊)未滿足35 USC 112中有關揭露要件規定,仍無礙於是否為發明人之貢獻的判斷。

  第三人所揭露的先前技術之技術內容與已揭露之發明人原創資訊之技術內容之比對是否相同,可能有下列四種情況:

  (一)完全相同:符合條文之規定,得透過聲明書排除為先前技術為引證案之資格。

  (二)先前技術較廣:先前技術之技術內容相對於已揭露之發明人原創資訊之技術內容的較為概括性、較廣,則已揭露之發明人原創資訊已揭露了該先前技術,仍得透過聲明書排除為先前技術為引證案之資格。

  (三)先前技術較具體:與前一情況相反,已揭露之發明人原創資訊之技術內容相對於先前技術之技術內容的較為概括性、較廣,則已揭露之發明人原創資訊未揭露該先前技術,無法透過聲明書排除為先前技術為引證案之資格。

  (四)先前技術為顯而易見:先前技術之技術內容相對於已揭露之發明人原創資訊是顯而易見的,則已揭露之發明人原創資訊仍未揭露該先前技術,無法透過聲明書排除先前技術為引證案之資格。

  另外,若先前技術中揭露了多項技術內容,而已揭露之發明人原創資訊僅記載了其中幾項技術內容,則未被已揭露之發明人原創資訊所記載的技術內容即無法透過聲明書排除先前技術為引證案之資格,仍得做為引證案。

再者,若先前技術為美國專利文件,雖然能透過細則130(b)之聲明書排除該美國專利文件之公開事實(即排除做為§102 (a)(1)之引證案),但無法排除該美國專利文件之申請事實(即無法排除做為§102 (a)(2)之引證案)。換言之,若先前技術為美國專利文件,且先前技術的申請日早於本申請案之申請日,無法透過聲明書排除先前技術為引證案之資格。

五、提出聲明書之後

  若經審查認為不符形式要件,可提出請願 (petition) 進行申訴;若經審查認為不符實質要件,可提出上訴 (appeal)。

  若聲明書符合形式要件,並提出足夠證據,則可排除先前技術為§102 (a)引證案之資格。而申請案於獲准專利後,有依細則130(b)提出聲明書的事實會登載於專利文件上。 

 



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