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出版品(雙週專利電子報)
一般觀察者測試法判斷設計專利的侵權與否(張偉城 副理 通過中國專利代理師資格考試)(第262期 2021/01/14)

   一般觀察者測試法 (ordinary observer test) 是判斷美國設計專利有無受到侵權的常見作法,該測試法是假設從一般的觀察者角度來判斷被控產品是否與設計專利實質相同。但當被控產品與設計專利的差異點是普通人較不會觀注的細部特徵時(例如瓶罐的底面),是否仍應列入考慮,聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在2020年12月11日對此有相關的判決。

系爭專利介紹

   Super-Sparkly Safety Stuff, LLC為系爭專利D731,172(以下簡稱‘172專利)之專利權人,該設計專利標的是一種「防狼噴霧罐」,此設計專利在罐體的圓柱面及底面貼上裝飾水鑽,但罐體本身是以虛線繪製而不屬於保護範圍。專利權人在系爭專利說明書中繪製了多個不同噴霧罐實施例,差別只在於罐體圓柱面上的水鑽分布範圍略有不同,如下方A、B兩實施例所示,A實施例在完整圓柱面上貼滿水鑽,B實施例大約只在四分之三的圓柱面上黏貼水鑽,但各實施例的底面均有水鑽。

背景說明

   被告Skyline USA, INC販售的防狼噴霧罐(被控侵權產品照片如下圖,取自於官網)同樣在罐體圓柱表面分布水鑽,但其底面則不具有水鑽。專利權人在地方法院提起訴訟,主張被告侵犯其’172系爭專利。在地方法院審理時,被告向地方法院請求未侵權的即決判決,地方法院經審理後認定被告未侵權。專利權人對此判決結果不服,遂向CAFC提起上訴。

CAFC

   CAFC引用先前的判例,表示設計專利之侵權與否係以「一般觀察者測試法」判斷,在運用該測試法時,一般觀察者將不會認定被控侵權產品與設計專利為「實質相同」。

   本案雙方均認同’172系爭專利與被控侵權產品的差異在於:’172系爭專利的瓶罐底面存在水鑽,但被控侵權產品則無。系爭專利保護的設計非常簡單,水鑽只有分布在噴霧罐的圓柱直立面及底面而已,當去除其中底面的水鑽後,將與原本保護的設計大為不同。因此’172系爭專利與被控侵權產品之間為明顯不近似。因為被控侵權產品其底部並無水鑽,一般觀察者不會認為其與系爭專利為實質相同。

   縱使假定被控侵權產品與系爭專利之間無「明顯不近似」,若進一步與先前技術相較時,亦可清楚證明被控侵權產品未侵犯’172系爭專利。參考下方先前技術Pepperface的圖片,該先前技術早在’172系爭專利申請之前就已經公開,於噴霧罐的表面裝飾有大量的水鑽,但在頂部及底部則無。將此先前技術與’172系爭專利相較,關鍵的差異點在於’172系爭專利底部具有水鑽。如此一來,對於熟悉此產品的一般觀察者而言,其觀注重點將會是噴霧罐的底部是否有黏貼水鑽。該一般觀察者也因此會發現到被控侵權產品的底部明顯缺少水鑽,故不會將其與系爭專利的設計產生混洧,因此地方法院判決被告未侵權並無不當。

結論

   以「一般觀察者測試法」判斷設計專利是否受到侵權時,係比對被控侵權產品與設計專利兩者之間是否有充分差異或明顯不近似,但這樣的判斷標準本身就是相對主觀的。以本件訴訟來看,被控侵權產品與系爭專利的圖1一起比對時,乍看之下兩者之間的相似度極高,應會認為被控侵權產品確實侵害系爭專利,但CAFC及地方法院均認定未侵權。

   個人認為當設計專利的設計特徵相對簡單時,一旦被控侵權產品缺少部分的設計特徵,被認定為「具有充分差異」或「明顯不近似」的機率將大為提高而不會侵權。例如本案的差異點雖然是在普通人較不會觀察到的瓶罐底部,缺少這一部分即視為無實質相同。除此之外,先前技術與設計專利之相似度或差異點,亦有可能成為一般觀察者測試法中的觀注點,成為判斷有無侵權的重要影響因素之一。

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