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行政處分構成要件效力於專利民事訴訟之適用

2025.09.04

一、前言
依行政程序法第110條第3項規定:「行政處分未經撤銷、廢止,或未因其他事由而失效者,其效力繼續存在」。以專利舉發案件為例,當智慧局(即處分機關)以舉發審定書作成「舉發成立/不成立」之行政處分後,智慧局與處分相對人(舉發人)或利害關係人(專利權人),同受該行政處分之內容所拘束。司法實務(例如最高行政法院101年度判字第676號判決)進一步認為:「其他行政機關或法院作成裁決時,對於先前行政處分所確認或形成的法律關係,原則上應加以尊重及承認,以該既定的法律關係,作為本次行政處分或判決之基礎構成要件事實」,此即公法上所謂行政處分的構成要件效力。在專利爭議事件中,行政程序所處理之專利舉發成立與否,影響專利民事訴訟成敗甚鉅;但智慧局之專利更正審定,或是就專利舉發所作成之處分,對於民事法院是否亦產生前述之構成要件效力?於智慧財產法院建置並伴隨智慧財產案件審理法施行後,似非如此理所當然。

二、民事法院於審理專利案件時,是否應尊重並承認智慧局行政處分之規制內容?
(一)專利有效性部分
依智審法第41條第1項(舊法第16條第1項)之規定及其立法理由可知,當專利爭議事件繫屬於民事法院,而系爭專利之有效性又尚待行政程序釐清時;倘若民事法院依法停止訴訟,系爭專利之有效性與是否侵權之事實,無法於同一程序紛爭一次解決,將使當事人得藉故拖延民事訴訟進行,對專利權人保障不周。因此智審法制定時賦予民事法院得就專利有效性實質判斷的權限,並排除各項法律有關停止訴訟之規定。因此自智審法之規定觀察,民事法院對於專利有效性乙事得以自為判斷,不生民事法院應將智慧局舉發審定,作為判決之基礎構成要件事實之情形發生。
  
但亦有實務見解(例如智慧財產法院108年度民專上字第15號等判決)認為,依照智審法第41條第2項(即當時舊法第16條第2項),以及行政訴訟法第215條與同法第216條第1項規定可知:行政法院對專利有效性與否之認定,具有對世效力;而民事法院於審理過程中,就行政機關授予專利權有效與否之判斷,僅生訴訟相對效力。因此,當行政機關授予專利權之決定,於具有對世效力之行政訴訟確定之前,該處分即應受其他機關及法院承認。所以在民事專利侵權訴訟,若已可證明被告並無侵權事實,此時即無庸再額外去判斷系爭專利有無應撤銷之事由。自上開判決似可探得,縱使於智審法公布施行後,倘若符合一定前提,即已能證實並無侵權之事實;此時智慧局授予專利權之決定,似亦對民事法院產生構成要件效力。

(二)專利更正方面
於民國112年智審法修正之前,智慧法院係肯認智慧局就專利更正與否之審定,對其產生構成要件效力。例如智慧財產法院108年度民專訴字第88號民事判決即表示:原告第二次申請更正之系爭專利說明書及申請專利範圍,既經智慧局核准審定並公告在案,則依照過往實務所揭示之構成要件效力,此時自應以系爭專利經核准公告之申請專利範圍及說明書為本件判斷之基準。但這種情況,在智審法於112年新增第43條之規定後產生了轉變。依照智審法第43條之立法理由可知:民事法院既能就專利有效性自為判斷,則就有效性判斷之先決問題,即專利更正合法性之爭點,民事法院理應也要有判斷權限。因此基於舉重明輕法理與參考日本實務,智審法新增了第43條規定,賦予民事法院具有更正合法性之判斷權限。所以在近期的實務,例如智商法院於113年度民專訴字第4號乙案中,其即自行認定系爭專利更正內容,符合專利法第67條之規定。
  
但上述情形同樣存在著例外,由於智審法第43條之立法理由揭示:關於更正專利權範圍之合法性,我國目前係採司法審理與行政審查之雙軌制,法院於智慧局作成更正案之審定前,在無礙訴訟終結前提下,法院亦得暫不自為判斷專利權人更正主張之合法性。而智商法院在112年度民專訴字第66號一案中進一步闡釋:依照智審法第43條規定,法院得等待智慧局專利更正之審定結果;則當法院依智審法第41條就專利有效性自為判斷時,亦得依智慧局所作成之更正審定作為裁判基礎,毋庸自為判斷。因此,法院於該案援引上級審歷次肯認構成要件效力之見解,而認該案智慧局所作准予更正之審定,對其產生拘束力,法院應依更正處分作為系爭專利申請專利範圍判斷。

三、結語
基於尊重既定法律關係作為出發點,行政處分之構成要件效力對於民事法院有其必要性;但基於迅速解決紛爭之考量,審理智慧財產案件之民事法院,對於專利有效性及其先決問題,亦有其自為判斷之需求。現今法院於審理專利民事案件,對於行政機關先前做出之處分,是否需加以尊重甚至是承認?此項問題攸關迅速解決紛爭與避免裁判歧異之相互考量,涉及審判核心,應以個案中分別論定。

參考資料:
智慧財產法院108年度民專上字第15號民事判決
智慧財產法院108年度民專訴字第88號民事判決
智慧財產及商業法院113年度民專訴字第4號民事判決
智慧財產及商業法院112年度民專訴字第66號民事判決
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