Eye Therapies LLC是美國第8,293,742（簡稱’742號）專利之專利權人，前述專利涉及一種使用低劑量溴莫尼定 (brimonidine) 以降低眼睛發紅的方法。’742號專利在申請過程中，經審查委員曾引用前案，認為引證前案揭露溴莫尼定與布林佐胺 (brinzolamide) 的合併使用，故’742專利請求項以「包括 (comprising)」用語作為連接詞，造成專利是可被預料 (anticipated) 的，因此，專利權人為克服前案，便將連接詞用語改為「實質上由...組成 (consisting essentially of )」，意圖排除溴莫尼定以外的其他活性成分，並明確主張：所請方法僅需使用溴莫尼定作為活性成分，以與先前技術有所區隔。審查人員在審查後准予該修正。Slayback Pharma LLC 對’742號專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，後經PTAB立案。
　　
PTAB審理中，在申請專利範圍解讀爭議中，對於申請專利範疇是否包含與低劑量溴莫尼定一起使用的其他藥物乙事產生爭執。PTAB並不接受專利權人的主張，而認為「consisting essentially of」並未排除可能同時存在其他活性成分，最後PTAB作出被挑戰的請求項均不可准予專利的書面決定，即PTAB認為「實質上由...組成 (consisting essentially of)」這項連結詞仍涵蓋其他活性成分，因此作出’742號專利不可准予專利的最終書面決定。專利權人即刻向CAFC提請上訴。
　　
專利權人於CAFC庭審時主張’742號專利的申請歷程已清楚明確界定「實質上由...組成 (consisting essentially of )是指無須使用溴莫尼定以外的任何活性成分」。CAFC接受專利權人的主張，並指出專利權人於申請歷程中將「包括 (comprising)」的用語修改為「實質上由...組成 (consisting essentially of )」，明確將請求項限制於僅包含溴莫尼定活性成分，而排除溴莫尼定以外之其他活性成分，此亦是申請過程中，審查委員斟酌因此核准專利之重要考量，因而CAFC認為PTAB對申請專利解釋有誤，故其認定’742請求項應不予專利之決定法亦無法被CAFC支持。是以，CAFC撤銷PTAB的最終書面決定並發回重審。

資料來源：
1.    Atypical Claim Construction Was Supported By The Prosecution History, IPO Daily News. July 2, 2025.
2.    Eye Therapies, LLC, v. Slayback Pharma, LLC, Fed Circ. 2023-2173. June 30, 2025.